행정> [코로나19]전국공연·전시줄줄이취소…일부시설휴관돌입 | 군포철쭉축제

다. 미미한 기여를 한 공동발명자의 처리 문제 이론적으로는 전체 발명에 미미한 기여를 한 자도 공동발명자이다. Ethicon 사건에 서 Mr. Choi의 전체 발명에 대한 기여는 극히 미미했었을 것임에도 불구하고 공동발 명자로 인정하였다. 갑이 97%의 기여를 하고 을이 3%의 기여를 한 경우에도 을을 공 동발명자로 인정하는 것이 바람직한가? 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 기술적 사상에 ‘현저한(significant)’ 기여를 하여야 한다는 설명이 존재한다.705) CAFC의 Pannu 판결이 제시한 발명자 판단을 위 한 3가지 기준(소위 ‘Pannu 기준’)은 다음과 같다: ① 대상 발명의 ‘착상’에 기여한 자; ② 그 기여가 질적으로 미미하지 않을 것(not insignificant in quality); ③ 그 기여가 기존에 존재하던 선행기술을 단순히 설명하는 이상일 것.706) 그 ‘현저한’이라는 한정 어에 방점을 두면, 해당 기술적 사상의 창작에 기여하기는 하였으나 그 기여가 미미한 정도에 그친다면 그를 공동발명자로 인정하지 않아야 한다는 것이다. 갑이 98% 기여 를 하고 을이 2% 기여를 한 경우, 갑과 을을 공동발명자로 보는 현행 법리는707) 발명 704) Model Rules of Professional Conduct Rule 1.8(a), (d), (j) & cmts. (1999). 705) Caterpillar Inc. v. Sturman Industries, Inc., 387 F.3d 1358, 1377-78 (Fed. Cir. 2004). 706) Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). 707) Melissa N. McDonough, To Agree, or Not to Agree: That Is the Question When Evaluating the Best Mode Preferences of Joint Inventors After Pannu v. Iolab Corp., 80 S. Cal. L. Rev. 151, 161 (2006) (“For example, in a patent with fifty claims, where A contributed to forty-nine of the claims and B contributed 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 248 의 거의 전부(98%)를 창출한 갑에게 지나치게 불리한 것이 된다. 그런 견지에서 현저 한 기여자만 발명자로 볼 것인지 여부 및 어느 정도를 현저한 것으로 볼 것인지에 대 한 향후 연구가 필요하다.708) 라. 팀 내의 다른 비발명자 연구원의 기여에 대한 배려 하나의 연구부서가 어떤 연구프로젝트를 장기간 연구하여 왔다. 그 연구부서가 연 구를 진행하던 중 연구경로의 두 가지 갈림길을 만나게 되었고, 그래서 부서멤버들은 협의하여 그 부서의 반인 A팀은 왼쪽 연구경로를 담당하기로 하고 나머지 반인 B팀 은 오른쪽 연구경로를 담당하기로 하였다. 결과적으로 왼쪽 연구는 실패로 돌아가고 오른쪽 연구가 성공되어, 발명이 창출되고 특허가 되었다. 발명의 신규사상에 기여한 자는 B팀 연구원만이고 A팀 연구원은 위 법리에 따르면 공동발명자가 되지 못한다.

<법원의 판단(상고기각)> 연방대법원은 아래와 같은 법리를 판시한 후, 연방특허법원이 이 사건 특허출원의 진보성을 판단함에 있어 피모인구성이 아닌 다른 구성을 본질적 부분으로 보고 이에 기초하여 진보성을 판단했기 때문에 특허법원의 판단에 문제가 없다고 보았다.

한편, 앞서 본 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모 인기술을 제공한 자와 해당 출원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 767) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.). 768) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) (“독일에서는, 공동발명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설ㆍ판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:33-34; BGH, 17.01.1995- X ZR 130/93). 그 결과, 타인의 발명을 누군가가 임의로 개량하고, 그런 상호 공 헌이 공동발명으로 볼 수 있는 정도에 이른다면 양자는 자신의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하 는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, C.H.Beck, 2012, §3:128).”). 769) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.) 지분이전을 통한 해결을 긍정하는 견해로 일본의 학설(田村 善之, 冒認特許に對する移轉登錄請求權の新設とその課題-2011年特許法改正の爭點, Westlaw 今週の判例コラム 第165回, 2011.)을 소개하고 있다.

3) 평가 대상 사건에서 법원이 제시한 3가지 요건 중 첫 번째 것은 주관적 요건에 해당하고 두 번째 및 세 번째 것은 객관적 요건에 해당하는 것으로 생각된다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표 (common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution). 법원은 주관적 요건은 충족된 것으로 본 반면, 객관적 요건은 충족하지 못한 것으로 보고, 공동발명자임을 부정하였다.

62) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 341면(“발명자를 확정하고 기여도를 산정하는 것은 직무발명에 따른 보상이나 추후 발생할 수 있는 손해배상 과 관련해서도 중요하다.”). 63) 해당 제품에 여러 기술, 여러 특허가 적용된 경우 특정 기술이 그 제품의 가치상승에 미친 영향을 기여도라 칭한다. 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 65 공동발명자 간의 지분율을 정확하게 산정하는 것은 직무발명 보상금의 배분을 위 해서도 매우 중요하다.64) 통상적으로 미리 협의, 결정한 바가 없고 또 신뢰할 수 있는 관련된 증거가 제시되지 못하는 경우에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반 원칙에 따 라 공동발명자간 균등한 지분율을 인정하게 된다.65) 나. 지분율의 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 언급은 하고 있으나 구체적 산정방법을 제시하지는 못하고 있다.66) 정차호 교 수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있으므 로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다. 기 존 방법은 여러 단점을 가지는데, 그 방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생 각된다.67) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.