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2011년 개정된 미국 특허법은 종전 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의 (First-Inventor-to-File)로 전환되었고, 이에 따라 종전 저촉절차(35 U.S.C. 135 Interferences)는 파생 절차(35 U.S.C. 135 Derivation proceedings)로,826) 종전 저촉 특 허(35 U.S.C. 291 (pre-AIA) Interfering patents)는 파생 특허(35 U.S.C. 291 Derived Patents)로827) 그 내용이 변경되었다. 특허심판원(The Patent Trial and Appeal Board) 에 대한 파생 절차 신청은 선출원(derived application) 공개일 또는 선 특허 발행일 중 빠른 날부터 1년 이내에만 할 수 있으며,828) 민사소송(civil action)은 선 특허 발행 일부터 1년 이내에만 제기할 수 있다.829) 2) 이전청구제도 가) 개요 825) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 106, 110頁. 826) 35 U.S.C. 135 (“(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—(1) IN GENERAL.— An applicant for patent may file a petition with respect to an invention to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an individual named in an earlier application as the inventor or a joint inventor derived such invention from an individual named in the petitioner’s application as the inventor or a joint inventor and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. (2) TIME FOR FILING.—A petition under this section with respect to an invention that is the same or substantially the same invention as a claim contained in a patent issued on an earlier application, or contained in an earlier application when published or deemed published under section 122(b), may not be filed unless such petition is filed during the 1-year period following the date on which the patent containing such claim was granted or the earlier application containing such claim was published, whichever is earlier.”). 827) 35 U.S.C. 291 (“(a) IN GENERAL.—The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section. (b) FILING LIMITATION.—An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.”). 828) 35 U.S.C. 135 (a)(2); 이해영 외, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향 에 관한 연구”, 특허청, 2012.12., 44면. 829) 35 U.S.C. 291 (b): 이해영 외, 앞의 보고서, 51면. 특허법상 모인(冒認) 법리 317 미국에서는 모인에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 이전청구를 인 정하는 제도는 없으며, 발명자가 특허를 취득하는 것을 희망하는 경우에는 특허법상 스스로 출원할 필요가 있다. 자기의 발명이 모인된 발명자는 자기도 특허출원을 함으 로써 interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA)를 통해 특허를 취득 할 수 있지만 이와 같은 절차에 의한 구제에는 시간적 제약이 있다. 즉, 미국 특허법 제135조(35 U.S.C. 135) 및 제291조(35 U.S.C. 291)에 규정된 내용은 모두 선 후 출원 또는 선 후 특허가 경합하는 상황에서 후출원자 또는 후 특허권자인 정당한 권리자의 구제에 대한 것이므로 정당한 권리자의 출원 없이 이전청구를 인정하는 다른 주요국 의 제도와는 차이가 있다고 볼 수 있다.

가. 제9조에 따라 고시된 국가핵심기술 나. 「산업발전법」 제5조에 따라 고시된 첨단기술의 범위에 속하는 기술 다. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따라 인증된 신기술 라. 「전력기술관리법」 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술 마. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증된 신기술 바. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 새로운 건설기술 사. 「보건의료기술 진흥법」 제8조에 따라 인증된 보건신기술 아. 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 핵심 뿌리기술 자. 그 밖의 법률 또는 해당 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 기술 중 산업통상자원부장관 이 관보에 고시하는 기술 2. "국가핵심기술"이라 함은 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술로 서 제9조의 규정에 따라 지정된 것을 말한다.

① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위한 공동발명자 사이에는 직·간접적 협력의 관 계가 존재해야 하며, 각 공동발명자는 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항의 신 규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해 야 한다.

法实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指 对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；所谓创造性 贡献是指创新性的智力劳动。据此而言，只有在发明创造的过程中，对创造出与已有成果的技术差别作出了创新性 劳动的人，才是发明创造的发明人或设计人，并依法享有该项发明创造的署名权。 306) 唐震, “署名人须对专利的实质性特点作出创造性贡献”, 人民司法, 2015年 10期, 65-68頁 참조. 307) 专利法　第十七条(“ 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”). 308) 北京市高级人民法院（2014）高民（知）终字第4815号(“中华人民共和国专利法》第十七条第一款规定：“发明人 或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”在无有效相反证据的情况下，在专利文件中写明自己 是发明人或者设计人的人通常可以被认定为该专利的发明人或者设计人。”). 309) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 35页(“当一项发明是由 两个以上的人(包括两人在内)共同合作创造出来时,此项发明就称为共同发明,全体发明人即称为共同发明人。那么,能 否就据此认为,所有参加发明活动的人都是共同发明人呢?要回答这一问题,就涉及到共同发明人的划分标准问题。”). 310) 专利法　第八条(“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完 成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请 的单位或者个人为专利权人。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 126 “① 테마 선택에서 고안의 제출, 창조성 있는 사상의 제출, 구체적 실시형태 의 완성의 전 과정까지 참여자의 성과에 대한 공헌을 판단한다. ② 창조성 있 는 공헌의 여부를 기준하여, 연구에 참여한 전원의 기여를 고려함으로써, 실 질적인 문제의 해결에 창조성 있는 공헌을 한 사람이 발명자로 확정된다. 한 명 또는 복수 사람이 창조성 있는 공헌에 대하여 한 경우, 이들은 모두 공동 발명자가 된다. 상기 두 개의 요소 중 전자에 대해서는 발명의 요건을 바탕으 로 발명에 관련되지 않은 사람은 빼야 한다. 후자의 발명의 창조성에 대해서 는 발명에 실질적인 특징이 있어 이 실질적인 특징과 발명의 기술 특징으로 현재 기술과 사이에 본질적인 차이점이 있으며 이 본질적인 차이점은 당업자 가 연상되는 것이어야 한다. 그리고 창조성 있는 공헌을 한 자는 발명 사상 및 관련 구체적 기술개발을 제출한 사람도 포함된다.”311) 위 설명은 공동발명자를 구상한 자 및 구체적 기술개발자로 구별하고 있다. 그러나 구상을 구체화 한 자가 없으면 공동발명자 아니라는 관점이 있지만 구상만으로 공동 발명자로 인정해야 한다.312) 공동발명자 인정과 관련하여 기술별로 판단요소에 차이 가 없다는 견해가 있는데,313) 실험의 과학인 화학분야의 특수성은 별도로 검토되어야 311) 姚兵兵, “如何确定职务发明的发明人”,　 国家知识产权局,(“在司法实践中，可以从以下方面考察是不是共同发明 人。一是以事实为根据，可从选题到方案的提出，到创造性思想的提出，到具体实施方案完成的全过程，看参与者 对成果所作的贡献；二是以是否有创造性贡献为标准，来衡量参加课题研究的所有成员的贡献，从而确定对解决实 质性问题作出创造性贡献的人为发明人，如果有两个或两个以上的人都有创造性贡献，则他们就是共同发明人。在 此基础上，须具备以下要件：第一，有一个发明创造存在，基于这一要件，排除了与发明创造无关人员的可能。第 二，发明创造具有实质性的特点，实质性特点是指发明创造的技术特征同现有技术相比具有本质的区别，这种本质 区别是所属技术领域的普通技术人员并非能够想到的，它体现了发明创造的技术水平。第三，应具有创造性贡献， 包括提出发明思想及相应具体技术方案的人。本案原告即是参与所涉发明专利的讨论和一定的具体工作，但其参与 和具体工作对整个发明的技术方案来说仅是其中的一个部分，尚不能证明其对现存发明专利完整技术实质性特点作 出贡献，本案第三人即专利发明人有些是二被告的工作人员，也有其聘请的其他技术人员，原告也是其聘请的技术 顾问，但因其对整个发明仅作了发射机等具体设备的工作，发明的技术方案没有实质性的贡献，所以其主张没有得 到法院的支持。同时原告也不属非职务发明，也没有共同协议研究、开发的事实，因此其主张应是专利权人则成为 无源之水。”). 312) 吴琪明, “共同发明人的划分标准和共同发明专利权人的权利义务”, 政治与法律, 4期, 1986, 36页(“根据这一划分标 准, 一般认为共同发明人包括构思人和使构思具体化的人两类。但学术界对于构思人能否算作共同发明人存有分歧。 有一种观点认为, 如果某人对发明的某一部分提出构思而没有使构思具体化, 那么这类人不能算作共同发明人。笔者 认为, 这种观点对于帮助确定共同发明人的范围有一定意义, 但在概括上似乎过于绝对。现实生活中有例外的情况。 比如, 上例中的某乙对解决新型活塞提出了构思, 但由于某种原因(如技术设备跟不上, 没有相应的试验场所, 或者某 乙摔然死亡等) , 没有使其构思具体化。以后, 某丙正是根据某乙的构思, 才使新型活塞研制成功。像这种情况, 难道 我们能将某乙排斥在共同发明人行列之外吗?显然这是不近情理的。因而, 笔者认为, 在确定构思人是否为共同发明 人的问题上, 只有当某人的构思对他人的实践活动起了直接的指导作用, 即如果没有该参与人的构思作指导, 他人就 无法解决这一问题。这样才能认定该构思人为共同发明人。如果参与人也提出了构思, 但实际上根本行不通或者理论 上根本就是错误的, 那么这种人当然不能算作共同发明人。探讨共同发明人应具备何种条件, 以及哪些人能成为共同 发明人”). 313) 財団法人知的財産研究所,“国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 49頁 (“ 공동발명자의 인정에 대해서 발명 실험, 실증을 불문하고 발명의 효과를 알기 얻은 발명인 비즈니스 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 127 한다고 생각된다.

나. 공동발명자 판단 법리 1) 규정 특허법은 공동발명자를 규정, 정의하지 않고 있다. 특허청의 심사지침서는 다음과 같은 설명을 제시한다. 둘째, 제33조 제3항을 신설하여 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되는 경우를 명문으로 규정하는 것이다.

다. 東京地方裁判所 平成18年6月8日 平成15年(ワ)第29850号 判決(70%) 대상 발명은 대상 제3특허 및 대상 제4특허의 총칭이다. 대상 제3특허에 기재된 발 명자는 원고 외 2명이고, 제4특허에 기재된 발명자는 원고 외 1명이었다.

법원은 공동발명자 간의 지분율 산정과 관련하여 다음 사항을 제시하였다.

718) 주된 내용은 원고가 제출한 증거들은 이 사건 특허발명과 동일한 것이 아니라는 점이다. 구체적으로는 다음 과 같다. ① 원고가 2007. 3.경에 참여한 중소기업청 주관 산학연 공동기술개발컨소시엄사업에 피고 A가 관여 한 사실을 입증하기 위한 증거들{갑 제19 내지 24호증(가지번호 포함)}은 이 사건 특허발명의 구성과는 다른 서지보호기술에 관한 것에 불과하다; ② 피고 A가 2006. 5. 8. 및 2006. 7. 24. 2차례에 걸쳐 한국감시기공업협 동조합의 인터넷 홈페이지 게시판에 CCTV용 일체형 서지보호기의 출시를 홍보하는 글을 게시(을 제2호증)하 고, 2006. 6. 20. 처 B 명의로 피고 주식회사와 CCTV용 일체형 서지보호기 제품에 대한 국내 총판계약을 체 결(을 제3호증)하였으며, 한국서지연구소 명의로 (재)충북정보통신산업진흥재단에 성능시험을 의뢰(갑 제9, 13 호증)하였고, 2008. 8.경 한국서지연구소 명의로 신기술(NET) 인증기술을 획득(갑 제24호증)한 사실에 관련된 증거들은, SL200 또는 SL210 서지보호기에 관한 것이기는 하다. 그러나 위 증거들은 위 제품 모델에 대한 구 체적인 세부 구성을 알 수 있는 내용을 포함하고 있지 아니하여, 위 서지보호기 모델들이 이 사건 모인대상발 명인 SL200 회로도(갑 제27호증) 및 SL210의 PCB 도면(갑 제5호증의 2, 갑 제29호증)과 동일한 것으로 보기 어렵다.) 예들 들어, 이 사건 특허발명의 도 4에는 'SL210 서지보호기 제품이 도시되어 있고 도 3에는 위 제 품의 회로도가 도시되어 있으나, 위 회로도는 갑 제5호증의 2, 갑 제29호증의 SL210 서지보호기의 회로와 일 부 부품 및 부품들의 연결 관계가 상이한 점에 비추어 보면, SL200 또는 SL210과 같은 동일한 모델명을 사용 하고 있다고 하여 반드시 그 세부회로까지 동일한 것으로 인정할 수는 없다. 설령 동일하다 하더라도 앞서 본 바와 같이 이 사건 모인대상발명은 이 사건 특허발명의 구성과 상이한 것이다; ③ 2006. 11. 23. 원고회사의 종업원 D이 PCB 제작업체인 파워써키트에 서지보호기의 PCB 제작을 의뢰한 이메일(갑 제30호증)은 텍스트 파일 형태로서 위조나 변조의 가능성을 배제할 수 없을 뿐만 아니라, PCB 제작을 의뢰한 제품은 전원부 보호 형인 SL200-PW 로서 이 사건 특허발명 또는 모인대상발명의 일체형 과는 상이하다; ④ 기타 다토스의 내용 증명(갑 제6호증), C 또는 피고 A에 대한 고소사건의 대전지방검찰청 문서들(갑 제7, 8, 23, 25호증)에 기재되 어 있는 피고 A의 행적들은 간접 정황에 관한 것에 불과하여, 위 증거들만으로 피고 A가 이 사건 모인대상발 명을 무단으로 절취하여 이 사건 특허발명으로 출원하였다고 인정하기 부족하다.

940) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 58에 소개된 내용을 정리한 것이다.

2) 학설 종전의 기술적 과제를 해결한 자를 발명자로 보아야 한다는 견해가 있다.32) 그 견해는 2가지 접근방법을 제시하였다. 첫 번째 방법은 “진정한 발명자로 평가할 수 없 는 행위자를 유형화하여 제외해 나가는 방법”이라고 하는데, 이러한 방법은 일반적으 로 (발명자가 아님이 매우 명확한) 관리자, 보조자 등을 제외하는 것이다.33)34) 그러나 이러한 방법은 실무적으로 도움이 되지 못한다. 발명자가 아님이 비교적 명확한 자만 거론하고 있고 정작 발명자인지 여부를 판단하기 어려운 장면에서는 별반 도움이 되 지 못한다. 두 번째 방법은 발명의 성립의 과정을 ‘착상’ 및 ‘착상의 구체화’로 구분하 는 방법이다. 조영선 교수는 착상과 구체화를 다음과 같이 설명한다.