밴처- 문대통령마스크5부제,대리수령범위확대하라 | 군포철쭉축제

나. 발명자 판단기준에 관한 학설 및 판례 한 학자는 발명자를 “발명의 완성에 대하여 ‘실질적으로 공헌한 자’는 발명의 완성 을 위한 정신적 창작을 진행한 자이고, 구상(conception)을 제시함에 동시에 구체적으 로 달성 가능한 구상의 기술수단을 제출할 수 있어야 한다.341) 발명의 실질적 공헌의 의미는 발명의 특허출원범위(claim)에 대한 공헌이다.342) 물론 위 학자의 발명자 정의 의 출처도 실무판례에서 정리된 것이다.

위와 같은 연구 목적하에, 제2장에서는 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점에 대 해 검토한다. 기술탈취 관련 법규는 ‘특허법 외의 관련 법률’과 ‘특허법’으로 나누어 살펴보는데, ‘특허법 외의 관련 법률’로는 부정경쟁방지법, 하도급법, 상생협력법, 중 소기업기술보호법 등을 검토 대상으로 한다. ‘특허법 외의 관련 법률’의 경우, 법률의 주요 내용, 관련 규정, 관련 판례 등에 대해 살펴본 후 기술탈취 문제에 대한 적용 가 능성과 그 한계, 최근 제도개선논의 등을 살펴보고, 특허법의 경우 관련 규정에 의한 기술탈취 문제 대응가능성과 그 한계에 대해 살펴본다.

배심원은 피고가 원고의 영업비밀을 유용하였다고 판단하였으며 판사도 배심원의 그 판단이 실질적인 증거에 의하여 뒷받침된다고 인정하였다. 나아가 배심원은 해당 제품으로 인한 과거 순매출액의 5%를 그 영업비밀 유용에 대한 배상액으로 책정하였 다.528) 법원은 원고가 청구한 침해금지명령의 청구를 받아들이지 않고,529) 그대신 계 속실시료(ongoing royalty)를 인정하며 미래 순매출액의 5%를 손해배상액으로 책정하 였다.

그런데, A팀 연구원이 없었더라면 B팀 연구원은 왼쪽 연구경로를 먼저 실험하였었을 수 있고 그래서 발명을 완성하지 못했을 수 있다. 이러한 경우 A팀 연구원의 기여를 반영할 수 있는 법리가 필요하다. 만약, A팀 연구원의 기여를 외면하고 B팀 연구원만 을 발명자로 인정하게 되면, 그 연구부서의 협동심(team spirit)이 깨질 것이다.

958) 성창익, 앞의 평석, 332면. 959) 권창환, 앞의 평석, 23-24면. 960) 윤태식, 「판례중심 특허법」, 진원사, 2013, 72면. 961) 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명 과 증명책임 등을 중심으로), 549면. 962) 김관식, 앞의 박사학위 논문, 437-438면. 963) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 439-438면. 964) 조영선, 앞의 논문(모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제), 365면. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 373 우선 신규성 판단 시에도 실질적 동일성 기준이 적용된다는 것이 종래 판례와965) 다수설966) 및 심사기준의967) 입장이다. 다만, 이에 대해서는 신규성 판단 시에는 동일 성의 범위를 매우 엄격하게 보아야 한다는 비판적 견해도968) 있다.

기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항, 제4항, 제6항, 제7항과 원 고의 발명은 원심 판시와 같은 구성 및 효과의 차이가 있다고 인정되므로, 원심의 위 와 같은 인정, 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 특허발명의 모인출원에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

Y는, 평성 7년 11월 10일 본건출원의 준비를 위해 변리사에 대하여 지시 내지 설명 을 손으로 적은 서면을 팩스송신하였다.

② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결719) <사안의 개요> 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다.

- 25 - 다. 변리 서비스업 현안 검토 □ 변리사 및 업무범위 일반 (1) 변리사 개요 ㅇ 변리사법에 의하면 “변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실 용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다”라고 정의되어 있으나, 현대에는 지식사회에서의 독창적이거나 참신한 아 이디어나 기술 등에 대하여 그 활용 방안에 대한 종합적인 컨설팅 을 수행하여 고객의 비즈니스적 성공을 이끌어내는 전문가로 보는 것이 타당함3) ㅇ 변리사의 업무는 다양한 기준에 의해 구분될 수 있으나, 특허권 등 이라는 독점권이 수반되는 업무가 대부분을 차지하므로 독점권인 권리의 측면에서 구분될 필요가 있음 ㅇ 변리사의 업무는 독점권의 권리의 측면에서 보면, 소위 출원업무라 고 정의되는 권리취득 업무, 특허권을 활용하여 특허권자의 비즈니 스적 활동을 보호하고 성장시키기 위한 권리활용 업무, 제3자의 특 허권에 의해 발생될 수 있는 분쟁 등을 예방·해결하기 위한 권리방 어 업무 등으로 구분될 수 있음 (2) 변리 업무범위 ㅇ 권리취득 업무는 고객의 아이디어나 기술 등에 대해 특허권 등으로 보호받을 수 있도록 하는 제반 절차를 의미하는 것으로, 고객의 아 이디어나 기술이 특허권 등의 권리로서 보호받을 필요가 있는지에 대한 검토, 선행기술 조사, 명세서 작성, 특허 출원 이후의 심사에 대한 대응 등 일련의 업무를 통해 고객의 아이디어나 기술이 특허 3) World Intellectual Property Review Annual 2014, The 21st Century Patent Attorney 참조. - 26 - 권 등이라는 독점권으로 탄생할 수 있도록 하는 업무임 ㅇ 권리활용 업무는 고객의 특허권 등의 독점권을 활용하여 고객의 비 즈니즈를 성장시킬 수 있도록 하는 업무로, 제3자가 고객의 특허권 등의 독점권을 침해하는 경우 독점권 침해에 대한 고객의 권리를 보호하기 위한 각종 심판, 소송 대리 등 다양한 업무뿐만 아니라 속 칭 기술이전이라는 독점권 자체의 이전을 통해 고객의 이윤을 창출 하기 위한 기술이전 업무 및 라이선스 관련 업무 등을 포함함 ㅇ 권리방어 업무는 고객의 비즈니스를 영위하는데 있어서 제3자의 특 허권 등의 독점권에 의해 발생될 수 있는 분쟁을 미연에 예방하거 나 실제로 발생된 분쟁을 해결하기 위한 업무로, 각종 심판 및 소송 대리 등의 업무를 포함함 ㅇ 이외에도 변리사의 업무는 특정 기술에 대한 특허권 등과의 침해 여부를 감정하는 감정 업무, 특정 기술 또는 특정 특허의 객관적인 가치를 산청하는 가치평가 업무, 특허 등의 분석을 통해 고객의 기 술 개발 방향을 컨설팅하는 업무 등을 포함함 □ 변리업 시장의 환경 ㅇ 선진국의 기술보호주의 정책 강화에 따라 기업들은 세계 전지역을 무대로 과학기술을 무기화 하는 무한경쟁을 벌이고 있으며, 이에 따 라 특허분쟁사례는 증가되고 있는 추세여서 변리사의 필요성은 점 점 커져가고 있는 상황임 ㅇ 또한, 대기업들도 지식재산권의 중요성과 체계적 관리의 필요성을 인식하면서 내부적으로 지식재산권을 관리하는 전담팀을 두고 있는 점도 미래의 변리사의 위상을 짐작케 함 ㅇ 하지만 변리사 자격을 갖춘 인원이 매년 200명 이상 선발되고 변리 사 영역 진출 변호사들이 증가하면서 변리업계의 경쟁은 심화 - 27 - [ 변리사 시험 합격자 현황 ] * 출처 : 특허청 자료(`18.9. 기준) ㅇ 특히 몇몇 대형 특허법인의 시장 과점현상이 이루어지는 것으로 나 타났고 카르텔일괄정리법4) 시행에 따른 변리사를 비롯한 전문자격 사의 보수 또는 수수료 기준 자유화 이후 변리사간 서비스 경쟁이 치열해짐에 따라 영세한 특허법률사무소나 개인사무소는 경영난을 겪는 등 업계 간 양극화가 심해 변리사 고용창출에 부정적인 영향 을 미치는 모습도 있음 ㅇ 현재 변리업계의 수임 단가는 수임 단가의 자유화로 인하여 수년간 정체 또는 하락되고 있는 추세이며, 이러한 상황에서 복합적이고 다 단계 적인 업무를 통해 도출될 수 밖에 없는 변리사 업무의 특성 상 수임 단가의 침체 또는 하락은 변리업계의 과도한 경쟁 및 침체 4) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 적용이 제외되는 부당한 공동행위 등의 정비에 관한 법률」 년도 시험합격자(명) 개업자(명) 년도 시험합격자(명) 개업자(명) 1947 2 0 1993 30 23 1963 8 5 1994 30 22 1964 1 0 1995 30 23 1965 1 0 1996 60 40 1967 1 1 1997 71 50 1969 2 2 1998 80 60 1970 1 0 1999 81 72 1971 3 1 2000 121 95 1972 2 2 2001 200 159 1973 2 0 2002 202 153 1976 4 3 2003 204 145 1978 6 4 2004 200 146 1979 12 9 2005 203 137 1980 12 5 2006 225 146 1981 7 7 2007 202 145 1982 4 3 2008 219 140 1983 3 3 2009 226 139 1984 8 4 2010 244 144 1985 5 3 2011 240 138 1986 11 10 2012 235 131 1987 15 15 2013 222 102 1988 19 11 2014 216 79 1989 14 10 2015 218 56 1990 19 19 2016 211 28 1991 30 23 2017 210 0 1992 30 23 2018 - - - 28 - 화를 야기시킴 ㅇ 변리업계의 수임 단가는 고객이 대기업 및 대기업에 준하는 기업인 경우 기업 내에서 자체적으로 책정한 수임 단가에 의해 좌우될 수 밖에 없으며, 이 경우 변리업계는 수임 단가에 대한 논의가 이루지 는데 한계가 있음 ㅇ 자체적으로 책정한 수임 단가가 존재하지 않는 고객의 경우, 변리사 의 업무 중 권리취득 업무를 제외한 업무에 대한 수임 단가는 사건 마다 조금씩 상이하긴 하나 대체로 정해진 정액으로 결정되는 것이 일반적이며, 사건에 대한 수임료는 자율에 맡겨져 사건의 경중을 고 려하여 정해지게 됨 ㅇ 그러나 사건에 대한 수임료가 수년간 정체 또는 하락되고 있어 고 품질의 사건 처리가 어려워지는 것이 현실이며, 매 사건마다 수임 단가에 대한 협의로 인하여 업무 처리의 비효율성을 야기하게 되고 있는 실정임 □ 변리사 수가 관련 현안 (1) 변리사 수가 구조 ㅇ 변리사의 다양한 업무에 대한 수가 책정은 특허법인(특허사무소) 또 는 고객에 따라 다양한 방식으로 행해지고 있음 ㅇ 금액의 차이를 제외하면 사건의 경중에 상관없이 정해진 정액으로 책정되는 정액제 방식, 사건의 경중에 따라 달라지는 업무에 투입된 시간 등을 고려하여 책정되는 시간제(Time charge) 방식 및 타임차 지 방식을 일부 반영한 표준수가 방식이 있음 (2) 변리사 수가 구조 문제점 ㅇ 변리사의 업무 중 출원업무로 정의되는 권리취득 업무는 발명상담, 선행기술조사, 선행기술조사 결과에 기초한 발명 업그레이드, 명세 - 29 - 서 작성 등이라는 일련의 과정에 의해 진행되며, 일반적으로 대면 상담을 통해 이루어지는 발명상담 업무 및 선행기술조사 업무는 사 건의 수임을 위해 기본적으로 진행되어야 하는 업무임 ㅇ 복합적인 업무를 포함하는 출원업무에 대한 수가는 시장 상황에 따 른 수가의 자유화로 인하여 일부 대기업을 제외하고는 정액제 방식 또는 표준수가 방식을 적용하고 있으며, 수년간 정액제 및 표준수가 금액은 정체 또는 하락되고 있는 것이 현실임 - 30 - 2 기업(출원인)의 변리 서비스 인식 가. 특허품질과 변리 서비스의 관계 □ 특허품질의 일반론 ㅇ 특허품질은 당사자에 따라 여러 의미가 있을 수 있는데 발명에 대한 품질 또는 특허명세서에 대한 품질을 의미하기도 하고 특 히, 특허명세서의 품질은 또한 발명의 상세한 설명의 품질, 청구 범위의 품질을 말하기도 하며, 다른 한편으로 심사의 품질을 말 하기도 하며 심판의 심결이나 소송 판결의 품질을 의미할 수도 있음 ㅇ 특허품질은 특허권자가 자신의 특허를 이용하여 특허제품을 생산 하던 중 등장한 침해업체에 대하여 자신의 금지권 행사가 용이하 도록 권리범위를 제대로 설정하였는지 여부 등에 따른 특허출원 관점에서 뿐만 아니라 동 특허의 유효성과 권리범위의 명확성에 영향을 미칠 특허심사 관점에서도 살펴보아야 할 것임 ㅇ 한편, 보유한 특허가 많더라도 독창성이 부족하여 경쟁력 있는 기술을 확보할 수 없으면 동 특허에 대한 양도 및 라이센싱 또한 어렵게 되므로 궁극적으로 경제적 이익을 창출할 수 없게 되어, 애당초 자금을 들여 특허를 획득할 이유가 없기 때문에 기술적 측면에서도 특허품질을 도외시하는 것은 의미가 없음 (1) 기술품질 ㅇ 기술품질이 우수한 특허는 미래를 주도할 핵심기술 분야에서 경 쟁우위를 갖출 수 있도록 선도적으로 확보할 수 있는 IP 전략과 연계되어 연구개발 되는 특징을 갖고 있음 ㅇ 그러나 우리나라는 연구개발(R&D) 예산 및 이를 통한 IP 창출은 꾸준히 증가하고는 있으나 그 질적 측면에서는 여전히 낮은 수준 - 31 - 에 머물고 있는 것으로 나타남 ㅇ 지난 10년간 우리나라 R&D 예산은 국내총생산(GDP) 대비 세계 1위인 것으로 확인되고 있으나 우수 특허 창출로 이어진 비율은 16.2%에 불과, 외국인들이 국내에 등록한 우수 특허 비율 38.3% 보다 낮은 수준5) (2) 출원품질 ㅇ 특허품질을 단편적으로 설명하기는 어렵지만 특허분쟁에서 좋은 결과를 내는 특허는 특허명세서상 권리범위 설정이 적정하고, 발 명의 해결과제가 논리적으로 기술되어 있고, 실시예가 구체적이 고 다양하게 기재된 출원품질을 갖고 있음 ㅇ 특허권은 발명과 형식의 내용을 이루는 특허명세서의 결합이고, 특허명세서는 특허청구항과 종래 기술의 문제점, 해결과제, 발명 의 상세한 설명 등으로 구성되어 있는데, 특허청구항은 권리범위 를 확정하는 것으로 권리범위가 넓을수록 포괄적 권리 행사가 가 능해짐6) ㅇ 발명의 해결과제는 특허발명의 발명 이전에 존재하던 선행기술을 서술하는 것으로, 발명이 도출된 이유에 대해 신뢰할 수 있는 설 명을 제시해야 하는데, 발명과 관련된 기술에서 이미 존재했던 선행논문, 선행특허가 나온 배경과 선행기술이 달성하지 못한 문 제점 등, 발명이 달성하려는 해결과제를 논리적으로 기술해야 하 고, 심도 있게 서술된 발명의 해결과제는 심사과정에서 진보성 흠결뿐 아니라 소프트웨어(SW) 특허의 성립요건 불충족에 대한 선제적인 대응이 될 수 있음 ㅇ 실시예는 추상적으로 기재된 청구항 발명을 구체적인 구현예로 설명하는 부분으로, 특허소송에서 청구항 해석에 다툼이 있으면 발명의 설명의 실시예를 참조해 보충 해석을 하게 되는데, 이때 5) [4차 산업혁명 이끄는 특허] '특허 빅데이터'로 R&D 성공 높인다(서울경제, 2017.2.13.). 6) 한편 권리범위가 넓을수록 특허출원이 선행기술과 겹치게 돼 거절 및 무효가능성이 높아지는 리스크가 있음. - 32 - 구체적으로 기재된 실시예는 청구항의 보충 해석에 중요한 역할 을 함7) (3) 심사품질 ㅇ 특허심사에서 특허성에 대한 판단은 심사관의 주관적 의식이나 확신에 기반한 것이어서, 특허결정 또는 거절결정은 기본적으로 불확실성이 많이 내재될 수밖에 없는 행정행위이므로 심사도 특 허품질을 형성하는데 중요하게 작용 ㅇ 특허권 설정등록이 이루어진 후, 심사과정에서 검토된 것보다 더 나은 선행기술이 발견되는 경우에는 언제든지 그 유효성이 도전 받을 수 있고, 명세서상 기재된 청구범위의 의미가 명확하지 않 은 경우에는 권리범위의 해석을 둘러싼 논쟁으로 분쟁해결이 더 욱 어려워질 수도 있음8) □ 특허의 품질 ㅇ 등록 특허권은 명세서상의 특허청구 범위에 따라 권리범위가 정 해지고, 이를 통해 발명의 가치가 결정되므로 대리인 발명에 대 한 충분한 이해와 관련 선행기술들에 대한 검토를 바탕으로 특허 청구범위를 작성해야 우수한 품질의 특허가 도출될 수 있음 ㅇ 권리범위와 등록가능성을 고려하면서 특허청구범위를 구성하는 것이 중요한 과제중 하나이나 현재 우리나라의 변리 서비스 환경 을 고려할 때 강한 특허청구범위를 가지는 우수한 품질의 특허 창출이 어려운 실정임 ㅇ 미국은 특허명세서 작성 및 대리비용도 우리의 10배 정도 들어가 고 작성기간도 우리의 3배정도 더 소요되는데,9) 2015년 미국 특 7) [IP노믹스] 서일경 변리사 "경쟁력 있는 특허명세서 조건" (2017.01.17.). 8) 특허청, ‘국가 특허품질관리 체계의 최적화 방안에 관한 연구: 심사의 한계를 보완하기 위한 방안을 중심으로’ (2018), 22면. 9) 국내 특허법률사무소에서 명세서 작성을 의뢰하면 보통 1주일에서 1 개월이 소요되는데, 미국 특허법률사무소에 의뢰해도 약 1주일에서 1개월이내 완료되나, 국내 특허법률사무소는 상당수가 많은 고객이 위임한 명세서를 작성하기 때문에 실제 소요 시간보다 훨씬 늦게 제공될 수밖에 없음. - 33 - 허청의 평균 심사기간은 약 3.5년 정도로 우리 특허청의 2.8년의 두 배에 다다름 ㅇ 세계지식재산기구(WIPO)의 2016년 최종심사 결정에 소요되는 기 간 통계를 보더라도 미국의 경우 평균 22.6개월 소요되는 반면, 우리나라는 16.2개월이라는 최단기간을 기록한 것으로 나타나지 만, 그럼에도 미국은 특허의 유용성이 제일 높은 국가로 고객 입 장에서는 결국 종합적인 특허품질이 제일 좋은 국가로 손꼽히고 있음10) ㅇ 우리나라의 경우 특허·실용신안의 침해소송유형 중 침해금지를 2004년부터 2017년 9월까지 특허 및 실용신안의 침해소송에서 권 리자의 승소율은 침해소송 797건 중 권리자가 승소한 건수(일부 승소, 화해, 조정, 재정 포함)는 217건으로 원고 승소율이 27% ㅇ 권리자의 승소 또는 일부 승소만을 기준으로 하면 133건으로 16.7%에 불과하였고, 최근 3년간 권리자의 승소 또는 일부 승소 는 23%에 불과하였으나, 그 내용을 볼 때 2105년 17%, 2016년 21%, 2017년 28%로 꾸준히 상승하고 있는 추세를 보임11) [ 특허 및 실용신안권자의 승소건 및 승소율 추이 ] 10) Mark Schultz & Kevin Madigan, "The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem", Mark Schultz & Kevin Madigan, Center for the Protection of Intellectual Porperty, 2016 at he-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf). 11) "특허심판과 침해소송의 비교연구", 특허심판원 (2017), 92면. - 34 - ㅇ 반면에 미국의 원고의 배심원 재판(Jury trial)의 승소율은 74%에 이르고, 승소가 까다로운 판사 재판(Bench trial)인 경우에도 승소 율은 52%에 이르는데 여기서 승소란 중간에 타협에 이른 사건은 배제된다는 점을 고려하여 원고의 승소 또는 일부 승소를 의미 ㅇ 미국의 막대한 특허침해소송비용과 손해배상액으로 80% 정도가 화해로 타결된다는 점을 고려하면, 원고의 승소 또는 일부 승소 를 기준으로 우리나라는 미국 대비 원고의 승소율이 22.5% 수준 밖에 되지 않음 ㅇ 최근 3년간 통계만을 대상으로 하여도 31% 수준밖에 되지 않다 는 것을 볼 때 특허 승소의 요인은 특허의 품질과 직결되어 있다 고 판단될 수 있음12) [ 배심원재판(Jury trial) 대 판사재판(Bench trial) ] ㅇ 이와 같이 우수한 특허를 설명할 때 간단히 정의하기는 어렵지만 아무리 많은 특허를 등록하였더라도, 특허권자가 자신의 특허를 이 12) 2018 Patent Litigation Study – PwC 용하여 제품을 생산하던 중 등장한 침해업체에 대하여 자신의 권리 를 용이하게 행사할 수 없다면 아무 소용이 없으므로, 특허 등록율 의 통계보다 특허권자 승소율의 통계가 더 특허품질을 나타내는 유 용한 것으로 나타나고 있음 ㅇ 한편, 우리나라에서는 소송에 참여하는 판사나 변호사의 전문성 부족으로 당해 기술에 대한 진보성에 대한 판단을 함에 있어서 출원 당시의 기술 수준에서 판단되지 않아서 승소율이 낮은 이유 로 드는 반론도 있음 □ 특허품질 제고를 위한 변리 서비스 역할 (1) 우수 품질의 특허 ㅇ 기술의 급속한 발전과 함께 제4차 산업혁명13) 도래와 함께 관련 신기술 출현 증가, 산업간 융합 가속화가 지속됨에 따라 기술적 측면에서의 특허의 중요성이 부각되고 있고, 특히 이러한 특허의 특징을 살펴보면 특허제품에 의하여 막대한 경제적 이익을 창출 하는 것으로 나타남 ㅇ 한편, 특허는 권리범위가 넓을수록 포괄적 권리 행사가 가능해지 므로 기술개발과정에서 특허의 권리범위가 경쟁자에 대하여 통행 료를 받을 수 있는 길목으로 작용할 수 있도록 설정되는 것이 중 요함 ㅇ 한편, 특허분쟁에서 좋은 결과를 내는 우수 특허의 특징을 찾아보 면 저품질의 발명14)을 바탕으로 고품질의 특허명세서에 의한 것 으로 출원품질이 우수하다고 볼 수 있으며, 이러한 특허가 기업 의 자산으로서 높은 가치를 갖는 특허로 볼 수 있음 ㅇ 이러한 특허는 종래기술과 동일하거나, 종래기술에 작은 변형을 13) 다보스포럼 2016, CES 2016, MWC 2016 등에서 제4차 산업혁명 시대의 핵심기술로 초연결, 초지능, 초실감 기술을 동 시에 주목. 14) 고품질 발명을 독창성이 명확하게 뛰어난(신규성 및 진보성이 있는) 발명으로 볼 경우, 저품질 발명은 종래기술과 경합하는(신규성 또는 진보성이 부족한) 발명을 의미할 수 있음 - 36 - 가하지만, 특허명세서 작성기법(draftsmanship)을 동원하여 익숙 한 구조를 새롭게 보이게 하여 특허등록을 받는 경우임 ㅇ 어느 정도 특허지식을 가진 전문 특허변리사라면 종래기술과 뚜 렷이 구별되는 원천특허의 자체의 독창성으로 인해 비교적 용이 하게 고품질 특허명세서를 작성할 수 있을 것임 ㅇ 고품질의 발명을 바탕으로 고품질의 특허명세서에 의한 원천기술 은 시장에 성공적으로 도입될 경우 특허권자에게 강력한 시장지 배력을 제공하겠으나 이러한 경우는 사실 극히 드물게 발생 ㅇ 사실상 기업에서 완전히 새로운 원천기술을 개발하는 사례는 매 우 드물기 때문에 대다수의 발명은 진보성의 경계지점에 있는 경 우가 많음 ㅇ 또한 독창적인 발명(고품질 발명)일수록 실시업체는 조심스러운 특허조사(IP clearance)를 통해 특허리스크를 회피하고자 하지만, 작은 변형일수록 실시업체는 자유실시기술로 인식하여 특허리스 크 조사를 하지 않는 경향성이 크다. 이로 인해 경쟁사에 의한 특허침해 가능성이 오히려 높음 ㅇ 한편, 저품질 발명은 사후적으로 진보성 부족으로 무효가 될 위 험성이 있지만, 일단 특허가 등록된다면, 특허분쟁 리스크를 회피 하고자 하는 글로벌 고객사를 통해 침해자인 경쟁 부품업체의 부 품공급을 중단시키거나 대형 유통업체를 통해 침해자인 경쟁 완 제품업체의 제품공급을 중단시킬 수 있음 ㅇ 이 경우 침해자인 경쟁업체는 무효 확정까지 소송비용 뿐 아니라 공급중단에 의한 손해 및 이로 인한 회사의 명성이 훼손되는 피 해를 입게 된다. 상대적으로 특허분쟁의 역사가 오래되고, 특허명 세서 작성비용이 높은 선진국 기업일수록 저품질의 발명을 바탕 으로 한 고품질의 특허를 많이 보유하고 있음 ㅇ 한편, 각국 특허청의 심사결과가 공유되고, 심사수준이 향상된 현 - 37 - 재의 상황에서 저품질의 발명을 바탕으로 한 고품질의 특허에 해 당하는 특허를 확보하기가 점점 어려워지고 있기 때문에 이러한 고품질의 특허 획득을 위해서는 무리하게 넓은 권리범위를 지향 하기 보다는 자신의 사업을 보호할 적정선의 권리범위를 확정하 는 것이 필요한 전문 변리사와 사내 IP관리자의 협업이 중요 (2) 변리 서비스의 역할 ㅇ 현재 R&D 과제 기획단계에서 특허동향조사를 실시하고 있으나 여전히 중복투자를 점검하는 수준으로, 기술을 강한 특허로 연결 시켜주는 데는 한계를 보이고 있고, 또한 R&D 과제에서 IP 전략 수립 비용을 충당할 재원과 대형 R&D 사업단의 IP 전략을 총괄 할 전문인력이 부족 ㅇ IP연계 R&D 전략에 의하여 창출된 강한 IP로 미래의 틈새시장을 발견·선점할 수 있는 중요한 기술적 토대를 마련할 수 있도록 R&D의 중복투자를 배제하고 원천․핵심기술 획득을 통한 기업의 경쟁력 확보를 위해 IP연계 R&D 전략 추진을 위한 변리 서비스 의 역할 증대 필요 ㅇ 높은 품질의 특허명세서를 위해 특허명세서 작성자에게 기술, 특 허, 비즈니스 등의 풍부한 배경지식이 요구되는데, 변리 서비스는 이러한 기술, 특허, 비즈니스에 대한 종합적 이해를 바탕으로 제 공되어야 함 ㅇ 대부분의 변리사들은 다년간의 실무경험을 통해 기술에 대한 충 분한 배경지식을 갖고 있는 것으로 생각되고, 현재의 인터넷 환 경에서는 최신기술 정보를 용이하게 습득할 수 있음 ㅇ 특허에 대한 배경지식은 발명이 속하는 분야의 해외 선도기업들 의 특허명세서 작성 트렌드에 대한 지식으로, 미국, 유럽 등에 비 해 적은 특허명세서 작성비용으로 명세서를 써야 하는 국내의 변 - 38 - 리 서비스 환경에서는 명세서 작성자가 선행특허 조사에 많은 시 간을 들이기 어려운 현실적인 문제가 있음 ㅇ 마지막으로, 비즈니스에 대한 이해인데, 특허전문가는 서류상의 신규성 및 진보성의 관점에서만 특허를 바라보는 경향이 강하나, 진보성 판단에 있어서 2차적 고려요소(secondary consideration) 는 비즈니스 영역에 존재하며 예기치 못한 결과, 상업적 성공, 오 랜 동안의 수요, 타인의 실패에 대한 배경지식은 특허의 등록가 능성을 높일 수 있음 ㅇ 변리사가 2차적 고려요소에 대해 충분히 이해한 경우, 특허명세 서의 종래기술의 문제점을 구체적으로 적시하고, 발명의 목적 및 효과를 강조하는 논리적 전개를 통해 등록가능성이 높은 특허명 세서를 작성할 수 있음 (3) IP관리자의 역할 ㅇ 사내 IP관리자가 일부 변리사와 구별되는 가장 큰 차이는 IP관리 자는 수년 또는 수십 년 동안 해당 기업이 속한 기술분야의 특허 만 깊이 있게 다루었다는 점임 ㅇ 특허품질 제고를 위해서 기술자료 및 선행자료 제공, 비즈니스에 대한 설명은 IP 관리자가 담당하고, 특허청구항의 설계, 각국의 특허법률 및 특허제도의 활용전략 등의 전문적인 영역은 외부 변 리사에게 분담되어야 함 ㅇ 즉, IP 관리자는 단순히 발명제안서의 전달에 그쳐서는 안되고 해당 발명의 비즈니스적인 배경설명 예컨대 해당기술의 시장에서 의 요구, 경쟁사들의 동종기술 개발방향, 개발과정의 시행착오 등 에 대한 구체적인 자료들을 변리사에게 제공해야 함 ㅇ 또한 지속적인 특허 모니터링을 통해 선별된 선행특허 등을 파악 하고 이를 통해 무조건 넓은 권리범위의 특허청구항이 아닌 등록 가능성 및 활용가능성이 종합적으로 고려된 특허청구항 작성전략 - 39 - 을 변리사와 공유해야 함 ㅇ 마지막으로, IP 관리자는 기업이 적절한 수준의 특허명세서 작성 비용을 제공할 수 있도록 경영진을 설득하는 역할을 수행해야 한 다. 모든 기업은 비용절감을 통해 이윤 확대를 추구하지만 변리 서비스의 경우 이미 충분히 낮아진 상황임을 감안해야 할 것임 - 40 - 나. 기업(출원인)의 변리 서비스 인식에 관한 실태조사 □ 심층인터뷰 (1) 개요 ㅇ 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 변리 서비스 시장의 환경변화 파악ㆍ전망 등을 조사하기 위한 목적으로 기업들을 대상으로 변 리 서비스 경험 및 인식에 대한 실태조사를 위하여 심층인터뷰를 실시 ㅇ 변리사제도에 관한 개선 현안들을 염두에 두어 문항들을 구성하 고, 인터뷰 대상자 답변에 따라 구체적 의견을 수렴할 수 있는 형식으로 진행 (2) 조사대상 [ 조사 기업 및 대상자 현황 ] ㅇ 주요 대기업 3곳, 중견·벤처기업3곳, 공공연 및 대학 3곳 등 총 9개 기업·기관을 대상으로 조사 실시 구 분 인원 업종 및 직급 대기업 3 전자 수석 화학 팀장, 변리사 통신 책임 중견·벤처기 업 3 생명공학 차장 통신 변호사 전자 전무이사 공공연·대학 3 공공연 그룹장 공공연 박사 세종대학교 산학협력단 변리사 총 계 9 - 41 - (3) 조사표 구성 : 총 10개 문항 (세부내용 붙임 참조) [ 설문항목 ] 질 문 내 용 비 고 · 변리대리인 찾는 시기 · 적격 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 · 변리대리인 위임 고려요소 · 변리대리인 수가 결정 방식 · 출원인과 변리대리인 면담 방식 · 특허명세서 작성자의 중요성 · 선행기술조사 방법 · 유사기술에 대처 방법 · 변리대리인의 전문성 여부 · 기타 의견 질문/답변 - 42 - □ 심층인터뷰 분석 결과 (1) 변리대리인 찾는 시기 ㅇ (대기업) 연구 전단계에 걸쳐 연구개발자, 기업내 특허담당자, 대리 인이 정기적 미팅 및 협업하여 출원·등록 및 조사·분석 실시 - 연구개발 시작 단계(주제조사를 통한 특허동향 파악) - 연구개발 전체 단계(특허출원 준비~등록, 특허출원전 및 특허포 트폴리오 전략 마련을 위한 선행 주요출원인 특허 동향 파악 및 분석) - 연구개발 Pilot 이후 단계(Risk Management를 위한 특허 분석) ㅇ (중소·벤처기업) 회사 경영 및 신시장 진출 등 지식재산권을 필요 로 하는 단계에서부터 해당 IP의 존재 유무를 확인하기 위해 대리 인 탐색 - (원천 기술) 아이디어 회의를 시작하는 시기부터 대리인과 직접적 인 면담을 하고 제품으로 출시할 예정인 경우 사내 과제가 완료되 는 시점에서 대리인과 면담을 통해 특허로서의 기술가치 등을 확 인하고 특허회피 전략을 함께 확인 - (개량기술 또는 기타) 어느 정도 제품의 스펙이나 장비의 초안이 나와 직접 구동이 가능한 경우 개발팀에서 해당 특허의 명세서를 작성한 후에 대리인과 서면으로 진행 ㅇ (공공연·대학) 발명완성단계에서 대리인과 만나는 것이 일반적 - (연구 초기) 사업화 진행을 원하는 연구자들은 연구 초기부터 선행 문헌 검색 등 특허 회피 및 사업화 전략을 수립한 후 연구 진행 - (연구 중기) 기술이 어느 정도 완성된 후 선행문헌 검색에 들어가 는 경우가 대부분이고 과제 실적 평가로 인해 특허 출원을 문의함 - 43 - (2) 변리대리인 찾는 방법 및 애로사항 ㅇ (대기업) 대리인 공개 모집 공고, 계열사들에 대리인 정보를 요청, 그룹내 공유하는 대리인 풀 정보 활용, 또는 특허팀 구성원들이 기 존에 접해봤거나, 평판이 좋은 대리인들을 온·오프라인 정보 이용 하여 찾음 - 필요한 대리인 찾는데 어려움 없음 ㅇ (중소·벤처기업) 회사는 출원하고자 하는 발명이 업무 분야와 무관 한 경우가 거의 없기 때문에 대리인 선정시 회사 업무 분야의 이해 도를 바탕으로 한 출원 경력 등을 고려 - 대리인 선정시 산업분야에 대한 이해도 및 관련 경력을 최우선적 으로 고려하며 대부분의 경우 기존 대리인 또는 동종 업계 회사의 추천 등을 통해 진행 * 외부의 특허 교육이나 간담회, 과제 등을 통해 접촉하게 된 대리인을 통하여 신규 출원 건을 맡겨보고 내부적으로 이견이 없는 경우 대리인으로 위임하여 진행 - 일반적인 산업분야는 아닐 경우 관련 경력을 보유한 적정 대리인 을 선정하는데 다소 어려움이 발생 * 벤처기업의 경우 창조경제혁신센터의 도움으로 대리인 선정하기도 함 ㅇ (공공연·대학) 출연연, 기업의 변리사에 문의하거나 전담 특허사무 소 공고를 내어 제안서를 제출한 특허사무소의 역량 평가 후 전담 특허사무소로 선정하여 협약 - (신기술 분야*) 해당 기술 분야의 경력자, 2개 기술분야 복수전공자 등 전문경력이 많은 변리사들은 주변 네트워크를 이용하여 찾는 방법 밖에 없음 * 예를 들면, 5G 표준, 동영상 표준, IT-바이오 융합 기술 등 - (연구 중기) 기술이 어느 정도 완성된 후 선행문헌 검색에 들어가 는 경우가 대부분이고 과제 실적 평가로 인해 특허 출원을 문의함 - 44 - (3) 변리대리인 위임 고려요소 ㅇ (대기업) 후보 대리인들의 변리사 구성, 변리사 수, 전문 기술 분야, 특징, 장점, 단점, 수가 들을 참고하여 위임을 결정 - 경쟁사의 대리업무를 하는지도 중요하게 고려하고, 테스트로 선행 기술 검토나 명세서를 드래프팅하여 그 품질을 보며, 출원 과정의 업무방식도 점검 ㅇ (중소·벤처기업) 면담 등을 통하여 해당 기술분야의 전문성을 고려 하여 위임하고 있으며, 특허사무소의 홈페이지 상에서 해당 대리인 의 역량을 확인하거나 등록된 특허를 기준으로 대리인을 찾아 역량 을 확인 - 경쟁사의 대리인은 위임을 하지 않으려고 하고 있음 ㅇ (공공연·대학) 변리사 전공, 경력, 전공의 변리사, 전문 연구원의 전 담 인력수 등을 고려 - (출연연) 사업화 가능한 특허 출원을 위해 기업 특허출원 업무 경 력 사무소 선정 - (대학) 소규모이더라도 대표변리사, 파트너변리사들이 실무를 하는 사무소에 사건을 위임하는 경우가 많음(대규모의 경우, 수가가 낮 아서 사건 수임을 거절하는 경우가 있음) - 45 - (4) 변리대리인 수가 결정 방식 ㅇ (대기업) 수가는 동일하게 정해져 있으며 변리사 근무경력 등을 고 려하여 수가를 선정하였고 기존 정액제에서 타임차지(Time charge) 로 운영 - 수가는 정형적인 업무의 경우, 대리인의 업무항목을 나누고 평균 시간을 계산하여 항목별 수가가 정해지며, 비정형적인 업무의 경우 타임차지 방식을 별도 설정하여 정해짐 - 수가가 위임결정의 중요 요소는 아니나, 가성비가 우수한 업체에 배분을 하게 되는 부분이 있음 ㅇ (중소·벤처기업) 회사의 경우 위임료 산정 기준이 정해져 있어 일 반적인 경우 동 기준에 따름 - 특별한 사유가 있다면 대리인과 위임료를 별도로 협의합 * 명세서 작성시 유사 특허가 발견되어 특허청구범위 확정이 까다롭거나 해외 출원이 필요한 경우 등 - 위임료는 대리인의 경력과 더불어 대리인 선정시 중요한 기준 * 벤처기업의 경우 수가는 공식적으로 정해져 있고, 위임결정에 중요하게 작용 하지 않음 ㅇ (공공연·대학) 기관에서 정해진 금액으로 진행하고, 대부분의 명세 서 내용은 연구원이 직접 작성 - (대학) 수가가 낮기 때문에 연구실별 담당변리사 제도를 통하여 지 속적으로 유사한 기술의 출원을 위임함으로써 대리인의 위임건수 를 보장하고 업무효율성을 높이고 있음 - 46 - (5) 출원인과 변리대리인 면담 방식 ㅇ (대기업) 면담은 주로 연구자·IP관리자·대리인 3자간에 이루어 지나, 사안에 따라서는 연구자·대리인, IP관리자·대리인 간에도 일부 이루 어지기도 함 - (연구자·대리인) 면담은 직무발명 상담, 권리범위 설명, 특허출원 위한 기술적 내용의 논의, 명세서 보완 위한 실시예 논의, 청구항 보정안 논의가 필요에 따라 진행되나 IP관리자가 거의 함께 참여 - (IP관리자·대리인) 대리인이 지시사항에 대한 적절한 결과물을 제 공하지 않는 경우, 서로 논의하여 방향성에 맞는 결과물 제공하나, 특허성 분석, 리스크 분석 등 전문영역의 경우 대리인 의견 존중 ㅇ (중소·벤처기업) 권리범위와 관련해서 대부분 연구와 특허에서 중 요시 여기는 부분이 다르기 때문에 서로 이해의 폭을 좁혀나가는 방향으로 연구자·IP관리자·대리인 3자간 면담이 이루어지고 있음 - (IP관리자·대리인) 변리사에 권리화하고자 하는 내용에 대해 구체 적으로 지시하면, 이후 명세서에 대해 수정작업이 이루어지고 발명 자에게도 해당 내용을 직접 검토 받아 진행 * 관련 산업에 대한 이해도가 높고 경력이 풍부한 대리인에 의해 발명자가 요 구하는 부분뿐만 아니라 선행기술과 비교한 의견들을 적절히 제시하여 명세 서 작성 진행 ㅇ (공공연·대학) 연구자가 3자 미팅, 양자(연구자·IP관리자 또는 연구 자·대리인) 미팅에 대해 선택하여 신청할 수 있음 - 컨설팅 방식과 서면 방식이 있으며, 컨설팅 방식은 특허의 설명과 요지 등의 내용을 공유하면서 출원을 진행하는 방식으로, 우수 특 허의 경우 컨설팅 방식으로 주로 추진 - (IP관리자·대리인) 발명 심의를 진행하여 기술성, 상용화, 특허성 분석의 여러 전문가들과 의견을 교류하고 이를 바탕으로 IP 전략 을 구체적으로 지시하고 있으며, 심의 결과는 모두 담당 변리사와 공유하여 의견을 조율 - 47 - (6) 특허명세서 작성자의 중요성 ㅇ (대기업) 면담한 대리인과 명세서 작성자가 달라지면 면담시 논의사 항 전달의 정확성 여부, 명세사의 역량에 따라 특허명세서의 품질이 달라짐 - 이러한 격차를 해소하기 위해 정기적으로 특허명세서 품질을 평가 하고, 각 기술 카테고리별 담당 변리사가 지정될 수 있도록 요청함 ㅇ (중소·벤처기업) 면담한 대리인과 실제 작성자가 다른 경우, 기술에 대한 이해도 및 발명하고자 하는 부분이 일치하지 않을 수 있어 동 일 여부도 중요 - 대리인 사무소의 팀 구성에 따라 명세사나 다른 변리사가 서류 작 성 등 관련 절차에 참여할 수는 있으나 회사와의 커뮤니케이션은 회사가 위임한 특정 대리인이 수행하기를 희망 * 벤처기업의 경우 변리사가 전적으로 지시하고 보완이 이루어져 중요하지 않 게 생각 ㅇ (공공연·대학) 중요하다고 판단되나, 대부분 실제 명세서 작성은 명세사나 신입 변리사가 하는 것으로 알고 있고, 면담한 대리인이 이들 명세사, 신입 변리사에게 면담 내용을 잘 전달하여 명세서가 잘 작성된다면 크게 문제는 없는 것으로 생각 - 48 - (7) 선행기술조사 방법 ㅇ (대기업) 선행기술 조사는 외주가 아닌, 명세서 작성 담당 대리인 에게 출원의뢰를 하며, 담당 대리인이 명세서 작성전 먼저 수행 하는 업무로써, 그 결과에 따라 출원 여부와 명세서 작성 여부도 결정 - 전적으로 위임하고 있으며 회사가 지정한 대리인이 조사함 ㅇ (중소·벤처기업) 회사가 특허 출원을 외부 대리인에 위임하게 되면, 위임 이후는 회사와의 협의 하에 대리인이 전적으로 진행하는데, 일반적으로 대리인은 회사와 협의 후 선행기술조사 전문기관에 선 행기술조사 관련 재위임을 하며, 회사는 선행기술조사보고서 등을 확인한 후 출원 진행 여부 결정 - (사내과제) 사내에서 기술 개발을 진행할 때 내부적으로 초기단계 에서 선행기술조사를 진행하고 이를 바탕으로 사내과제의 방향을 설정 - 사내과제가 완료되어 이후 특허로 출원되어야하는 시점에 특허사 무소에서 추가적으로 선행기술조사를 진행 ㅇ (공공연·대학) 출원을 담당할 대리인이 선행기술조사를 수행하며, IP관리자는 선행기술조사 결과를 검수함 * 선행발명과 본발명의 차이점, 특허 외 논문 등 기술자료 누락 여부 등 - (공공연) 발명자가 유사 특허를 검색하고 중복 또는 유사 기술이 있는지 검색을 수행하기도 함 - 49 - (8) 유사기술에 대처 방법 ㅇ (대기업) 유사기술에 대한 부분은 선행기술 조사보고서를 통해 출 원인에게 전달되고, 출원인이 유사기술에 대한 부분을 이의 제기 하거나 자료를 보완하여 답변을 하면 이에 대해서 대리인은 추가 답변 또는 추가조사를 진행 - 필요한 데이터는 출원인이 보완하여, 보완 형식에 대해서는 대리인 이 조언함 ㅇ (중소·벤처기업) 대리인이 선행기술조사 단계에서 유사 특허를 발 견하여 회사에 보고하면 회사는 특허의 개량 가능 여부에 따라 특 허 출원 여부를 결정 * 기술적인 데이터 보완으로 특허 출원이 가능한 사항인지 또는 제3자의 특허 권 권리범위를 회피하기 위하여 회피설계의 방안으로 접근하여야 하는 사항 인지 등에 따라 대응 절차가 달라짐 - (기술적 데이터 보완) 출원인(연구자)에 의하여 절차 보완이 이루어 질 수 있음 - (회피설계) 제3자의 특허 청구범위를 검토하여 특허권 침해여부를 판단해야 하므로 대리인에 의하여 절차 보완이 이루어짐 * 벤처기업의 경우 일부는 변리사가 제시하지만 기술에 대해 정확히 아는 사람 은 발명자이므로 발명자에 의해 보완이 이루어 짐 ㅇ (공공연·대학) 데이터 보완 여부는 선행기술조사시 대리인이 진보 성 해소를 위한 등록 방안으로 요청하는 경우가 있고, 발명 심의에 서 여러 전문가들이 요청하고 있으며, 이 경우 재심의 등급으로 심 의 결과가 연구자에게 발송 - 연구자는 이를 해소하기 위해 데이터 보완을 한 후에 재심의 신청 을 하고 이를 바탕으로 발명 심의에서 출원 진행 여부를 결정 - (대학) 연구자, IP관리자, 대리인이 상담을 통하여 선행기술과의 차 별점을 도출하고, 대리인은 차별점을 주장하기 위하여 어떠한 데이 터들이 필요한지 연구자에게 요청, 연구자는 데이터 등을 보완 - 50 - (9) 변리대리인의 전문성 여부 ㅇ (대기업) 대리인은 선행기술조사 결과 분석을 하여 출원 적격성이 없는 경우 포기 요청을 하며, 활용 가능성 없는 권리범위 설정을 지양하고 있음 - 권리범위 1차 설정은 대리인이 하지만 IP관리자가 검토 의견을 제시하고 수정하여 확정함 - 특허심사 대응 과정에서도 선행문헌 극복을 위한 권리범위 보정 은 대리인이 보정안을 제시하지만 IP관리자가 활용성·등록가능성 측면에서 리뷰하며 발명자도 발명의 핵심사항과 권리범위를 비교 하여 검토 의견을 제시함 ㅇ (중소·벤처기업) 추후 회사가 특허 등록 결정 후 특허권 행사시 특허명세서상의 특허청구범위가 정확히 확정되어야 하기 때문에 회사와 대리인간 적절한 커뮤니케이션은 매우 중요하며, 대리인 역시 사안에 따라 적절하게 의견을 제시 - 대체적으로 현재 출원된 특허에 대해서는 출원과정에서 권리범 위를 제대로 설정하고 있으나, 경우에 따라 대리인이 거절이 지 적되지 않은 청구항을 일방적으로 병합함으로 인하여 좁은 권리 범위로 등록을 추진하는 경우도 있음 * 그러나, 거절이유가 있는 경우 이러한 의견 및 보정안을 발명자와 출원인에게 우선 검토를 받아 진행하며 되도록이면 넓은 권리 범위를 가질 수 있는 방안 을 여러 가지로 제시하고 있음 ㅇ (공공연·대학) 최근에는 쓸모 없는 특허에 대해 특허를 유도하는 사무소의 경우 다음 협약시 배재하여 전담 특허사무소로 선정하 지 않고 있고, 쓸모 있는 특허를 만들기 위해 IP 담당자가 모든 건에 대해 출원 전의 특허 전략, 쓸모없는 기술에 대한 특허 미 진행 등을 결정하여 대리인과 협의 - 선행기술조사시부터 청구항을 예비 설계하여 발명 심의 시에 여러 전문가들과 청구항에 대한 의견을 조율 - 51 - (10) 기타 의견 ㅇ (대기업) 출원등록 업무 외에, 회사에서 사업출시를 하기 전 침해 될 수 있는 특허들을 선행 조사하는 영역이 변리사들에 의한 전 문화 - 라이선스가 없으나 어느 정도 경력이 쌓인 특허업무 종사자들이 변리사 지원 시 가점을 받거나, 다른 경로를 통해서 변리사에 접근 할 수 있거나 또는 유리한 기회를 줄 수 있는 제도 필요 - 사건을 위임하는 기업체 입장에서는 업무의 영속성이 변리사에게 는 부족하여 웬만하면 장기 프로젝트에 관련된 업무는 변리사에게 위임을 하지 않는 실정 ㅇ (중소·벤처기업) 기업의 입장에서 대리인의 새로운 관점에서의 접근이 필요한 경우도 있어 회사가 더 다양한 변리사에 접근할 수 있는 통로(예를 들면, 로앤비의 법조인 업무분야별 검색 등) 마련 필요 - 최근의 기술동향이 보여주는 융복합 기술에 대한 출원을 진행할 수 있는 변리사를 구하기가 쉽지 않으며, 특히 전자, 전기, 기계에 대한 변리사는 많지만 화학과 바이오, 의약에 대한 변리사는 많지 않은 실정이라 분야별로 선발 인원을 정하여 변리사를 선발하는 방 법 제언 ㅇ (공공연·대학) 특허 출원 전 사업화 전략 수립 전문 변리사 필요 - 청구항이나 출원 범위에 대한 가이드/컨설팅/멘토링 희망 - 52 - 3 변리사제도 개선 방안 검토 가. 변리사 의무연수제도 현안 검토 □ 우리나라 변리사 의무연수제도 (1) 연수기간과 이수시간 ㅇ 등록된 변리사는 전문성과 윤리의식을 높이기 위하여 대한변리사회 가 시행하는 연수교육을 대통령령으로 정하는 시간 이상 이수하여 야 함(법 제15조) ㅇ 의무연수의 연주주기는 각 2년이며 윤리연수 2시간을 포함하여 총 24시간이고 이수하지 못한 시간은 다음 2년에 합산한다(법 시행령 제17조의 5). 의무연수이수시간은 30분 단위로 계산(변리사 의무연 수 규칙 제7조) ㅇ 연수의 강사나 국내 대학의 교수 등으로 강의를 하는 경우, 법학전 문대학원을 포함하여 지재관련 교육을 위한 대학원 이상의 정규 학 위과정에 재학 중인 경우는 최대 12시간까지 인정됨(동 규칙 제12 조) (2) 연수방법 ㅇ 연수방법은 집합연수와 온라인연수로 이루어지는데, 집합연수는 연 수교육 대상자가 일정한 장소에 출석하여 전문 강사 초청 강의 및 영상교육을 통하여 이루어지며 온라인연수는 변리사회에서 승인한 전산시스템이나 온라인을 통하여 이루어짐(동 규칙 제2조) ㅇ 온라인연수는 2년 최대 15시간까지 인정된다. 다만 지방소재 사무소 에 근무하는 변리사는 2년 최대 20시간까지 인정됨(동 규칙 제8조) - 53 - (3) 미이수자의 처분 ㅇ 특허청장은 의무연수를 이수하지 않은 자에게는 500만원 이하의 과 태료를 부과할 수 있으며(변리사법 제27조), 변리사법 위반 행위에 대하여 ①견책, ②500만원 이하의 과태료, ③2년 이내의 업무정지, ④등록취소를 부과할 수 있음(동법 제17조) □ 일본의 변리사 의무연수제도 (1) 신인연수 ㅇ 실무수습을 수료하여 변리사 등록을 마친 사람(변리사 등록을 하지 않아도 가능함)을 대상으로 실무수습의 내용을 재점검하고 보충하 기 위한 연수로, 연수내용은 심판 절차나 감정⦁판정 실무, 외국 출 원 등 변리사 업무에 도움이 되는 강의가 많음 (2) 변리사 육성회 ㅇ 숙련된 변리사가 오랜 경험에서 취득한 특허 명세서 작성의 노하우 를 세미나 지도형 수업과 100시간의 지도를 통하여 신인 변리사에 게 전승하는 연수임 (3) 계속연수15) ㅇ (연수목적) 최근 지적재산을 둘러싼 환경의 국제화와 기술의 고도화 ⦁복잡화가 진행하고 있는 가운데, 변리사는 고도의 전문가로서 그 능력을 유지⦁향상시키기 위하여 일본 변리사회가 행하는 연수를 의무적으로 받아야 함(법 제31조의 2) ㅇ 일반적으로 변리사업계에서 '연수'라고 하면 이 '계속연수'를 말하며 국가 및 지정수습기관이 실시 15) 日本弁理士会, 研修所継続研修ガイドブック, 平成27年7月. - 54 - ㅇ (연수기간과 이수단위) 계속연수는 변리사 등록이 된 다음 해 4월 1 일을 시점으로 출발하여 5년간이 하나의 연수기간이 된다. 이 기간 동안 소정의 70단위를 이수해야만 함 - 단위의 계산은 강의 연수 1시간을 1단위로 하고 연수 방법별로 변 리사회가 정한 기준에 따르는데, 5년간의 연수기간이 끝나면 새로 운 5년의 연수기간이 시작되며 원칙적으로 변리사 등록이 말소될 때까지 반복하여 연수를 받아야 함 - 일본변리사회 이외의 외부인증기관의 연수와 지적재산 관련 강사 활동, 그리고 저작물 집필을 한 경우에는 그 사실이 있는 날부터 3 개월 이내에 신청하면 단위로 인정받을 수 있음(법시행규칙 제25 조) - 외부인증기관의 연수는 연수시간 1시간을 1단위로 기준으로 하여 30단위까지 인정되며 30단위를 초과하면 0.5단위로 취급하고 지적 재산관련 강사활동과 나중에 설명하는 특정침해소송대리업무에 관 한 능력담보연수(이하, '능력담보연수'라고 함)도 같은 기준으로 10 단위까지 인정함 - 한편, 저작물 집필의 경우는 5000자를 1단위로 하여 10단위까지 인 정함(각 계속연수실시세칙 제11조제2항, 동 세칙 제12조제3항, 동 세칙 제13조제2항) ㅇ (연수종류) 계속연수는 크게 윤리연수와 업무연수로 나누어짐(일본 변리사회회칙 제57조) - (윤리연수) 변리사로서 요구되는 '변리사 윤리', '업무 윤리', '변리 사 보수'에 관한 연수로, 계속연수의 70단위 중 10단위를 차지하 며, e-러닝연수 5단위와 집합연수 5단위로 나누어진다. 집합연수는 5년의 연수기간의 마지막 해에 몇 차례에 걸쳐 개최되며 그룹 토 론 형식으로 이루어짐 - (업무연수) 필수과목과 선택과목으로 구성되며 업무연수만으로 윤 리연수 10 단위를 제외한 60단위를 취득해야 함 - 55 - ▪ (필수과목) 법 개정이 이루어진 경우의 산업재산권법과 심사기준의 개정 설명회나 조약, 지적재산정책 등이 해당하며 변리사회 회장의 지시에 따라 수시로 설정되는 경우가 많음 ▪ (선택과목) 변리사가 자유롭게 선택할 수 있는 과목으로, 산업재산 권에 관한 절차나 외국출원관련업무, 주변법, 민법 및 민사소송법 등 국내외의 지적재산과 관련된 모든 주제가 해당되나, 다만 윤리 연수와 필수과목을 포함하여 70단위 이상 이수할 필요가 있음 ▪ 선택과목의 연수로서는 주로 집합연수, e-러닝연수 및 인증외부기 관연수가 있으며, 집합연수는 도쿄⦁오사카⦁나고야에서 열리는 경 우가 많고 그 외 지역은 TV송신을 통하여 수강하는 것이 일반적이 고, e-러닝연수는 일본변리사회 웹 사이트에서 회원 전용 페이지에 로그인하여 주문형 형태로 수강함 ▪ 업무관계로 지금까지 다루지 않았던 분야의 상담을 받는 등의 경 우에 사무실 PC로부터 바로 관련지식을 얻을 수 있는 장점이 있 고, e-러닝연수에는 수회의 시험이 포함되어 있으며 기준점에 도달 하지 않으면 다음 단계에 진행할 수 없는 구조로 되어 있음 ▪ 마지막으로 인증외부기관연수는 일본변리사회가 인정하는 외부기 간이 주최하는 연수이며 형식은 집합연수와 같고 수강 후 소정기 간 내에 200자에서 400자의 레포트를 제출해야 함 ▪ (미이수자의 처분) 연수기간 수료 시에 필수단위수가 부족하거나 수강기간이 지난 미이수 필수과목이 있는 자에게는 수강 권고를 하고 수강권고를 했음에도 불구하고 이행하지 않은 자에 대해서는 처분예정통지의 통보를 통하여 ①경고(戒告), ②2년 이상의 권리정 지, ③징계청구, ④탈퇴의 처분을 받을 수가 있음(일본변리사회회칙 제49조제2항) ▪ 당해 처분을 받은 변리사는 처분의 집행일부터 6개월 이내에 부족 한 단위를 이수해야 한다(동 회칙 제57조의 2). 2013년의 처분자수 는 경고가 19명, 2년 이상의 권리정지가 7명으로 합계 26명임16) - 56 - (4) 능력담보연수 ㅇ 능력담보연수는 2003년부터 시작된 특정침해소송대리업무시험을 치 기 위한 연수이며(일본변리사법 제15조의 2), 특정침해소송이란 주 로 지적재산권을 침해하는 자에 대한 소송을 말하며 시험에 합격한 변리사는 변호사가 대리인으로서 선임하는 것을 조건으로 대리인으 로서 소송절차를 진행할 수 있음 ㅇ 능력담보연수를 수강하기 위해서는 민법과 민사소송법의 기초지식 을 가지고 있는 것이 조건인데, 일반적으로 능력담보연수에 앞서 행 해지는 '민법⦁민사 소송법에 관한 기초 연수'를 수강함으로서 기초 지식을 가지고 있음을 증명하는 경우가 많음 ㅇ 능력담보연수는 매년 4월부터 8월까지 격주로 행해지며 소장이나 답변서의 작성 방법 등의 강의로 이루어지고, 수료하면 특정침해소 송 대리업무시험의 수험자격을 얻을 수 있음 ㅇ 특정침해소송 대리인이 되기 위하여 필요한 학습 및 실무능력에 관 한 연수의 총시간 수는 45시간 이상임(법시행규칙 제13조) (5) 지재 비즈니스 아카데미(IPBA연수) ㅇ 주된 변리사의 업무를 넘어 정부의 지재인재 육성계획이나 지적재 산추진계획의 추진에 맞는 지재경영/사업 기초지식이나 고도의 전 문지재인인재양성을 목적으로 하는 연수로, 기업경영분석 등의 연수 를 통하여 지재경영 컨설팅이나 기업의 지재전략정책에의 활용을 기대하고 있음 □ 제도 비교 및 시사점 ㅇ 일본은 변리사 시험에 합격한 후 단계적이고 체계적으로 다양한 연 16) 전게서 각주(1), 「弁理士白書について」 85면. - 57 - 수가 있음을 알 수 있는데, 대부분이 무상 교육이며 변리사로서 커 리어플랜을 세우기 위한 역량 강화나 전문성을 향상시킬 수 있는 체제를 갖추고 있는 것으로 보임 ㅇ 의무연수에 관해서는 우리나라의 의무연수제도가 일본의 계속연수 제도에 해당하는 것으로 이해할 수 있는데, 일본은 변리사 업무가 기존의 특허 등의 출원 업무를 넘어 지역사회의 지재 가치 창출에 도 기여하는 등 국가의 지재정책에 맞는 의무연수제도를 갖추고 있 는 것으로 보임 ㅇ 의무연수기간이나 연수내용의 전체적인 틀에 관해서는 일본의 제도 운영이 세분화되어 있는 등 다소 상이한 점이 있지만 이것이 변리 사의 자질 향상에 직접적인 영향을 미치고 있는지는 의문임 ㅇ 제도적으로는 우리나라도 충분한 연수제도를 갖추고 있다고 생각되 는데, 예를 들어 우리 특허청도 일본의 IPBA연수에 유사한 'IP-ACADEMY'를 운영하는 것 같은데 실질적으로 변리사의 역량 강화에 어떠한 도움이 되는지는 명확하지 않음 ㅇ 즉, 중요한 것은 단위를 이수하기 위한 형식적인 연수인지 실질을 수반하는 연수인지가 문제라고 보이며 이에 대해서는 연수 대상자 의 설문지 조사나 연구기관의 보고서 등을 통하여 다양한 의견을 수렴하고 점검하는 조직적인 혁신체제가 필요하다고 봄 ㅇ 미이수자의 처분에 관해서, 미이수자에 대한 과태료 부과를 실시 하고 있으나 미이수자가 지속 존재한다는 점을 고려하면17), 의무 연수가 형식적으로 이루어지고 있거나 변리사의 법령 준수의식이 미흡하다고 평가할 수 있음 ㅇ 미이수자의 처분에 관하여 일본은 금전적인 처벌제도는 없지만 실 질적으로 경고나 권리정지 등의 징계 처벌을 함으로서 간접적으로 의무연수의 중요성을 자각하게 하고 있음 17) 특허청은 ’16년부터 의무연수 미이수자에 대해 과태료를 부과하고 있음 - 58 - ㅇ 우리나라도 징계 처벌을 적극적으로 실시하거나 등록갱신제도를 도 입함으로서 의무연수의 이수를 강요하는 제도개선이 필요하다고 봄 나. 변리사 관리 위원회의 역할 강화방안 □ 우리나라의 변리사 관리 위원회의 업무와 역할 (1) 위원회의 명칭 및 근거․성격 ㅇ 명칭 :「변리사자격․징계위원회」 ㅇ 근거 : 변리사법 제16조 ㅇ 성격 : 심의 또는 의결 (2) 위원회의 설치목적 및 업무(동법 제16조 제1항) ㅇ 「변리사 자격취득」의 심의 또는 의결 - 변리사시험의 과목 등 시험에 관한 사항 - 변리사시험 선발인원의 결정 - 변리사시험의 일부 면제 대상자의 요건 - 그 밖에 변리사의 자격 취득과 관련된 중요 사항 ㅇ 「변리사 징계」의 의결 - 변리사의 징계에 관한 사항 - 그 밖에 변리사의 징계와 관련된 중요 사항 (3) 위원의 구성(동법 제16조 제2항 및 제3항) ㅇ 위원 9명 : 위원장 1, 위원 9 ㅇ 위원의 구성 - 59 - - 위원장 : 특허청 차장(당연직) - 위원 : 특허청장이 다음의 4가지 유형에 한정하여 임명 또는 위촉 (특허청소속공무원, 변리사, 대학교수, 산업재산권제도에 관한 학식 과 경험이 풍부한 사람) (4) 특징 ㅇ 동 위원회의 설치목적 및 업무는 변리사의 자격취득 및 징계에 한 정하고 있으므로, 제4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 변리사의 업무 및 역할의 강화방안 등을 위한 변리사 제도개선에 대한 심의․ 의결 기능이 없음 ㅇ 위원회는 특허청 차장이 위원장일 뿐만 아니라, 특허청 소속 공무원 (산업재산정책국장, 특허심사기획국장) 등 특허청 공무원이 3명으로 지나치게 관 위주로 구성되어 있고, 또한 이해관계에 있는 변리사도 위원으로 포함되어 있음 ㅇ 변리사의 자격취득 및 징계는 그 특성에 따른 전문성이 다른 것임 에도 불구하고 하나의 위원회로 통합․구성되어 운영되고 있음 □ 일본의 변리사 관리 위원회의 업무와 역할 (1) 변리사 관련 위원회의 체계 항목 근거 위원회 변리사 자격 경제산업성설치법 (経済産業省設置法) 제6조 및 제7조 산업구조심의회(産業構造審議会) ↓ 지적재산분과회(知的財産分科会) ↓ 변리사제도소위원회(弁理士制??