제테크> 홍준표4.15총선은문정권타도하는날…합심하여싸웁시다 | 군포철쭉축제

① 모인출원 명세서(A‘)에 모인대상발명(A)과 모인개량발명(A‘)이 명확하게 구분되 어 있어 일부(A)만의 출원일 소급효 인정에 문제가 없는 경우라면 모르겠지만 모인출 다는 것이다. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 기술적 창작에 가담할 뿐만 아니라 상호 협력 하에 발명에 참여한다는 주관적 의사도 필요하다는 것이 판례이지만, 2016년 개정 특허법 제99조의2 제3항을 통해 공동발 명자에게 지분이전등록청구권을 명문으로 도입한 취지를 유추적용해볼 수 있을 것이다. …… 하나의 발명에 복수의 주체가 발명한 내용이 혼합되어 있는 경우에 모인출원이라고 보아 발명 전체를 무효로 시키는 것보다 는 발명에 관여한 주체들의 기여도를 참작하여 지분을 인정할 수 있다면 간명하게 법률관계를 정리할 수 있 고, 특허권 등록 이후의 법률관계와도 조화를 이루기 쉬울 것으로 생각된다. 이와 같이 모인출원자의 지분이 전 청구권을 인정한다면, 동일성의 범위를 넘는 구성의 변경 추가에 대해서도 지분이전등록청구권으로 해결할 수도 있을 것이므로 3설이 타당해 보인다.”). 1043) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면(“모인대상발명과 모인출원 발명의 동일성 여부 판 단시 실질적 동일성의 기준에 대신하여 발명에의 모인출원 발명에의 실질적 기여를 요구하면서 진보성 판단 과 유사한 기준을 적용하는 경우에는 모인출원 판단시의 동일성의 범위가 지나치게 넓어져서, 정당한 개량발 명자의 권리와 제3자의 이익을 침해하면서 모인대상발명자의 권리를 과도하게 보호하여 우리나라 특허법의 기본 정신인 선출원주의의 취지도 훼손될 우려도 있으므로, 출원발명이 모인대상발명인지의 여부 판단 기준으 로 종전의 기준인 모인대상발명과 모인출원발명의 ‘실질적 동일성’의 개념으로 복귀하는 것이 바람직할 것으 로 생각된다.”). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 403 모인출원‧특허 거절‧무효 범위 출원일 소급 범위 이전청구 범위 협의의 실질적 동일성 기준 A1 (甲 단독) ◯ (33조 위반) ◯ ◯ A2 (乙 단독) ☓ ☓ ☓ <표 43> 종합검토(피모인자와 모인자의 공유 인정 시) 원의 명세서 기재가 위와 같은 취급을 뒷받침하지 못하는 경우도 있을 것이며, ② 이 미 출원이 이루어진 명세서(A‘) 범위 내에서 모인자와 정당한 권리자 사이의 권리귀 속 문제 해결을 위해 출원일 소급효를 인정하는 것이므로 모인출원으로 인정되는 범 위(A’) 전체에 대해 정당한 권리자에게 출원일 소급효를 인정하더라도 제3자에게 불 측의 손해를 가하는 것은 아닐 것이고, ③ 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 개 량 변경의 결과물을 해당 발명에 대한 실질적 기여가 인정되는 정당한 권리자에게 귀 속시키는 것이 크게 불합리하다고 볼 수 없고 이러한 취급으로 모인 행위에 대한 제 재 기능을 할 수도 있다는 점 등이 위와 같은 결론을 뒷받침한다.

이후 2011년 개정법(2011. 3. 29. 법률 제10475호로 일부개정된 것)에서는 ① 원사 업자가 수급사업자의 기술자료를 요구할7) 경우에는 요구목적 등을 적은 서면을 수급 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 병 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도 의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 병 회사가 특허발명 의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무효라고 한 사례). 4) 의정부지방법원 2009.5.29.선고 2008노1357 판결(항소기각); 대법원 2009.11.26.선고 2009도5230 판결(상고기각). 5) 이 사건 영업비밀을 변형하여 출원된 특허의 출원일은 2006. 8. 4.이며 등록일은 2006. 9. 14.인데, 위 결정에 따르면 특허출원 당시 이미 영업비밀 보호기간이 도과된 것으로 볼 수 있다.

다. 모인 판단 시 ‘실질적 동일성’ 1) 대법원 2003후2218 판결 이 사건에서 대법원은, 내부리브(rib, 12a)를 5개씩 7개 단위조합으로 하여 몸체의 길이방향을 따라 동일한 간격으로 배치한 이 사건 특허발명(제2항)은 원고 발명의 3×4 (12개)와는 다른 구성이고, 그 구성차이에 따른 형태변화의 차이라는 효과도 있어 보이므로, 서로 동일하다고 할 수 없다고 보았는바, 구성에 차이가 있다는 점이 동일 성을 부정하는 중요한 근거가 된 것으로 보인다.

<항소심의 판단> (i) 항소심인 뮌헨고등법원은, 무엇보다 분쟁특허가 충돌시 구조설계부의 주름살 구김의 문제를 다룬 것이 분명한 반면에 원고의 발명은 부식코팅에 관한 것이었기 때 문에 분쟁특허의 이전을 청구하는 원고의 주장은 이유가 없다고 판시하였다. 다시 말 하면, 원고의 발명은 주름살 구김 문제에 대하여는 다루지 아니하고 부식방지코팅에 관한 것을 그 대상으로 한 것이어서 피고의 특허발명과의 동일성을 인정할 수 없다고 보았다. 또한 원고가 첨부한 소송서류로부터 분쟁특허의 해결사상이 포함되어 있다는 사실을 인정할 수 있는 내용은 없기 때문에, 결과적으로 분쟁특허의 교시에 창작적 기 여를 하였음을 인정하기도 어렵다고 보았다.

지식재산 분야 설명 현재 수급 정도 (5년 이내) 향후 인력 수요 (5년 이후) 매우 부족 하다 부족 하다 적절 하다 충분 하다 매우 충분 하다 매우 증가할 것이다 증가할 것이다 현행 유지 감소할 것이다 매우 감소할 것이다 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 IP 가치 평가 사업화를 통한 지식재산의 경제적 가 치를 가액·등급 또는 점수 등으로 표현하기 위한 정성/정량 평가, 평가 모델 설계 및 운영 등 업무 IP 관리 기업, 공공기관, TLO, 협회 등의 지식 재산 관리 및 제도 운영, 글로벌 네 트워크 구축, 지식재산교육, 저작권 관리 등 업무 글로벌 IP 관리 지식재산에 기반한 국제 규약과 규범 대응, 국제 협상, 국제 관련법 적용 및 모니터링, 해외지식재산권 관리 등의 업무 IP 사업화 지식재산에 기반 하여 제품을 개발· 생산 또는 판매하거나 그 과정의 관 련 기술을 향상시키기 위한 사업기 획, 마케팅, 사업화 관련 업무 IP 분쟁 지식재산권 관련 분쟁 대응, 지식재 산권 침해 여부 등에 대한 분석, 침 해 조정 등 업무 지식재산 분야 필요 역량(핵심 역량) 중요도 현재 수행 능력 매우 높다 높다 보통 낮다 매우 낮다 매우 높다 높다 보통 낮다 매우 낮다 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 IP-R&D 컨설팅 ① 특허 포트폴리오 분석 ② 제품 및 기술 동향 분석 ③ 아이디어 발굴 ④ 권리 확보 가능성 판단 IP 정보 조사분석 ① 기술 및 시장 동향 분석 ② 기술분류체계 수립 ③ 유효특허 선별 및 정량분석 ④ 핵심특허 선정 및 정성분석 ⑤ 특허맵 작성 및 활용 IP 권리화 ① 배경기술 이해 ② 명세서 작성 및 지원 ③ 도면 작성 및 지원 ④ 지식재산 권리화 및 지원 4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안 - 220 - 지식재산 분야 필요 역량(핵심 역량) 중요도 현재 수행 능력 매우 높다 높다 보통 낮다 매우 낮다 매우 높다 높다 보통 낮다 매우 낮다 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 IP 전략 기획 ① 특허 포트폴리오 구축 전략 수립 ② 연구개발 전략 수립 ③ 권리화 전략 수립 ④ 사업화 연계 전략 수립 ⑤ 지식재산 위험 관리 ⑥ 연구개발 동향 분석 IP 거래 ① 거래 대상 발굴 ② 기술 마케팅 ③ 계약 조건 협상 ④ 지식재산 계약 전략 수립 ⑤ 거래 계약 체결 및 관리 ⑥ 거래 계약 이행 및 사후 관리 ⑦ 지식재산 기반 인수합병 전략 수립 IP 금융 ① 지식재산 기반 투자, 담보 관리 ② 지식재산 가치 판단 ③ 지식재산 위험성 판단 ④ 지식재산 금융상품 분석 IP 가치평가 ① 기술성 평가 ② 권리성 평가 ③ 시장성 평가 ④ 사업성 평가 IP 관리 ① 지식재산 유지 관리 ② 영업비밀 관리 ③ 연구노트 관리 ④ 특허 포트폴리오 관리 ⑤ 직무발명제도 운영 글로벌 IP 관리 ① 국제 지식재산 관련법 적용 및 모니터링 ② 국제 규약 및 규범 대응 ③ 해외 지식재산권 권리화 ④ 해외 지식재산권 유지 관리 ⑤ 해외 문서 작성 ⑥ 국제 통상 협상 IP 사업화 ① 지식재산 사업 기회의 발굴 및 평가 ② 사업 모델 개발 및 지식재산 사업화 계획 수립 ③ 사업화 추진 전략 수립 ④ 사업 기회의 타당성 평가 및 사업화 역량 진단 ⑤ 시제품 제작 및 마케팅 ⑥ 사업화 자금조달 전략 수립 IP 분쟁 ① 침해 조사 및 모니터링 ② 권리 범위 해석 및 침해 감정 ③ 권리 행사 전략 수립 ④ 분쟁 방어 전략 수립 ⑤ 분쟁 대응 ⑥ 분쟁 교섭 협상 ⑦ 손해배상액 산정 부 록 - 221 - Ⅳ 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안 ※ 다음은 우리나라의 지식재산 분야별 전문인력의 양성 방안에 대한 문항입니다. 분야별로 적합하다고 생각하는 인력 양성 방안에 √체크하여 주시기 바라며(분야별 2개씩 선택), 기타 응답의 경우에는 구체적인 양성 방안을 기술하여 주시기 바랍니다. ※ 코드: A 대학 교육 B 대학원 교육 C 일반 직무교육 D OJT(현장실무교육) E 온라인 단기 인증교육(K-MOOC 등을 활용한 Nano-degree, 학점 인정) F 기타 지식재산 분야 필요 역량(핵심 역량) 분야별 인력 양성 방안 (각 2개 선택) A (대학) B (대학원) C (직무 교육) D (OJT) E (온라인 인증교육) F (기타) IP-R&D 컨설팅 ① 특허 포트폴리오 분석 ② 제품 및 기술 동향 분석 ③ 아이디어 발굴 ④ 권리 확보 가능성 판단 구체적으로 기술해 주세요. IP 정보 조사분석 ① 기술 및 시장 동향 분석 ② 기술분류체계 수립 ③ 유효특허 선별 및 정량분석 ④ 핵심특허 선정 및 정성분석 ⑤ 특허맵 작성 및 활용 구체적으로 기술해 주세요. IP 권리화 ① 배경기술 이해 ② 명세서 작성 및 지원 ③ 도면 작성 및 지원 ④ 지식재산 권리화 및 지원 구체적으로 기술해 주세요. IP 전략 기획 ① 특허 포트폴리오 구축 전략 수립 ② 연구개발 전략 수립 ③ 권리화 전략 수립 ④ 사업화 연계 전략 수립 ⑤ 지식재산 위험 관리 ⑥ 연구개발 동향 분석 구체적으로 기술해 주세요. IP 거래 ① 거래 대상 발굴 ② 기술 마케팅 ③ 계약 조건 협상 ④ 지식재산 계약 전략 수립 ⑤ 거래 계약 체결 및 관리 ⑥ 거래 계약 이행 및 사후 관리 ⑦ 지식재산 기반 인수합병 전략 수립 구체적으로 기술해 주세요. IP 금융 ① 지식재산 기반 투자, 담보 관리 ② 지식재산 가치 판단 ③ 지식재산 위험성 판단 ④ 지식재산 금융상품 분석 구체적으로 기술해 주세요. IP 가치평가 ① 기술성 평가 ② 권리성 평가 ③ 시장성 평가 ④ 사업성 평가 구체적으로 기술해 주세요. IP 관리 ① 지식재산 유지 관리 ② 영업비밀 관리 ③ 연구노트 관리 ④ 특허 포트폴리오 관리 ⑤ 직무발명제도 운영 구체적으로 기술해 주세요. 4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안 - 222 - Ⅴ 일반적 특성 ※ 다음 문항에 답변하여 주시기 바랍니다.

그렇다면 현재와 같이 해석론으로 모인의 성립 범위를 정하는 방법이 있는데, 다음 과 같은 점들이 해결되어야 할 것으로 보인다.

“발명이 공동으로 이루어진 경우 공동발명자 전원이 발명자이므로 특허를 받 39) 서울고등법원 2013. 8. 22. 선고 2013나3189, 3196 판결. 40) 정차호·강이석·이문욱, “공동발명자 결정방법 및 공동발명자간 공헌도 산정방법”, 중앙법학 제9집 제3호, 2007, 676면(“④ 발명의 성립과정에서 착상의 제공자와 착상을 구체화한 자로 나누는 경우:- 공동발명자가 되기 위 해서는 단순한 아이디어나 착상의 제공에 머무르지 않고 구체적인 문제 해결수단을 제시하여야 한다; -착상을 구체화한 한 자라 할지라도 발명자로 인정되기 위해서는 그 구체화된 수단이 신규성과 진보성이 있는 것이어 야 한다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 55 을 수 있는 권리는 공동발명자 전원에게 있다. 따라서 이 경우 그 중의 일부 의 자만이 출원하여 특허를 받을 수는 없다. 공동발명자가 되기 위해서는 발 명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각이 기술적인 상 호 보완을 통하여 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다.” 위 설명은 공동발명자를 판단하는 과정에서 “실질적으로 상호 협력하는 관계”를 요구하는데, 쟁점은 실질적으로 상호 협력하였는지 여부를 판단하는 기준을 마련하는 것이다. 이 글은 그 기준을 제시하는 것을 목표로 한다.

1. 방안 1: 특허를 받을 수 있는 권리 규정 개정(공동발명자 정의 無) 입법적 해결 방안으로 생각해 볼 수 있는 첫 번째 선택지는, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상 의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하여 규정하고, 관련 조문을 이에 따 라 정비하는 방안이다. 가. 구체적 방안 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 408 현행 특허법 특허법 개정안 라 한다)을 기초로 특허출원한 경우, 그 특 허출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 타인의 발명으로부 터 그 특허출원 발명을 쉽게 발명할 수 있 으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 그 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 다. ④ 타인의 발명을 기초로 특허출원한 경우, 그 특허출원의 출원인과 그 타인이 그 특 허출원 발명에 공동으로 기여한 것으로 인 정되면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제 3항에도 불구하고 그 특허출원인과 그 타 인이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 다. ⑤ 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상 속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재 직 중 특허를 받을 수 없다. 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리 자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이 하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제 33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있 는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제 2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경 우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하 다.