생물학 _ 이테크건설, 건설사업 경쟁력 확보에 역량 집중 | 군포철쭉축제

② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결719) <사안의 개요> 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다.

2) 우리 심사지침서의 혼동 우리 심사지침서는 발명자에 해당하는 자로서, “발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자”와 “실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화한 자”를 예시한다.384) 심사지침서의 설명에 따르면 그 양자가 각각 발명 자가 되는 것으로 이해된다. 새롭고(novel) 구체적인(definite) 착상을 한 자가 발명자 가 되는 점은 납득이 되는데, 그 새로운 착상을 구체화하는 행위가 어떤 면에서 발명 380) 대법원 2011다67705, 67712 판결. 381) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”). 382) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“구 디자인보호법 제3조 제1항에서 정한 ‘디자인을 창작한 자’는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착 상을 구체화한 사람을 의미하고 ...”). 383) 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실 질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이 터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수 단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하 는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는 지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참 조).”). 384) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2018년 8월, 2103면. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 149 의 행위가 되는지는 쉽게 납득되지 않는다. 또, 새롭고 구체적인 착상을 한 자도 발명 자이고, 그 착상을 구체화한 자도 발명자인지도 의문스럽다.

“I는 ‘Ｌ1≧４.５×Ｗ’의 관계식을 착상한 것으로 대상 특허발명의 기술사상을 보다 구체화한 것이고 특정한 것이다. I의 행위는 공지의 기술과 비교하여 특허성이 있는 부분을 추출하여 특허청구범위에 기재하는 명세서의 작성을 담당자가 하는 행위에 대 상 신고서를 기본으로 하여 대상 신고서에 기재되어 있지 않은 사항 즉 I 자체의 디젤 엔진의 연구개발경험에 뒷받침된 기술적 지식을 더해서 발명을 발전시켜, 보다 구체 적으로 명확하게 한 것이며, I의 공헌은 공동발명자로서의 공헌이라고 해야 한다. 그 러나 I는 ‘Ｌ１≧４.５×Ｗ’의 관계식을 예측하기에 이른 것은 대상 신고서에 기재된 원고의 실험결과에 근거한 것으로 대상 공헌이 원고에 비해서 크다고 할 수 없다.” 다) 지분율 산정 법원은 공동발명자 인정에 있어서 대상 특허발명의 청구범위를 기초로 하고 그 구 성요소 중 특허성이 있는 요소에 착상 및 구체화 단계의 공헌을 한 자를 발명자로 인 정하였다. 결론적으로 법원은 원고는 50%, H는 30%, I는 20%의 지분율을 가진다고 판시하였다.

한편 원고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명을 무단으로 절취하여 이 사건 특허 발명으로 출원하였다는 취지로도 주장하였지만, 원고의 위 주장 역시 이를 받아들이 지 않았다.718) (iv) 공동출원 규정 위배 여부 원고는, 이 사건 특허발명과 같이 민/군 공유기술인 경우에는 이 사건 약정에 따라 의미가 한정되는 것으로 보인다; ⑤ 게다가 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명이 원고가 주장하는 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기와 동일하다고 볼 수 없는 만큼, 이 사건 특허발명은 이 사건 본 약정 당시 피고 A가 원고에게 양도하기로 한 서지보호기술에는 포함되지 않는다고 볼 수밖에 없다.

... 이렇게 되면, 굳이 대상 판결에서 대법원이 판시한 것처럼 추정적인 의사의 존재를 인정하기 위해 새로운 형태의 의사가 있었는지를 판단할 필요가 없고, 의사의 불합치라는 문제에서도 벗어날 수 있다고 판단된다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 192 7. 특허법 개정방안 가. 발명자 기재의 유효 추정 필요 공동발명자인지 여부는 규범적 판단의 대상이므로 이해관계인의 합의에 의하여 변 경될 수 없다.581) 그러므로, 공동발명자인지 여부는 사실관계에 의하여 실질적으로 판 단되어야 한다. 그러나, 발명자라고 기재하는 당시에 공동발명자는 나름대로의 규범 적 판단 후 해당 발명자도 공동발명자라고 판단한 것으로 보아야 한다. 그렇다면, 그 기재와 다른 주장을 하는 자가 그 주장에 대하여 규범적 증명을 하여야 한다. 특허등 록을 출원인과 공중의 사회적 계약에 의한 사문서라고 보든,582) 특허청에 의하여 작성 된 공문서라고 보든,583) 그 등록원부의 내용에 대하여 진정성이 추정되며, 그 내용과 다른 주장을 하는 자가 그 추정을 복멸할 증명책임을 부담하여야 한다.

이후 한편으로는 Howse 교수와 Ashby 박사 사이에, 다른 한편으로는 Metcalfe와 Lax 박사(IDA의 컨설턴트) 사이에는 지속적인 연락이 있었는데 이들 회의들은 비공 개로 진행되었다. 한편, Metcalfe는 Howse 교수에게 테스트를 위한 자성분말 샘플을 제공하였다.

그 쟁점의 해결을 위하여 본 연구보고서는 미국의 Arbitron v. Kiefl 판결, Bianco v. Globus 판결, Clairol v. Save-Way 판결, Falana v. Kent 판결, 일본의 여러 판결들을 조 사하였고, 그러한 조사의 결과, 모인자와 피모인자 사이에 공동협력의 직접적인 의사 가 존재하지 않는 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있다고 주장한다. 물론, 두 발명 자 사이에 아무런 연결고리(connection)가 없는 경우에는 그 둘을 공동발명자로 묶을 수 없으나, 선 발명자의 연구결과가 후 발명자에게 전달되고 그 둘이 각자 최종발명의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여한 경우에는 그 둘을 공동발명자로 보아야 할 것이다. 피모인자가 그 발명이 모인되었는지에 대하여 인지를 못하는 경우에도 모인 자를 피모인자의 발명을 연속하여 연구한다는 사실을 인지하므로, 그러한 일방 (one-way) 인지만으로 공동발명자를 인정할 수 있는 것이다.

기술적 문제 해결에 이른 기초를 끌어내거나 기술적 문제해결에 미치는 자연현상 또는 작용 효과의 관련성을 찾아낸 자도 공동발명자일 수 있다. 공동발명자의 각자의 기여는 자체, 창작적 기여(schopferischer Beitrag)의 소신을 필요로 하는가?372) 이점에 대하여 독일 학설 및 판례에서 살핀다.