IT- 김경수 “9월 신학기제 검토해볼 만…급여 30% 반납 동참” | 군포철쭉축제

요약서(Summary) 11 모인자 기여의 취급 ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후 2463 판결) 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점 도 공통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면 에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적에 부합하는 점이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반 면, ‘실질적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제· 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경 우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으 로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립하는 범위가 넓어지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 12 는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 실질적 동일성의 범위)인 경우, A2(모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 정도)인 경 우 및 A3(모인자의 실질적 기여를 인정받을 수 있는 정도)인 경우, 종래 ‘실질적 동일 성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으 로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동 일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실질적 동일성’이 종래 실질적 동일 성과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이 라고 이해하는 것이 타당할 것이다.

요약서(Summary) 5 미국에서는 어떤 자가 (공동)발명자인지 여부가 해당 출원 또는 특허의 권리에 큰 영향을 미치므로 공동발명자 여부를 판단한 판례는 많다. 그런데 정작, 그 공동발명자 사이의 지분율을 따진 판례는 발견되지 않는다. 이론적으로는 1%의 지분만 가져도 그 발명 전체를 아무런 제약없이 실시할 수 있고, 또 제3자에게 실시허락을 (다른 공동발 명자의 동의도 없이) 할 수 있으므로, 굳이 1%인지, 10%인지를 따질 실익이 없는 것 이다.

지방법원과 CAFC는 위 사안에서 원고의 해당 발명에 대한 기여를 인정하여 원고 를 공동발명자로 인정하였다. 원고가 여러 청구항 중 한 종속항이 청구한 발명에서는 545) Arbitron, Inc. v. Kiefl, No. 09-CV-04013, 2010 U.S. Dist. LEXIS 83597, at *16-17 (S.D.N.Y., Aug. 13, 2010) (holding that one scientist who reviewed and built on a report about another's discovery collaborated sufficiently to qualify as joint inventors). 546) Memry Corp. v. Kentucky Oil Tech., N.V., 2007 WL 2746737, at *10-11 (N.D. Cal. Sept. 20, 2007). 547) IP Innovation v. Red Hat, Inc. (9705 F.Supp.2d 692) (E.D. Tex. 2010). 548) Ultra-Precision Manufacturing, Ltd. v. Ford Motor Co., 411 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005). 549) Falana v. Kent State University, 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. Jan. 23, 2012). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 182 공동발명자로 인정되지 못하였으나, (넓은 범위를 청구한) 독립항이 청구한 발명에서 는 공동발명자로 인정되었다.

7) 기술자료 제공과 관련한 표현이 ‘강요’에서 ‘요구’로 변경되었다.

미국의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제 도(interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA))만 두고 있고 특허권 이전청구제도는 없다. 따라서 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위는 문제로 되지 않으며, 제135조 모인 절차에서 ‘실질적으로 동일(substantially the same)’의 의 미에 따라 정당한 권리자의 구제 범위가 정해질 것이다.

2) 우리 심사지침서의 혼동 우리 심사지침서는 발명자에 해당하는 자로서, “발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자”와 “실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화한 자”를 예시한다.384) 심사지침서의 설명에 따르면 그 양자가 각각 발명 자가 되는 것으로 이해된다. 새롭고(novel) 구체적인(definite) 착상을 한 자가 발명자 가 되는 점은 납득이 되는데, 그 새로운 착상을 구체화하는 행위가 어떤 면에서 발명 380) 대법원 2011다67705, 67712 판결. 381) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“비록 디자인의 창작 과정에서 아이디어를 제공하고 조언을 하는 등 일부 기여를 하였더라도 디자인의 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하고 구체화하여 디자인을 완성하는 데 실질적인 기여를 하지 않았다면 창작자로 볼 수 없다.”). 382) 추가 사례: 특허법원 2017. 10. 12 선고 2017허806 판결(“구 디자인보호법 제3조 제1항에서 정한 ‘디자인을 창작한 자’는 디자인의 전체적인 심미감에 영향을 미치는 요부 내지 지배적인 특징 부분을 착상하거나 그 착 상을 구체화한 사람을 의미하고 ...”). 383) 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결(“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실 질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 참조), 단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이 터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수 단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작 행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하 는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실 현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는 지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참 조).”). 384) 특허청, 특허·실용신안 심사기준, 2018년 8월, 2103면. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 149 의 행위가 되는지는 쉽게 납득되지 않는다. 또, 새롭고 구체적인 착상을 한 자도 발명 자이고, 그 착상을 구체화한 자도 발명자인지도 의문스럽다.

(공동)발명자 판단을 청구항을 기준으로 한다는 점 및 해당 특허의 모든 청구항 중 하나 이상의 청구항에 창작적 기여를 한 자를 공동발명자로 인정하는 일본의 법리는 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 4 미국의 법리와 동일한 것으로 평가된다.

그런데 청구항이 없는 경우에는 지분율을 어떻게 산정할 것인가? 직무발명 신고서 제출의 시기에는 청구항이 마련되어 있지 않으므로 지분율을 산정할 청구항이 없는 상태이다. 그 상태에서는 지분율을 어떻게 구하는가? 청구항이 없는 경우에도 발명자 가 생각하는 발명을 가능한 한 청구항의 형태로 재구성하고 그렇게 재구성된 청구항 을 기준으로 지분율을 산정할 수 있다. 아래에서 설명하는 바와 같이, 청구항이 제시 된 후에 어차피 청구항을 기준으로 지분율을 산정하게 될 것이므로 직무발명 신고서 제출의 당시에도 가급적 청구항을 가정하고 지분율을 산정할 필요가 있다.

기술적 문제 해결에 이른 기초를 끌어내거나 기술적 문제해결에 미치는 자연현상 또는 작용 효과의 관련성을 찾아낸 자도 공동발명자일 수 있다. 공동발명자의 각자의 기여는 자체, 창작적 기여(schopferischer Beitrag)의 소신을 필요로 하는가?372) 이점에 대하여 독일 학설 및 판례에서 살핀다.