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특허심판원은 2017. 3. 22.자 2014당3053 심결에서, 원고가 주장하는 모인대상발명 과 이 사건 특허발명 사이에 동일성이 인정되지 않는데다가, 원고가 제출한 증거들만 으로는 이 사건 특허발명에 관한 기술사상을 피고가 도용한 후 이를 이용하여 특허출 원을 하였다는 점을 인정할 수 없다고 하여 원고의 심판청구를 기각하였다. 이에 원고 가 불복하여 소를 제기한 것이 이 사건이다.

한편, 법원에 의해 인정된 발명의 완성과 관련된 사실인정은 다음과 같다. 그러므로 실무에서 발명자 여부를 판단하는 것이 어려운 작업이 되었다.71) 나. 학설 발명은 사실행위이며 법률행위가 아니다.72) 특허법 제2조에 따르면 발명은 자연법 칙을 이용한 기술적 사상의 착장으로서 고도한 것을 말하기 때문에, “진정한 발명자 로 되기 위해서는 ... 기술적 사상의 창작행위에 현실에 관여하는 것(창작적 관여)이 필요하다. 그리고 어느 발명에 대하여 특허가 이루어지는 것은 출원 시점에 있어서 신 규성 및 진보성이 있는 발명을 공개한 대상이며, 특허법이 보호하려고 하는 발명의 실 질적 가치는 종래기술에서는 해결할 수 없었던 기술적 과제를 해결할 수 있는 신규한 것으로서, 구체적 구성을 가지고 공개된 해결 수단에 있는 것이다. 그렇게 하면, 진정 한 발명자로 되기 위해서는, 해당 특허의 청구범위에 기재된 발명의 구성 가운데, 종 전의 기술적 과제의 해결 수단과 관련되는 부분(발명의 특징적 부분)의 완성에 실질적 으로 관여하는 것이 필요하다.”73) 발명자와 관련하여 ‘착상’과 ‘구체화’의 개념을 정확히 설정하는 것이 중요하다. 그 와 관련하여 일본에서는 착상과 구체와의 개념에 대하여 구분이 명확하지 않은 것으 로 보인다. ‘새로운 착상’의 제공자가 발명자라는 설명이 있다.74) 그렇다면 (새로운) 착상이 완성된 경우 발명이 완성된 것으로 보는 것이다. 그런데 그 착상이 완성되지 않은 중간 상태에서 공개된 경우 그 착상자는 발명자가 될 수 없다. 일본에서는 완성 71) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年（ネ） 第10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント, Vol. 62　 No. 9, 2009, 102頁(“上記のとおり，「発明者」の認定は重要な問題であり，誰が真実の発明者であるか判断する ことは慎重に行われなければならない。しかしながら，特許法には「発明者」の意義・要件に関する規定は存し ない。そこで，「発明者」の意義・及び要件について判示した判例が重要な意味を持つことになる。”). 72) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 227면 참조. 73) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一 外2, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“真の発明者とさ れるためには、技術的思想の創作行為に現実に関与すること（創作的関与）が必要である。そして、ある発明に つき特許がされるのは、出願時点において新規かつ進歩性のある発明を公開した代償であって（中山信弘編 『注 解特許法上巻（第3版）I 230-240頁（青林書院、2000年））、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は従来 技術では解決できなかった技術的課題を解決し得る新規なものとして、具体的構成をもって公開された解決手段 にあるものである。そうすると、真の発明者とされるためには、当該特許発明の特許請求の範囲に記載された発 明の構成のうち、従前の技術的課題の解決手段に係る部分（発明の特徴的部分）の完成に現実に関与することが 必要である（三村・前掲）。”) 74) 吉藤幸朔·熊谷健一 補正, 유리특허법률사무소 역, 「特許法槪說」(第12版), 有斐閣(1999), 230頁(“발명의 성립 과정을 착상의 제공(과제의 제공이나 과제해결의 방향부여)과 착상의 구체화의 이단계로 나누고, 각 단계에서 실질적인 협력 유무를 다음과 같이 판단한다(공동발명의 경우에 위와 같이 나누는 것이 편리한 경우가 많다). 제공한 착상이 새로운 경우 착상(제공)자는 공동발명자이다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 70 되지 않은 착상(미완성 발명)을 완성하는 행위를 구체화라고 보며 그 구체화를 한 자 를 발명자로 본다.75) 산업구조심의회 지적재산정책부회의 한 자료가 발명자 관련 판례의 인정기준을 제 시한다.76) 발명자는 “당업자가 실시할 수 있을 정도의 구체적인 착상을 한 사람이다.” 착상이 미완성의 단계가 아니라 구체적인 단계이면 그 구체적인 착상(완성 발명)을 한 자가 발명자가 되는 것으로 이해된다. 그런데 약간 다른 표현도 존재한다. 발명자가 “발명의 특징적인 부분에 대한 착상을 얻고, 이를 구체화하는 사람”이라고 표현한 바 에 의하면77) 발명자가 되기 위해서는 착상만으로는 부족하고 구체화까지 하여야 한 다. 구체적인 착상을 발명과 동일하게 보는데, ‘구체화’가 그 ‘구체적인’과 어떻게 다른 것인지 궁금하다. 다른 용어를 사용하여야 할 장면에서 유사한 용어를 사용하게 헷갈 리게 하는 예라고 생각된다.

특허법상 모인(冒認) 법리 261 원고와 피고 A의 공유가 되어야 하고, 피고 A가 원고의 이사로 재직하면서 원고의 직 원들과 협의하는 등 피고 A에게 이 사건 특허발명의 창작에 사용된 장비와 인력을 제 공하였으므로, 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 주장하였 지만, 원고 주장과 같은 사정만으로는 원고가 피고 A에게 연구 설비와 인력을 제공하 여 발명의 완성을 후원한 것으로는 볼 수 있을지언정 기술적 사상의 창작에까지 실질 적으로 기여하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같고, 달리 원고가 이 사건 특허발명 의 공동발명자에 해당한다는 점을 인정할 증거가 없다는 이유로, 법원은 원고의 위 주 장 역시 받아들이지 않았다.

1035) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 정당한 권리자는 분리이전을 청구하는 경우 모인자에 대하 여 ① 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하는 것 및 ③ 특허부여청 구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대 하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해야 한다.

(7) E는 평성 8년 8월말경 금형을 완성하고 시작품과 함께 원고에게 납입하였지만 그 때 E는 F로부터 체인커버는 체인에 부착하여 단지 구동시키는 것이 아니라 구동 시에 안내면을 슬라이딩시켜 사용한다는 설명을 듣고, 동 시작품의 결점을 파악하였 다. 즉, 위 시작품의 사이드커버부의 하연(下縁)은 밑에 凸의 원호면으로 되어 있는바, 특허법상 모인(冒認) 법리 303 원호면의 하연(下縁)은 안내면과 선접촉하여 슬라이딩하므로 마모성이 떨어지고 또한 안내면을 슬라이딩할 때 각각의 톱커버부가 불규칙하게 진행방향의 전후로 슬라이딩 하여 톱커버부가 연속하는 것에 의해 형성되는 반송면이 평탄하게 되지 않는 결점이 있었다.

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

원고 및 소외 I 간의 공동발명자 여부에 대하여 법원은 원고의 업무노트에 기재된 최초 착상에 근거하여 I가 발명을 하였는다는 증거가 없다고 보았다. 결과적으로 I가 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 볼 수 없고, 그래서 법원은 I가 대 상 발명의 공동발명자라고 볼 수 없다고 판단하였다.681) 대상 판결에서 기재에 추정력을 부여하면 피고가 I가 발명자임에 대하여 증명할 책임을 부담하게 되는데, 법원은 원고가 단독발명자로 기재된 사실에 대하여는 어떠 한 추정력도 부여하지 않고 실질적 기여라는 객관적 사실만을 근거로 발명자를 판단 하였다.

공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 107 착상(발명)의 효과를 확인만 하는 자는 발명자가 아니다.209) 그 효과확인의 작업은 구 체화의 작업과 유사한 것이다.210) 라. 구체화가 중요한 장면 구체화(reduction to practice)는 발명자 판단과는 무관하며 발명일을 다투는 ‘저촉 심사’에서만 중요하다.211) 저촉심사에서 착상의 선발명일을 인정받기 위해서는 그 선 발명일을 증명해야 할 뿐만 아니라, 그 선발명일 이후로 구체화를 위한 노력이 계속되 었음에 대하여 증명해야 한다.212) 즉, 선발명주의에서 선발명일을 인정받기 위해서만 구체화가 중요하고, (공동)발명자 판단에서는 구체화가 아무 의미를 가지지 않는다.

라. 모인자를 공동발명자로 인정한 일본 사례 위에서 미국에서 모인자를 공동발명자로 인정한 사례를 소개하였다. 그러한 사례 는 일본에서도 발견된다. 법원이 모인자를 (주관적 의사교환이 없는 경우임에도 불구 하고) (공동)발명자로 인정한 사례로는 다음을 예시할 수 있다: 大阪地裁 平成12年 (2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決; 知的財産高等裁判所 平成19年(2007)7月30 日 平成18年(行ケ)第10048号 判決. 일본국제지적재산보호협회가 공개한 한 보고서에 따르면 모인자가 모인대상발명을 변형한 경우 (주관적 의사와 무관하게) 공동발명자 가 될 수 있다고 설명하고 있다.566) 물론, 모인자가 신규사상을 보태지 않은 경우에는 공동발명자가 될 수 없음은 물론이다.567) 모인사건에서 공동발명자 요건을 엄격하게 운용하면 모인대상발명의 발명자가 대 565) Id. at 916 (“Contrary to P & G's argument, the statute neither states nor implies that two inventors can be ‘joint inventors’ if they have had no contact whatsoever and are completely unaware of each other's work.”). 566) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 22頁(“例えば、以下のような寄与が考えられる。＜権利範囲に対する寄与＞ a) 真の権利者の発明Ａに冒認者の発明Ｂを加えて出願する場合 b) 真の権利者の発明Ａを改良してＡ’として出願する場合 c) 真の権利者の発明Ａを上位概念化して出願する場合 d) 真の権利者の発明Ａを冒認出願した後、当該出願を基礎として優先権を主張し、冒認者の発明Ｂを 追加して（又は、改良発明Ａ’として若しくは発明Ａの上位概念の発明として）出願する場合 ＜手続的な寄与＞ e) 冒認者が補正等の手続をした場合 f) 真の権利者の発明Ａについて、明細書に実施例aを追加して出願する場合”). 567) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 24頁(“冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられ る。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請 求が認められることになる。 なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用について は、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理 論構成に応じて、 事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から 回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考 えられる。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 190 상 발명의 공동발명자가 되지 못하고, 대상 발명만을 특허거절, 특허무효 시키는 방법 만이 남게 된다. 결과적으로 모인대상발명자 및 대상 발명의 발명자 모두 아무런 권리 를 가지지 못하게 된다. 대상 발명의 모인행위에 초점을 맞추고 그 행위자를 처단하는 방법 1과 (과정이야 어찌되었든) 두 사람을 공동발명자로 인정하여 권리를 유지시키 는 방법 2 중 하나를 선택하여야 한다면 양 당사자 모두 후자를 더 선호할 것으로 생 각된다. 실제로 일본에서 이와 유사한 내용에 대하여 설문조사를 실시한 바가 있고, 설문결과가 후자의 방법을 선호하였다고 한다.568) 6. 민법의 첨부(添附) 법리: 주관적 요건 불필요 가. 민법의 첨부 법리 개요 민법의 첨부는 부합, 혼화, 및 가공으로 분류되는데 그러한 것들이 공동발명과 유 사한 성격을 가진다. 그리고 그 행위들에 주관적 요건을 필수적으로 삼지 않는다. 그 러므로, 첨부 법리를 활용하면, 주관적 요건이 결여된 경우에도 공동발명자로 인정할 수 있는 경우가 늘어난다.

라. 미국의 화학발명의 공동발명자 판단: Falana v. Kent 판결549) 원고는 화학박사로서 포닥(post-doc) 과정의 일환으로 Kent 대학교에서 연구하였 다. 그는 특정한 조성물을 합성하는 방법을 개발하였고, 그 방법에 따라 어떤 조성물 을 개발하였는데, 결과적으로 그 조성물은 상업성이 없었고, 그 후 그는 Kent 대학교 를 떠나 다른 곳으로 갔다. 그가 떠난 후 3명의 연구원이 원고가 개발한 합성법을 사 용하여 연구를 계속하였고, 마침내 다른 종류의 조성물을 합성하였고, 그 조성물이 특 허의 대상이 되었다.