책- 부산 이어 인천, 대전, 경남에도 ‘지역 관광기업지원센터’ 만든다 | 군포철쭉축제

② BGH, Urteil vom 201.10.2015, X ZR 149/12 - Kfz-Stahlbauteil (자동차강철설 계부-판결) 904) 항소심 법원은 높은 함량의 실리카를 단지 추가하는 것이 발명의 본질적 부분이 아니라고 하고 있는데, 청 구항 1부터 3이 보호받을 수 있는 발명을 포함하고 있었을 가능성도 배제할 수 없다고 본 부분과 상충한다고 지적하고 있다.

1. 방안 1: 특허를 받을 수 있는 권리 규정 개정(공동발명자 정의 無) 입법적 해결 방안으로 생각해 볼 수 있는 첫 번째 선택지는, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상 의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하여 규정하고, 관련 조문을 이에 따 라 정비하는 방안이다. 가. 구체적 방안 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 408 현행 특허법 특허법 개정안 라 한다)을 기초로 특허출원한 경우, 그 특 허출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 타인의 발명으로부 터 그 특허출원 발명을 쉽게 발명할 수 있 으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 그 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 다. ④ 타인의 발명을 기초로 특허출원한 경우, 그 특허출원의 출원인과 그 타인이 그 특 허출원 발명에 공동으로 기여한 것으로 인 정되면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제 3항에도 불구하고 그 특허출원인과 그 타 인이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 다. ⑤ 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상 속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재 직 중 특허를 받을 수 없다. 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리 자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이 하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제 33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있 는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제 2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경 우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하 다.

1) 모인의 성립 범위와 출원일 소급 제도 한정된 법리를 설시하고 있는 것이며, 대법원 2011다77313, 77320(병합) 판결은 2003다47218 판결의 법리를 ‘정당한 권리자가 특허출원한 바 없는 경우’에도 확대적용 할 수 있다는 입장을 보인 것이지만, 해당 판결이 전제하고 있는 사안은 ‘특허를 받을 수 있는 권리를 정당한 권리자가 양도한 경우이므로, 이러한 양도가 없었 던 사안에 대하여까지 위 판결의 법리가 확대적용될 수는 없으며, 이는 ‘정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자’에 관한 사안에 대하여 특허권 이전청구를 제한하는 법리를 선언한 대법원 2012다11310 판결과의 정합성을 고려할 때 당연한 해석이라고 보고 있음). 756) 김관식, “모인특허출원에 대한 정당한 권리자의 구제-정당한 권리자의 이전청구의 허부를 중심으로-”, 과학 기술법연구 제21집 제1호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2015.2., 27-28면(대법원 2011다77313, 77320(병합) 판 결에서는 ‘정당한 권리자의 출원 후 양도’라는 제한이 없는데, 종전 우리나라와 일본의 판례에 비해서는 완화 된 조건 하에서 정당한 권리자의 이전청구를 허용하고 있어 결국 정당한 권리자에 대한 실효적 보호를 강화 한 것으로 볼 수 있다는 견해). 757) 조영선, 온주 특허법 제99조의2 (2017. 12. 20.). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 284 정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 발명의 범위는 특허법 조문상으로는 명 확하지 않지만 일반적으로는 ‘모인출원으로 인정된 발명’의 범위로 보고 있다.758) 이와 같은 이해에 기초하면, 모인의 성립 범위가 넓어지면(예를 들면, A → A′ → A″) 정당 권리자 출원일 소급효 인정 범위도 넓어지게 되는데(A → A′ → A″), 이에 대해 다음과 같은 견해가 있다.

다만, ‘실질적 기여’ 기준에 따라 넓은 범위에서 모인의 성립을 인정할 경우 정당한 권리자의 구제가 인정되는 범위(정당한 권리자 출원에 소급효가 인정되는 범위 및 정 당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위)도 이처럼 확대된 형태로 운용되 어도 문제없는 것인지에 대한 검토가 필요할 것인데 아래 정당한 권리자 구제와 관련 한 검토 부분에서 별도로 살펴본다.

마. 공동발명자 고려 요소 1) 대전지방법원 2016. 7. 7. 선고 2014가합7906 판결(50%) 피고 회사는 대상 발명(제1 발명 및 제2 발명)을 출원하여 특허를 획득하였다. 제1 발명의 기재된 발명자는 F, 원고 및 G의 3인이고 제2발명의 기재된 발명자는 F 및 원 고의 2인이다.

4) 평가 대상 판결은 원고, H 및 I가 각각 50%, 30%, 20%의 지분율이 배당되어야 하는 이 유에 대하여 적절한 정도로 제시하지는 못하고 있다. 그러나, 발명의 구성요소를 구분 하여 지분율을 산정하려고 노력하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

ⓑ 여기서 더 나아가 원고가 그 설계부가 충격을 받을 경우 깨지거나 금이 가는 대 신에 주름살이 형성될 만큼 연성적이었다는 점까지 인지할 필요는 없었다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 358 법원은 세 가지 법적 쟁점에 대해 판단하였는데, ① 특허법 제7조에 따른 특허를 받을 수 있는 권리 존부가 그 자체로 제8조, 제12조, 제37조에 따른 정당한 권리 주장 의 근거가 되는지 여부, ② 권리귀속 분쟁에서 특허발명의 유 무효 여부가 쟁점이 되 는지 여부, ③ 권리귀속 분쟁에서 청구항의 관련성 여부 등이 그것이다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.