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(4) 주관적 관여(관계자 사이에 발명성립을 향한 의도)가 없는 자를 제외한다. 법원은 원고 및 피고 사이에 다툼이 없는 사실 및 증거에 근거하여 원고와 김씨가 대상 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명자라고 판시하였 다.686) 다만, 대상 특허발명 1, 2의 “경위와 과정, 그 주요 기술적 사상, 원고와 피고의 686) 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결(“위 법리에 비추어 살펴보건대, 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6 내지 11, 24, 30, 31, 41, 42호증, 을 제7, 10, 12, 13, 22, 25, 26호증의 각 기재와 당심 증인 박 현근, 박종관의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 참작할 때, 원 고와 피고 김영배는 공동으로 이 사건 제1, 2 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 공동발명 자에 해당한다고 할 것이다.

첫째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위 발명 A1을 乙이 출 원한 경우, ① A1은 모인 출원 특허에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲 이 특허법 제34조 또는 제35조에 따라 A1의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급 효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A1에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다.

위 사항들 외에 2차적 요소들은 지분율 산정에 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그 러한 2차적 요소로는 “(1) 배경지식(prior art 또는 background knowledge)의 제공, (2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 설비, 자금, 인력 등 연구를 위하여 필요한 환경 의 조성을 위하여 공헌한 정도, (4) 공동발명자의 동기유발명을 위하여 공헌한 정도, (5) 직급 등을 들 수 있다.”68) 2차적 고려요소가 공동발명자 지분율 산정과 직접적인 관련이 없는 것이 사실이나, 발명에의 헌신, 도움이라는 측면에서는 외면하기 어려운 성격을 가진다. 2차적 요소까지 고려하는 지분율 산정방법의 개발이 필요하다고 본다.

또한 사안을 보면, 정당한 권리자(甲)와 모인자(乙)가 공동개발 관계에 있었고 공동개 발 결과물(모인대상발명)을 완성하였는데 공동개발계약 종료 후 모인자(乙)가 모인대 상발명을 일부 변경하여 단독 출원한 경우라는 점이 특징이다.

1048) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国 際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報 告書), 63頁에서 재인용. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 421 한편, 독일의 경우 정당한 권리자는 분리이전 청구 시 모인자에 대하여 ① 독일 특 허청에 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하 는 것 및 ③ 특허부여청구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분 할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해 야 한다.1049) 즉, 모인자가 위 ①부터 ③을 행하도록 특허청에 청구하도록 되어 있는 데, 무권리자가 필요한 보정을 하는 한편 정당한 권리자의 출원이 일정한 요건을 충족 하는 경우 출원이 분리 이전되는 것과 동일한 법적 효과를 부여하는 방식으로 규정한 것이 위 개정안이다.1050) 즉, 무권리자가 자신의 출원 중 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정을 하고, 정당한 권리자의 특허출원이 개정 안 제4항 제1호부터 제3호까지의 요건을 충족하면, ① 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 보 며, ② 이 경우 무권리자는 정당한 권리자의 특허출원에 따른 특허발명을 업으로서 실 시할 권리를 갖지 않는 것으로 봄으로써 분리이전의 효과를 발생시키는 것이 개정안 의 내용이다. 한편, 개정안 제2항 및 제3항의 내용은 ‘특허권의 이전청구’에 대해 규정하고 있는 제99조의2를 참고하여 특허권이 성립한 후가 아닌 출원 단계에서 특허출원인 변경을 특허청장에 청구할 수 있도록 함으로써 정당한 권리자의 별도 출원 없이 정당한 권리 자의 구제가 가능하도록 하고(개정안 제2항), 이와 같은 경우에는 제37조 제3항에도 불구하고 타 공유자의 동의 없이 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전이 가능함을 규정하는 것이다(개정안 제3항). 1049) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 1050) 무권리자의 보정(정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 발명을 삭제하는 보정) 없이도 일정한 요건하에 이를 법적으로 간주하는 방안도 가능할 수 있지만, 이 경우에는 그와 같은 결정에 대해 불복하는 절 차를 마련할 필요가 있을 것이다. 즉, 모인심판과 같이 권리귀속 여부에 대해 판단하는 심판제도를 마련하고 해당 심판에서 ① 모인 여부에 대한 결정 및 ② 모인 인정 시 정당한 권리자의 출원분할 청구에 대해 인용/기 각하는 결정을 내릴 수 있도록 하되, 위와 같은 심판부의 판단에 무권리자로 판단된 자가 불복할 수 있는 제 도를 마련할 필요가 있을 것이다.

한편, 법원에 의해 인정된 발명의 완성과 관련된 사실인정은 다음과 같다. 다) 최근 하급심 판결 한편, 대법원이 실질적 기여 기준을 판시한 이후의 특허법원 판결례를 검토해 본 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 것이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 것이 8건으로 나타나는데 구체적 내용은 다음과 같다.713) (1) 대법원 2003후2218 판결 인용(4건) ① 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결714) <심결의 경위> 원고는 2015. 7. 3. 특허심판원에 피고들의 등록특허 제794211호 발명(이하 이 사건 특허발명 이라 한다)에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2015 713) 2018년 12월에 출시된 법고을 LX 2018에는 “모든 특허법원 판결을 PDF파일로 새롭게 구축해 수록”하였다 고 소개되어 있는데, 법고을 LX 2018에서 검색한 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 22건(관련 성 없는 판결 11건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 8건이 있었고, 대법원 2009후2463 판결 선고 이후로 범위를 좁히면 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 8 건이다(법고을 LX 2018 출시 전 특허법원 홈페이지 판결서 인터넷열람에서 2018년 10월말까지를 대상으로 검 색한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 9건(관련성 없는 판결 5건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 2건이 있었고, 그 중 관련성이 없는 판결을 제외한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 2건이었다). 한편, 2018. 12. 10.자 특허법원 주요판결속보에 소개된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결의 경우 대법원 2009후2463 판결을 인용하고 있는데 이 판결까지 포함하면, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건은 총9건이다.

919) Minnesota Minging’s Patent BL O/237/00. 920) 영국 특허법 Section 36은, 특허권이 공유인 경우 일방은 타당의 동의를 요구하는 것 없이 자기실시할 수 있 지만, 타방의 동의 없이 제3자에의 실시허락, 지분양도, 담보설정을 할 수 없다고 규정되어 있다.

라) 대상 발명 6에 관하여 법원은 발명자의 기재의 추정력을 인정하는 면을 전혀 보이지 않고 연구보고서의 기재내용 등을 참고하여 실질적으로 기여한 정도를 기준으로 지분율을 판단하였다. 피고가 원고에게 기술을 제공한 후 6개월 후인 1993년 8월 2일, 원고는 특허출원을 하였으며 그 출원은 추후 276특허로 등록된다. 그 특허는 10명의 발명자를 특정하며, 당연히 피고는 그 10명 중에 포함되어 있지 않다.