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8) Not-all-claims 원칙 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.485)486) 미국에서 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 자를 공동발명자로 보았 고, 그러한 법리를 ‘all claims’ 원칙이라고 불렀다.487) 그러나, 1984년 특허법 개정이 제116(a)조를 개정하여 ‘Not-all-claims’ 원칙을 도입하였고488) 현재는 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여하기만 하면 공동발명자가 된다.489)490) 우리나라도 이 법리 를 운영하는 것으로 생각되며, 일본, 대만,491) 독일492) 등도 그러하다. 다수 연구원에 의한 팀 연구가 일상적인 현대 연구환경을 감안하면 Not-all-claims 원칙이 더 타당하 기도 하다.493) 485) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013) (“Although it is unclear from the joint inventor statute, to prove joint inventorship, one must show that an alleged joint inventor . . . made a contribution to at least one claim of the patent.”). 486) 東京地方裁判所平成18年1月26日 判例時報1943号 85頁(“複数の請求項からなる特許発明の場合，複数の請求項 によって定められる複数の技術的思想の少なくとも一つ請求項に係る発明の創作に貢献することが必要となる”). 487) Rivka Monheit, The Importance of Correct Inventorship, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 202 (1999) (“The ‘all claims’ rule required each inventor to contribute to every claim in the patent.”). 488) Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. 98-622, § 104, 98 Stat. 3385. 489) Joshua Matt, Searching for an Efficacious Joint Inventorship Standard, 44 B.C. L. Rev. 245, 257 (2002) (“Congress's second adoption from contemporary case law was an explicit endorsement of the rationale of SAB Industri AB and its ‘non-all-claims’ rule.”). 490) 혹자는 제116조가 규정한 기준을 4C 기준이라고 칭한다. 여기서의 4C는 “collaboration, contribution, corroboration, and claims”를 말한다. Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 83 (2013). 491) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“發而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實 質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一 項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。”). 492) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”). “판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리 고 이 판결에 의하면, 종속 클레임도 발명자를 인정하는 판단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자 가 될 수 있는 사람의 기여가 창조적인 것이 불가결한 전제 조건이다.” 493) Rivka Monheit, The Importance of Correct Inventorship, 7 J. Intell. Prop. L. 191, 206 (1999) (“The ‘non-all claims’ rule supports the efforts of team research.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 168 5. 결론 이상에서 착상과 구체화의 개념, 발명의 완성 시점 및 발명자 판단기준에 대하여 살펴보았다. 그 내용은 다음과 같이 요약된다.

➅-2 경우 ➁649), ➅-1 경우 ➆ 단계: 원리, 모델의 중요도를 검토 6)-2의 경우에서 원리, 모델의 중요도를 검 토할 수 있다. 650) ➇ 단계: 원리, 모델에 대하여 고려할 필요 가 없다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 411 유로 되는 요건을 어떻게 정할 것인지가 문제이다. 우선은 ① 무권리자의 특허출원(발 명)이 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 발명에 기초한 것일 것 및 ② 무권리자의 특허출원(발명)이, 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가지 는 발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발 명할 수 없는 발명일 것 등 두 가지 요건이 생각될 수 있다. 즉, 통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 변경 개량으로는 발명에 대한 실질적 기여가 인정되지 않는다는 제3항의 기준을 모인자의 기여 판단에도 그대로 적용하는 방안이다. 예를 들면, 피모인자의 모 인대상발명이 A+B(구성요소 A는 공지이며, 구성요소 B가 기술적 특징부임)이고, 모 인자가 여기에 구성요소 C를 부가하는 것이 통상의 기술자가 쉽게 할 수 있는 변경 개량에 해당하지 않을 경우 모인 출원 특허 발명인 A+B+C에 대해서 피모인자와 모 인자의 공동 기여가 인정되어 공유로 되는 것을 의미한다. 다만, 이와 같은 기준에 따 를 경우 피모인자와 모인자 각자의 기여를 별개로 평가하면 실질적 기여가 인정되기 어렵지만 그들의 공동기여를 전체적으로 평가하면 실질적 기여가 인정되는 경우도 있 을 수 있는데 위 기준은 이와 같은 경우에는 적용하기 곤란한 점이 있다. 따라서 다소 추상적이긴 하지만 ‘공동 기여’라는 기준으로 공유 여부를 판단하는 내용의 규정을 마 련하고 공동 기여의 의미는 판례에 의해 구체화되도록 하는 방안을 생각해 볼 수 있 다.

1028) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 22-25頁. 1029) 민법 제258조(특허권의 공유에 대하여도 준용된다. 민법 제264조) 규정의 ‘법원에 의한 공유물의 분할’에 대 하여 판례에서는, ① 사정을 종합고려하면 공유물을 특정의 자에게 취득시키는 것이 상당하며, ② 다른 공유 자에게는 금전으로 취득시켜도 실질적인 공평을 해치지 않는다고 인정되는(기준: 가격의 평가가 적정히 되고, 취득하는 자에게 지불능력이 있음) 경우에는 어느 1인에게 취득시키고 그 1인이 다른 자에 대하여 금전을 지 불하여 정산하는 방법(전면적 가격배상)도 가능하게 되어 있다(最判 平成8年10月31日、民集50巻9号2563頁). 1030) 김동준 조영선 지선구, “지식재산기반 창조경제 구현을 위한 특허법 전면개정방안 연구”, 특허청 정책연구 과제보고서, 2014. 11., 46-49면(“공유물 분할의 방법은 무체재산권으로서의 특허권의 성질 상 현물분할이 불가 능하고, ⅰ) 공유자 일부가 나머지 공유자의 지분을 매수하거나, ⅱ) 당해 특허권을 제3자에게 매각하여 그 대 금을 지분비율에 따라 배분하는 형태를 취하게 된다는 점이다. …… 그 결과 특허법에 별도의 규정이 없는 공 유특허의 분할청구에 대하여는 민법이 적용되며, 공유물 분할의 방법들 가운데 특허권의 매각을 통한 대금분 할이나 가액배상의 형태가 가능하다는 것이 통설이다. 이러한 사정은 우리나라에서도 동일하며, 특허권 공유 에 관한 특허법 제99조는 민법상 공유의 특별규정이나(민법 제278조 후단), 그 분할에 관하여는 공유물 분할 에 관한 민법 제268조 내지 270조가 적용됨은 일본과 마찬가지이다.”);곽부규, 온주 특허법 제99조 (2017. 12. 20.) (“특허권의 공동소유관계는 그 본질이 공유이므로 분할청구권이 인정된다. 다만 특허권의 성질상 현물분 할은 불가능하기 때문에 경매나 가액배상에 의한 분할청구만 인정된다.”). 1031) 김동준 조영선 지선구, 앞의 보고서, 50-51면(“즉, 공유 특허권자 중 일부가 공유물 분할을 청구하는 경우, 나머지 공유자에게 일정 기간 동안 분할을 청구하는 공유자의 지분에 대한 우선매수 청구권을 보장하고, 당사 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 397 유형 나라 지분 양도 통상실시권 허락 이익배분 의무 제1유형 한, 일, 영 전원 동의 전원 동의 x 제2유형 미국 자유 자유 x 제3유형 독일 자유 적어도 과반수 동의 공유자 간 협의로 결정 제4유형 프랑스 우선매수권 우선매수권 타 공유자에게 이익배분 <표 41> 공유특허의 지분활용에 대한 주요국 제도 현황 유형 나라 민법상 분할청구 약정에 의한 분할청구 금지 가능 기간 제1유형한ㆍ일 원칙상 허용 * (일본) 판례는 없으나 통설 기본 5년 가능(再계약 시 5년 갱신) 제2유형미ㆍ독 원칙상 허용 계약에 의해 무제한 금지 가능 제3유형프랑스 원칙상 금지 - <표 42> 공유특허의 분할청구에 대한 주요국 제도 현황 위 우선매수권 도입 논의는 우리나라 특허권 공유제도가 권리 활용 측면에서 제약 이 크다는 문제 인식에서 시작된 것인데,1032) 주요국의 특허권 공유제도는 ① 타 공유 자 동의 없이 지분 활용(지분 양도, 질권 설정, 통상실시권 허락)이 가능한지 여부와 ② 분할청구 가능 여부 문제에 있어 아래와 같은 차이가 있다.1033) 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 공유관계를 인정하는 독일의 경 우 ‘지분 양도’가 자유롭다는 점에서 우리나라 일본과 차이가 있음을 알 수 있다. 반 자 사이에 그 대금 등 조건에 합의가 이루어지지 않으면 법원이 형성적 판결을 통해 우선매수 조건을 결정하 는 것이다. 이는 결국 공유물 분할의 방법 가운데 공유자 중 일부가 나머지 공유자의 지분에 관하여 ‘가액배 상’의 형태로 지분을 획득하여 공유관계를 종료시키는 방법에 유사한 것이 되는데, 이렇게 함으로써 공유물 분할을 원치 않는 공유자는 공유특허권이 제3자에게 넘어가는 것을 막고 계속실시를 보장받을 수 있으며, 분 할을 요청한 공유자 역시 대부분 경매보다는 높은 가격으로 지분대가를 얻을 수 있어 상호 이로운 결과를 도 모할 수 있다.”). 1032) 2015. 3. 입법예고되었던 특허법 일부개정법률안 설명자료에서는 이 문제 해소를 위한 방안으로 ① 방안 1 (지분 전체 양도 및 지분 전체 질권설정만 동의 불필요)(독일 式), ② 방안 2(지분활용(지분 전체양도, 지분 일 부양도, 질권 설정) 시 동의 불필요(단, 통상 실시권은 동의 필요)하되, 다른 공유자에게 우선매수권 부여) 두 가기 방안이 검토된 바 있음을 설명하고 있다. 2015. 3. 입법예고 특허법 일부개정법률안 설명자료. 1033) 2015. 3. 입법예고 특허법 일부개정법률안 설명자료를 참고하여 정리한 것임. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 398 면 영국의 경우 우리나라 일본과 같이 타 공유자 동의 없는 ‘지분양도’가 제한되지만 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우의 해결방안에 있어 특허청장에게 폭 넓은 재량이 인정되기 때문에 우리나라와 상황이 같지는 않다. 결국 독일이나 영국은 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 해당 발명을 양자의 공동발명으로 취급하더라도 이로 인한 부작용이 우리나라에 비해 적다고 볼 수 있다. 향후 특허권 공유제도 개선 논의에 있어 이러한 점도 고려될 필요가 있다.

“특허권은 종래의 기술로는 해결될 수 없는 과제를 신규성 및 진보성을 갖춘 구성에 의해 해결하는 것에 성공한 발명에 대하여 부여하는 것이므로, 특허법 이 보호하고자 하는 발명의 실질적 가치는 종래기술로는 달성할 수 없는 기 술적 과제의 해결을 실현하기 위하여 종래기술에는 발견되지 않는 특유의 기 술적 사상에 기한 해결수단을 구체적 구성으로 공개하는 점에 있다. 따라서 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성, 즉 발명의 특징적 부분의 완성에 관여한 자가 아니면 발명자라고 할 수 없 다.”98) 위 설명은 특징적 부분이 신규성은 물론이고 (and) 진보성도 갖추어야 하는 것으 로 설명하는 것으로 이해된다. 특징적 부분이 진보성까지 구비하여야 하는지에 대하 여는 아래에서 상술한다.

대상 판결은 원고의 아이디어가 피고에게 전달된 사실은 인정되었으나, 원고의 아 이디어와 피고의 대상 발명이 현저히 달라 객관적 요건도 주관적 요건도 인정되지 않 은 것이다.

II. 주요국의 법리 1. 일본 가. 모인의 의의 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 자연인인 발명자에게 귀속되지만(일본 특 허법 제29조 제1항 본문), 이러한 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가 가능하며(동법 제33조, 제34조) 따라서 출원이 가능한 자는 이러한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 한하며 그 이외의 자가 출원을 한 경우에는 거절되고(동법 제49조 제7호), 과오 로 등록된 경우에는 무효사유로 된다(동법 제123조 제1항 제6호). 이와 같이 특허를 772) 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 사법 제39호, 사법발전재단, 2017. 3., 9-10면. 773) 제2설에 대해 출원일 소급제도는 모인특허출원을 무효로 시키는 것이기 때문에 발명의 동일성의 범위를 넓 게 보더라도 정당한 권리자가 실제 발명한 것 이상의 권리를 취득할 위험이 없다고 설명하고 있는데, 거절 무 효되는 범위와 출원일 소급이 인정되는 범위를 동일하게 보면 문제없는 설명이지만, 앞서 본 바와 같이 두 범 위를 달리 보는 견해도 있다.

둘째, 이 사건 제1항 발명의 종속항인 제2항 발명과 제2항 발명의 종속항인 제3항 발명도 모인대상발명과 실질적으로 동일하다고 보았다.