인간관계 _ 경기도, 융합과 협업으로 섬유 특화산업에 새 활력 | 군포철쭉축제

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사 업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하 여서는 아니 된다. 다만, 원사 업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. ② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료 를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀 속 관계, 대가 등 대통령령으 로 정하는 사항을 해당 수급사 업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다. ③ 원사업자는 취득한 기술자 료를 자기 또는 제3자를 위하 여 유용하여서는 아니 된다.

원고는 “여러 슬릿 형상 분사공을 작성하여 그 분무형상을 관찰하고, 분무입경을 측정하여 데이터를 채취한 것이며 ... 그 결과를 대상 사건 신고서라고 하는 형태로 정 리하였다. ‘Ｌ１≧4.５×Ｗ’의 관계식 자체는, I에 의해서 예측되었지만, 대상 신고서 기 재의 원고의 실험결과(대상 신고서의 제21도, 제23도 기타 대상 신고서의 기재내용)에 기초해서 정해진 것이 분명하다. 그렇게 하면 원고는 H로부터 받은 교사를 참고로 하 고 있지만, 대상 특허발명의 구체화에 크게 공헌한 것이라고 인정할 수 있어서 그 공 헌은 가장 크다고 보아야 하는 것이다.” 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 217 (3) I의 공헌에 관하여 I는 특허공보에서 발명자로 기재되지 않았지만, 법원은 I가 발명 성립단계에서 공지기술 제외하여 특허성이 있는 부분을 추출하고, 청구항에 기재하는 명세서 작성 을 담당하였다. 법원은 특허공보에 기재된 발명자를 진실된 것으로 추정하지 않고, 발 명의 실체를 기초로 공동발명자를 판단하였다. 그리고 I가 대상 발명에 대하여 구체적 으로 명확하게 한 것이고, I의 공헌은 원고보다 크다고 할 수 없다고 판시하였다.

3. 중국의 첨부 법리 갑의 a 발명을 활용하여 을이 b를 보태어 (a+b)의 발명을 한 상황이 민법에서의 첨부의 상황과 유사하다. 첨부의 개념은 “소유자를 달리하는 여러 물건들이 결합하여 1개의 물건으로 된 경우(부합·혼화) 또는 타인의 소유인 동산에 노력을 가해 새로운 물건을 만들어 낸 경우(가공)에는 그 복구를 청구할 수 없도록 하는 것이 당사자들에 게는 물론이고 사회, 경제적으로도 유리한 경우도 있다”는314) 점에서 출발한다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 40 공정한 기술거래 질서 확립 중소기업 행정적․법률적･물 적 지원 강화 기술보호 기반 구축 ① 타 기업의 기술자료 요 구 및 보유 원칙적 금지 - 대․중소기업 간 비밀유지 협약서(NDA) 체결 의무화 (중기부) - 하도급거래에서의 기술자 ① 부처간 공조체계를 통한 수사․조사 강화 - 행정부처 권한을 활용한 신속한 피해구제 실시(관계 부처) - 중소기업기술 침해행위 ① 대․중소기업 상생협력 환 경 조성 - 기술보증기금(이하 기보) 의 기술거래 기능 강화(중기 부, 산업부) - 대․중소기업 상생협력 공 <표 4> 중소기업 기술탈취 근절대책(18. 2. 중기부/산자부/공정위/특허청) ② 기술탈취에 대한 징벌적 손해배상 강화 징벌적 손해배상제도를 기술보호 관련 법률에 모두 도입하고, 배상액도 손해액의 최대 ‘10배 이내’로 강화함과 동시에, 부정경쟁방지법 , 특허법 에 규정된 ‘손해액의 추정’을 타 관련법률( 하도급법 , 상생협력법 , 산업기술보호법 )에 확대하는 방안 이 추진될 예정이다.14) ③ 영업비밀 법적 보호장치 강화 (i) 영업비밀 보호요건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비 밀로 관리된’), (ii) 침해유형 추가하며(지정된 장소 밖으로 무단 유출, 권한 소멸 후 영 업비밀 삭제·반환을 요구받고도 계속 보유, 절취 등 부정한 방법으로 취득, 불법유출 영업비밀 재취득 또는 사용 등 4가지 추가), (iii) 벌금 상한액을 10배 상향((현행) 국내 5천만원, 해외 1억원 → (개선) 국내 5억원, 해외 10억원)하는 부정경쟁방지법 개정안 의 조속한 통과를 추진할 예정이다.15) 14) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, 침해행위가 고 의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하는 내용(징벌적 손해배상제도)의 특허법 일부법률개정안(의안번호: 17085)과 부정경쟁방지 및 영업비 밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가결되었다.

<東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決> 대상 발명은 빠찡코기계(마작룰에 의해서 놀이하는 기계)에 관하여 발명의 완성에 대한 공동발명을 인정한 후 모인의 사실을 인정한 사례이다. 본 판례의 취지는 “특허 법에서 말하는 발명은 기술적 사상의 창작인 것은 물론이지만, 여기에서 말하는 창작 은 단순한 착상만으로는 부족하며, 그 착상이 구체화된 것이어야 함은 말할 필요도 없 다. 발명은 착상의 구체화를 수반해야만 완성하는 것이다. 본 사례와 같은 기계의 발 명에서는 어떤 기술적 사항에 대한 착상이 구체적인 형태를 취한 기계로서 실현되지 않거나 또는 이루어지지 않은 것이라면, 그것은 발명으로서는 성립할 수 없거나 또는 미완성된 것이라 해야 한다. 그렇다면, 착상에 근거하여 기계를 시작(試作)해, 착상의 구체화 여부를 검토하는 것은 발명성립의 한 과정이라고 해석할 수 있다. 그리고 여러 사람이 공동으로 이러한 행위를 했을 경우에는, 그 여러 사람이 공동으로 기술적 사상 의 창작을 즉. 이를 본건에 관하여 보면 원고 浅見는 빠찡코유희기에 마작의 상수를 조립하고 마작패의 무늬를 종횡으로 규칙적으로 배열한 것을 표시를 낙하하는 타구에 의해서 실시해 일정한 상수를 표출시키려는 대상 발명의 착상을 가지고 있었지만, 그 구체화에 있어서는 石井와 상호 협력하여 공동으로 그 구체화를 완성한 것이며, 石井 는 浅見보다 대상 발명의 착상을 구할 수 있고 그 구체화에 협력하는 것을 약속하며, 공동으로 구체화하는 의도 하에 浅見와 공동하여 그의 구체화를 완성한 것이다. 따라 서, 본건 발명은 원고가 단독이었던 것이 아니고, 浅見가 소외 石井와 공동으로 한 것 이라고 인정하는 것이 상당하다.”84) 83) 東京地方裁判所平成18年1月26日 判例時報1943号 85頁(“複数の請求項からなる特許発明の場合，複数の請求項に よって定められる複数の技術的思想の少なくとも一つ請求項に係る発明の創作に貢献することが必要となる”). 84) 東京高等裁判所 昭和51年4月27日 昭和47年(行ケ)第25号 判決(特許法にいう発明は、技術的思想の創作である こと勿論であるが、ここにいう創作とは単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければな らないことはいうまでもない。発明は着想の具体化を伴ってはじめて完成するものである。本件のような機械の 発明においては、ある技術的事項についてえた着想が具体的な形態をとった機械として実現しえないかまたはし ていないものであれば、それは発明としては成立しえないかまたは未完成なものといわなければならない。そう 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 73 라. 모인자를 발명자로 인정한 사례 모인자가 발명자가 될 수 있는지가 문제가 된다. “① 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 넣고 출원하는 경우; ② 진정한 권리자의 발명 A를 개량하고 A'로 출원하는 경우; ③ 진정한 권리자의 발명 A를 상위 개념화하고 출원하는 경우; ④ 진 정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 뒤 해당 출원을 기초로서 우선권을 주장하며 모 인자의 발명 B를 추가하고(또는 개량 발명 A'으로 혹은 발명 A의 상위 개념의 발명으 로 출원하는 경우; ⑤ 모인자가 보정 등의 절차를 한 경우 ⑥ 진정한 권리자의 발명 A에 대해서, 명세서에 실례 a를 추가하고 출원하는 경우”85) 등에서는 모인자도 발명 자로 인정될 수 있다고 생각한다.86) 이러한 설명은 공동발명자가 되기 위한 객관적 요 건만 충족하면 주관적 의사는 필요하지 않다고 설명하는 바와 다름이 아니다.

① 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 원심은, 피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2 항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 게재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다) 과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니하고, 그에 따라 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33 조 제1항 본문에 의하여 무효로 될 수 없다는 취지로 판단하였다.

896) 布井要太郞, “共同発明者の要件”, 判時1927号, 2006, 14-18頁. 단지 기술수준에 관한 정보를 제공한다든지, 오 로지 타인의 지시에 따라 정신적 작업을 하는 자는 공동발명자는 아니다. 하지만 위와 같은 자도 자기의 사고 를 부가함으로써 공동발명자로 될 수 있다. 예를 들면, 타인의 지시에 변경을 가한다든지, 개량을 한다든지, 또 는 기술수준으로부터 새로운 해결방법 예를 들면, 공지의 부분의 신규한 결합에의 방향을 제시하는 등의 경우 이다. 다른 한편, 공동발명자의 독자의 기여는, 구체적인 기술적 방법의 설명의 체재(体裁)를 취할 필요는 없 다. 기술적 문제해결에 이르는 기초를 이끈다든지, 기술적 문제해결에 이르는 자연현상 또는 작용효과의 관련 성을 찾아 낸 자도, 공동발명자일 수 있다.

위 대법원 판결은 객관적 요건에 대하여도 정확하게 설명하지 못하고 있지만, 더욱 중요하게는 주관적 요건에 대하여는 아무런 언급을 하지 않고 있다. 이하에서 주관적 요건을 다룬 판례를 살핀다.

가. 구체적 방안(제33조의2 신설) 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 413 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 나. 검토 현행 특허법 제29조에 따르면, 모인대상발명이 제29조 제1항 각호에 해당하지 않 을 경우(즉, 비공지일 경우) 제29조 제2항 진보성 판단에 활용할 수 없다. 그 결과 무 권리자가 비공지 모인대상발명에 대해 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경 을 한 후 특허출원하면 해당 출원 특허를 거절 무효로 하기 어려운 점이 있다.