과학> 조국측,첫재판서혐의모두부인…검찰의일방적인주장일뿐 | 군포철쭉축제

[공동발명자는] “2인 이상의 자가 단순한 협력으로서가 아니라 실질적으로 협 력하여 발명을 성립시키는 것을 말하나, 실제 문제로서 관계자가 다수인 경우 事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から 回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考 えられる。”). 93) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 7-8頁(“ただ、着想と具体化に分ける考え方によれば、発明が完成に至る時的側面から、共同発明者か否かを検討 することが可能となる。発明は、常に着想と具体化の過程を経て完成に至るものであるところ、着想自体が具体 的である場合、すなわち、発明に必要な「具体化」の過程が着想自体に含まれていると評価し得る場合には、具 体化の作業自体は、何ら創作に結びついていないことになる。この場合は、当該具体的な着想を提供すること で、発明が完成したといえるのであり、その後に関与した者は、同発明を確認したにすぎないということができ ることになり、着想の提供者のみが発明者とされることになろう。”). 94) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 134頁(“吉藤説は、この分野 の学説の嚆矢の一つとして、著作物、論文、判例に多年にわたり広く紹介・引用されている”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 76 에 단순한 협력자인지 또는 실질적인 협력자인지를 판단하는 것은 반드시 용 이하지 않다. 발명은 기술적 사상의 창작이므로, 실질상의 협력 유무는 오로 지 이 관점에서 판단해야 한다. 기술적 사상의 창작 자체에 관계하지 않은 자, 예컨대 단순한 관리자⋅보조자 또는 후원자 등은 공동발명자가 아니다.

1) 공동발명자 인정기준 발명자는 기술적 사상의 중요 부분을 창작한 자이다.110) 2) 공동발명자 간의 지분율산정 공동발명자가 그 발명의 완성에 공헌한 정도에 따라 지분율이 결정되는 것이 당연 하다.111) 일반적으로 다음 사항을 종합적으로 참작하여 해당 발명에 공헌한 정도를 산 정하여 공동발명자 각자의 지분을 결정해야 한다.

또한, 항소법원은, 권리귀속분쟁이 특허청과 법원에서 모두 진행될 수 있도록 하는 제도의 문제점을 지적하면서 간단한 사건의 경우를 제외하고는 가급적 특허청이 법원 으로 사건을 이관하는 것이 바람직하며,948) 분쟁이 지연될 경우 양 당사자 모두에게 945) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 33 (“So far as the sticky poison concept is concerned that would follow by adding that which any ordinary skilled worker in the field of insect killing would have known. All that Professor Howse added to Mr Metcalfe’s idea is the common general knowledge of those in the art. There was nothing inventive about it and I do not see how Professor Howse could fairly be described as an inventor. The “heart” was Mr Metcalfe’s idea and his alone.”); Id. at paragraph 33 (“So it was because the sticky poison concept came from Professor Howse that Laddie J. awarded joint inventorship. He saw the Professor and Mr Ashby as joint “actual devisors” within the meaning of s.7. What I think Laddie J. overlooked is that their “contribution” amounted to no more than adding the common general knowledge in the art.”). 946) 즉, 만일 Howse 교수가 무엇인가를 부가하였다면(sticky poison concept), 그것은 Metcalfe의 당초 아이디 어(자성분말의 사용)와 분리불가하여 결합되며 따라서 Foskett 법리(Foskett v McKeown [2000] UKHL 29; [2001] A.C. 102)에 따라 아이디어 혼합의 결과물은 모두 IDA에 귀속된다는 주장. 947) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 42 (“So here, Mr Prescott argued, if indeed Professor Howse had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by Mr Metcalfe (try magnetic powder in the trap) and accordingly, following Foskett the resulting mixture of ideas all belonged to IDA. I do not think this analogy holds good in the context of an entitlement dispute. Nor do I think it should. First, I do not think the property tracing analogy is good at least in this context—the law of confidential information is too complex for that. Secondly, the s.8 jurisdiction, although based on an entitlement, is free-standing with its own remedies. The Comptroller is given a very wide discretion once a finding of entitlement is made: he can order licences, cross-licences, the power to sub-licence and amendment of the patent, all to fit the justice of the case—see s.8(2). There is no need for an all-or-nothing solution. So if B, having taken A’s idea, genuinely adds inventive material of his own, there is ample power to produce an equitable and fair commercial solution.”). 948) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 44 (“iii) It is clearly unsatisfactory for a dispute to be in two different fora. So, as I have already said, if the Comptroller finds that there are (or are going to be) parallel proceedings for breach of confidence or contract in the Court (High or County) then, unless he is satisfied that resolution of the entitlement proceedings before him will resolve all matters between the parties, he should normally, at a very early stage, refer the dispute to the court using his powers under s.8(7) or the corresponding sections. And even if there are no parallel proceedings in the court, he should seriously consider making such a reference in complex cases. He did so, rightly, for instance, in Markem. The Comptroller’s jurisdiction should be reserved for relatively straightforward cases.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 363 모인의 의의 우리나라 모인출원: 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(무권리자)의 출원. 일본 모인출원: 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 자가 행한 출원. 미국 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것. 타인에 의한 완전한 발명의 착상 (conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명 을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것(communication) 이 요구됨. 독일 특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명‧도면‧모형‧기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없 이 취득되어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호). 영국 영국 특허법 제7조 제2항에 규정된 특허를 받을 수 있는 주체(발명자/공동 발명자, 예약승계인, 승계인)가 아닌 자에 의한 출원‧특허. <표 32> 모인의 의의(주요국 비교) 손해이므로(이 사건의 경우도 PCT 출원 후 약 8년간 양 당사자 모두 발명의 실시를 못하고 있음을 지적하고 있음) 당사사 간의 합의를 통해 조기에 분쟁을 해결하는 것 이 바람직하다는 점을 강조하고 있다.949) 이 사건이 특허청에서 항소법원에 이르기까지 발명자 판단이 계속 변경된 이유는 발명적 착상(inventive concepts) 특정이 달라졌기 때문이다.950) III. 정리 이상 살펴본 주요국의 모인 법리를 쟁점별로 정리해 보면 다음과 같다.

나. 東京地方裁判所 平成27年2月26日 平成23年(ワ)第14368号 判決(대상 발명1: 100%, 대상 발명2: 100%, 대상 발명3: 70%) 출원서의 기재에 따르면 대상 발명1의 발명자는 원고이며, 대상 발명2의 발명자도 원고이고, 대상 발명3의 발명자는 원고 및 B이다. 원고는 대상 발명 1 및 2에 대하여 는 (기재에 따라) 100% 지분율을 주장하면서, 대상 발명 3에 대하여는 공동발명자 B 가 주로 데이터의 취득, 명세서 작성 등 창조성이 낮은 작업을 하였다는 이유로 자신 의 지분율을 70%로 주장하였다.

① 특허법원 2009. 7. 15. 선고 2008허8907 판결: 신규성·진보성을 가진 요소에의 기여 “특허법 제1조는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전 을 촉진하여 산업발전에 이바지 하는데 특허법의 목적이 있다고 밝히고 있고, 특허법 제33조 1항 본문은 발명을 한 자 와 그 승계인만이 특허를 받을 권리 를 갖는 것으로 규정하고 있다. 그리고 특허법 제2조 1호는 발명의 개념과 관 련하여, 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의하고 있다. 따라서 결국, 피고가 이 사건 특허발명의 발명을 한 자로 인정받기 위해서는, 이 사건 특허발명이 특허법 제29조의 신규성과 진보 성이라는 특허요건 등을 구비하고, 특허법 제32조의 불특허사유에 해당하지 아니하여야 할 뿐 아니라, 피고 스스로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창 작을 거쳐서 이 사건 특허발명을 직접 발명을 한 자이거나, 그 발명을 한 자 로부터 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계받은 자이어야 한다.” ② 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결: 신규성·진보성을 요구하지 않음 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 53 “피고는 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 바가 없다고 할 것이므로 이 사건 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 의하여 그 등록이 무효라고 할 것이다. 따라서 원심이 이 사건 특허발명은 무권리자 의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수 긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 무권리자의 특허출원에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다. 한편 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로 서 요구되는 신규성·진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되는 것임에도, 이 와 달리 원심이 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성·진보성 등의 특허요 건까지 구비하여야 한다고 판단한 것은 잘못이라고 할 것이지만, 앞서 본 바 와 같이 이 사건 특허발명이 무권리자의 특허출원에 해당하는 이상, 이러한 원심의 잘못은 판결의 결과에 영향을 미치지 아니하여 원심판결을 파기할 사 유가 되지 아니하고, 진보성 판단에 관한 상고이유 주장에 관하여는 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되는 이상 더 나아가 살펴볼 필요가 없다.” 본 사례를 통하여 발명자 판단 기준에서 발명의 신규성·진보성의 요건을 갖추어야 하는지에 대하여 대법원은 그러하지 않다고 설시하였다. 한 논문은 “원심판결은 모인 대상발명도 선행기술이 될 수 있음을 전제로 판단한 것으로 보이나, 이는 2011년 AIA(Leahy-Smith America Invents Act)로 특허법을 개정하기 전 미국에서 선발명자 주의하에서 무권리자의 특허출원을 통제하기 위하여 사용되었던 방법과도 동일하나, 이와 같은 판단은 공지·공용의 기술만을 신규성과 진보성의 선행기술로 규정하고 있 는 특허법의 태도에 반한다 할 것이고, 또한 ‘특허를 받을 권리’는 발명과 동시에 발생 하는 권리로서 신규성, 진보성 등 특허등록요건을 만족하지 못하는 경우에도 권리이 전 등을 할 수 있는 재산권이라는 점 등을 고려할 때 대상 판결의 판시가 타당하다 할 것이다”38)란 견해를 보이고 있다. 신규성이 부정되는 공지사항에 기여한 자가 발명자 가 될 수 없음에 대하여는 비교적 쉽게 동의가 가능하다. 그러나, 공지사항으로부터 진보성이 인정되는 사항에 기여하여야 발명자로 인정될 수 있는지 여부에 대하여는 엄밀한 검토 및 고민이 필요하다.

부: 모인발명을 중심으로 공동발명자가 되기 위해서 해당 발명의 특징적 부분에 실질적으로 기여하여야 한 다는 객관적 요건이 충족되어야 함은 물론이다. 쟁점은 공동발명자로 인정하기 위해 서 그 객관적 요건 외에 주관적 요건도 반드시 필요한지 여부이다. 예전에는 주관적 요건이 필요하다고 가볍게 설명하기도 하였는데, 현대의 다종다양한 연구상황을 감안 하면 그 주관적 요건을 엄격하게 요구하기가 어렵다고 생각된다.

공동발명자 법리를 넓게 운용한다는 점 및 미국의 not-all-claims 원칙을 받아들인 다는 점을 명확하게 하기 위하여, 특허법 제33조를 다음과 같이 개정할 것을 제안한 다.