제계- LG 2차 1번 기대주 좌완 김윤식, 2경기 연속 무실점 “조금씩 여유 생겨” | 군포철쭉축제

공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 67 라) 4단계: 1 내지 3단계의 모든 청구항에의 적용 하나의 청구항에 대하여 위 1 내지 3단계를 모두 거친 후에는 나머지 청구항에 대 하여 동일한 방식으로 위 1-3단계를 모두 적용한다.

원고들의 주장에 따르면, 과학 저널(American Journal of Human Genetics)에 게재 하기 위해 제출된 논문 초록에 기재된 비공개 정보가 MGH 발명자들(Dr. James F. Gusella 및 Dr. Susan A. Slaugenhaupt)에게 부당하게 전달되었고,845) 이들이 해당 정 보를 활용하여 특허출원을 했다는 것이다.

위 ①과 ②의 판결을 토대로, 일본에서 공동발명의 완성에 주관적 요건(실질적 상 호협력 관계)이 필요하지 않을 것으로 볼 수 있을지는 분명하지 않다.

(주) 클레임, 발명의 상세한 설명에서 출발한다. 에기서 실험에 의한 발명의 경우, 185) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 頁(“109면 186) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 113頁(“各発明者について、発明へ の寄与（の程度）=原理への寄与+モデルへの寄与=原理のウェイト×原理への寄与の程度+モデルのウェイト×モデ ルへの寄与の程度上記の発明への寄与の程度を整理して各人の割合を算定すると、共同発明者間の寄与割合とな る。”). 187) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 113頁(“関係者の、主観的関与によ る寄与の程度は分かり難いの合わせて、で、客観面に直接的に寄与した別の関係者の寄与との比較を適宜考慮す る。なお、上記の寄与割合は、発明者の認定の当否を振り返る意味合いもある。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 101 클레임을 물의 발명에 있어서의 성과물, 물을 생산하는 방법의 발명에 있어서의 실험 조건을 단적으로 제시하고 있다.

대상 발명 7의 발명자는 원고, P3 및 P4이고, P23는 발명자가 아니다. 906) UK Patent Act Section 7 (“(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another. (2) A patent for an invention may be granted (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person. (3) In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means the actual deviser of the invention and ‘joint inventor’ shall be construed accordingly. (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.”). 907) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 76頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 349 ④ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명에 대한 특허출원의 위탁을 받은 자가 자기명의로 특허출원한 경우 ⑤ 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자의 특허출원 전 에 해당 직무발명을 한 종업원이 자기명의로 특허출원한 경우 ⑥ 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자의 일방만이 자기명의만으로 특허출원한 경 우 나. 모인출원 특허의 거절 무효 모인의 존부는 특허출원의 심사에 있어서 심사관에 의해 인정판단되는 것은 아니 지만, 권리부여절차에 있어서 특허청장(히어링 오피스)에 의해 인정판단될 수 있고, 특허법은 제8조 제2항에서 특허청장이 특허부여 전의 권리부여 절차에서 해당 특허출 원에 관하여 예를 들면 출원의 거절을 명할 수 있다고 규정하고 있다.908) 재판례 및 학설상, 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 되어 야 한다고 해석되고 있다.909) 즉, 모인 판단 시 청구항만을 검토하는 것이 아니라 발명 의 핵심(heart)을 파악하는 접근법을 취하고 있는데, 출원 전 단계에서 모인이 문제되 는 경우도 있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경 (일반적으로 감축)되기 때문이다. 발명의 핵심은 하나 이상 있을 수 있으며, 모든 청구 항이 각각 별개의 핵심으로 인정되어야 하는 것은 아니다.910) 나아가 모인의 존부의 908) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 90頁. 한편, 모인의 기준 시는 특허출원시가 아니라 특허부여 전의 판단 시 또는 특허부여 시 라고 해석되며 또한, 특허청장은 특허부여 전의 권리부여 절차에서 당해 특허출원에 관하여 예를 들면, 출원 인 명의변경을 명하거나, 출원의 거절을 명하거나 기타 적당한 조치를 명할 수 있으므로 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차에서 정당한 권리자로의 출원인 명의변경을 명한 경우에는 당연히 당해 출원의 거절이유는 문제로 되지 않게 된다.

2) 피모인자와 모인자의 공동발명 성립 여부에 대한 학설 이 문제에 대해서는, ① 특허발명이 선행발명을 이용하였거나 모방하였다는 사정 만으로 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수는 없 고, 선행발명과의 관계에서 모인출원발명이 되는 것을 면하게 한 특허발명의 개량 또 는 변경 부분(특허발명의 기술적 특징부)의 완성에 관하여 선행발명자와 특허발명의 발명자 사이에 실질적인 협력관계가 있어야만 특허발명을 선행발명자와 특허발명의 체적인 기준의 제시가 필요하다.”)도 비슷한 견해로 이해된다.

가. 판례 이 문제에 대해 정면으로 검토한 대법원 판결은 없는 것으로 보이고, 특허법원 판 결 중 ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 실질적 동일성의 범위 를 넘는 정도로 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없다고 판시한 것과762) 제33조 적용 장면에서 같은 취지의 법리를 판시하면서도 제44조 적용 장면에서는 공동발명 성립을 인정한 판결763) 등이 있다.

마. 구체화 v. 착상 어떤 경우에는 착상과 구체화가 동시에 달성될 수도 있다.213) 그러나 대부분의 경 우에는 착상이 먼저 완성된 후 그 착상을 구체화 하는 작업이 후속된다. 발명의 착상 을 위하여 구체화가 필요한 경우, 그 구체화를 한 자가 발명자가 될 수 있다는 설명이 있다.214) 그러나 그 구체화는 실상은 착상을 완성하기 위한 것이며, 그렇다면 그 자는 착상을 같이 완성한 것이 되며, 그래서 당연히 발명자가 되는 것이다. 착상이 완성되 209) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1230-31 (Fed. Cir. 1994). 210) Eric Ross Cohen, Clear As Mud: An Empirical Analysis of the Developing Law of Joint Inventorship in the Federal Circuit, 28 Berkeley Tech. L.J. 382, 400 (2013) (“In this case, the Federal Circuit determined that the NIH's contributions went merely to reduction to practice and not to the conception of the invention.”). 211) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 77–78 (2013) (“Under the first-to-invent regime, a person who contributed to the conception of an invention and diligently reduced the invention to practice could use the date of conception as the invention priority date.”). 212) R. Douglas Bradley, When Is Enough Enough? Reduction to Practice and Summary Judgment During Patent Priority Disputes, 72 Wash. L. Rev. 1109, 1116 (1997) (“If an inventor can further establish diligent behavior in developing an invention, from the time of conception through reduction to practice and the filing of a patent application, then the inventor will be entitled to the date of conception as the earliest possible patent priority date.”). 213) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 86 (2013) (“Conception can occur simultaneously with reduction to practice. Simultaneous conception and reduction to practice (SCRP) of an invention occurs when an actual reduction to practice is necessary to conceive an invention.”). 214) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 98 (2013) (“On the other hand, if a reduction to practice is necessary to conceive an invention, then that reduction to practice may satisfy the contribution element.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 108 어 그 자체로 발명이 완성된 후의 구체화 작업자는 공동발명자가 되지 못한다. 그러 나, 착상이 완성되지 못한 상태에서 구체화 작업자가 착상의 완성에 기여하는 경우 공 동발명자가 되는 것이다.215) 바. 우리나라의 착상 및 구체화 v. 미국의 conception 및 reduction to practice 우리나라, 일본, 대만 등이 착상 및 구체화라는 용어를 사용하면서 그 용어의 의미 를 정확히 설명하지 못하고 나아가 그 둘의 관계에 대하여도 정확히 설명하지 못하고 있다. 우선적으로 착상이 무엇인지를 명확하게 정의하여야 한다. 착상이 단순한 아이 디어 또는 미완성 발명에 불과한 것인지 아니면 미국의 conception과 같이 완성된 발 명인지를 분명히 하여야 한다. 만약 우리의 착상을 미국의 conception과 동일한 의미 로 본다면, 미국의 reduction to practice도 우리의 구체화와 동일한 의미로 보아야 할 것이다. 그 경우에는 미국의 법리를 따라서 착상의 완성은 발명의 완성과 동일한 의미 이고 구체화는 그 발명의 내용을 확인하거나 그 발명(기술적 사상)을 실물로 만드는 작업 등에 해당한다. 당연히 구체화를 한 자는 공동발명자가 아니다. 만약, 우리의 착 상을 미국의 conception과 다른 의미로 본다면 그 착상은 미완성 발명 또는 아이디어 에 불과하고, 그것을 완성시키는 작업이 구체화라면 구체화를 한 자는 당연히 발명자 가 될 것이고, 착상을 제공한 자는 상황에 따라 공동발명자가 될 수도 있고 아닐 수도 있을 것이다. 단순한 아이디어의 제시, 연구과제의 제시는 기술적 사상의 창작이 아닐 것이다.

<법원의 판단> (i) 손배해상 청구 부분 연방대법원은, 손해배상청구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되는데 항소 심 법원이 이에 대해 판단하지 않은 잘못을 지적하고 있다. 이전청구의 경우 출원발명 의 특허요건 충족 여부 및 피모인부분의 보호가능성은 고려되지 않지만, 손해배상 청 구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되며(특히 이 사건의 경우 피고가 청구항 1부터 3을 삭제하였기 때문에 해당 청구항의 특허요건에 대해 특허청이나 법원의 판 단을 더 이상 받아볼 수 없음), 출원 중 삭제된 청구항 1부터 3이 보호가능한 발명을 포함하고 있었을 가능성을 배제할 수 없는데도 불구하고(제안된 함량의 실리카를 추 특허법상 모인(冒認) 법리 341 가하는 것은 공지기술이 아니었음) 이에 대해 판단하지 않은 것은 잘못이라고 하고 있다.