블라우스> 미국·네덜란드반도체장비공장도휴업
오늘의소식824 20-03-31 07:17
본문
그래서 E는 F에 대해 위 결점을 설명하고 그 개선책으로서 사이드커버부의 하연
(下縁)을 원호면으로부터 평평한(flat) 면으로 변경하는 것을 제안하고, F는 동 제안을
받아들였다.
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제2장 기술탈취 법규의 현황 및 문제점
I. 특허법 외의 관련 법규
중소기업과 대기업 사이에 ‘위탁계약’이 체결된 경우에는 상생협력법 또는 하도급
법 적용이 가능하지만, 대기업은 하도급법과 상생협력법의 적용을 회피하기 위하여
위탁계약을 인정하지 않고 중소기업과 대기업이 대등한 관계라고 할 수 있는 ‘공동공
급계약’ 또는 ‘공동개발계약’이라고 주장하는 경향이 있어 법 적용에 한계가 있다. 또
한, 기술탈취 보호법규의 적용을 받으려면 문제된 기술 정보가 ‘영업비밀’, ‘기술자료’,
‘중소기업기술’ 등에 해당해야 하는데, ‘비밀관리성’ 등 해당 요건을 충족하지 못하여
보호받지 못하는 사례도 상당 수 있을 수 있다(상생협력법은 ‘비밀’이 아닌 기술자료
도 보호 대상으로 하고 있으나, 선결 조건으로 중소기업과 대기업 간 ‘위탁계약’이 체
결되어 있어야 한다는 점에서 역시 적용에 한계가 있다).
한편, 하도급법과 상생협력법에는 특허법, 부정경쟁방지법 등에서 규정된 손해액
추정 규정이 없어 손해배상액을 산정하는 데 어려움이 있다. 이런 점을 고려하여, 손
해액 추정 규정을 도입하여 손해액 입증의 부담을 완화시키고 중소기업의 현실적인
손해를 제대로 보상해줄 수 있도록 해야 한다는 주장이 있는데, 특허권 침해와 달리
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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기술자료 유용 행위가 다양한 태양으로 이루어지므로 추정 규정을 마련하는 것이 쉽
지는 않을 것으로 보인다.
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한편 피고가 원고로부터 제공받은 자료를 유용해서 경북대학교 산학협력단과 공동
연구 및 공동 특허출원을 하였는지, 그 직원인 OOO 역시 같은 자료를 이용해서 석사
학위 논문을 작성하고 공동 연구 자료로 활용하였는지에 대해 법원은, 피고는 악취에
관한 민원이 발생한 2013. 7. 22.부터 2014년 6월경까지 원고에게 악취 원인에 대한 연
구 및 검토 결과를 요구하면서 함께 원인 분석을 하고 있었는데, 악취 원인을 제거하
지 못하게 되자, 피고는 2014년 2월경부터 원고가 아닌 다른 연구기관인 경북대학교
산학협력단과 공동 연구를 진행하였고, 그 결과 기존에 원고가 지목했던 악취 원인 물
질인 ‘톨루엔’과 ‘자일렌’ 외에 휘발성 지방산(VFA)인 ‘부티르산’이 악취의 원인 물질
이라는 연구 결과를 얻고 특허등록을 하기에 이르렀음을 알 수 있으므로, 결국 피고는
원고의 도움 없이 독립한 연구를 하여 악취 제거 물질을 찾아내 그에 기한 특허등록
을 한 것으로 봐야 한다고 하면서 원고의 피고에 대한 하도급법 위반을 이유로 한 손
해배상 청구는 받아들이지 않았다.
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한편, 방안 2의 경우 방안 1과 비교해 보면 다음과 같은 차이점이 있다.
가) 긍정적 견해
‘실질적 기여’ 기준에 대해 긍정적인 입장으로서는, ① 모인출원발명과 모인대상발
명의 실질적 동일성 여부를 중심으로 하는 판단기준에 비하여 ‘기술적 사상의 창작에
대한 실질적 기여’라는 탄력적 기준에 따라 정당한 권리자의 보호가 강화될 수 있다
는 견해;744) ② 특허법의 원칙으로 돌아가 실제로 창작하였는지 여부를 중심으로 판단
743) 법원은, 이 사건 특허발명의 구성요소들을 ‘구성요소 1, 2의 결합’, ‘구성요소 3’, ‘구성요소 4, 5의 결합’으로
구분한 다음, ① 甲은 피고와 1, 2차 협약을 체결하고, 피고와 공동으로 1, 2단계 결과보고서를 완성하였고, 위
1, 2단계 결과보고서에는 구성요소 1, 2 중 ‘PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를 감지하는 것’을 제외하
고는 나머지 구성들이 전부 포함되어 있으므로, 비록 피고 대표이사 乙이 구성요소 1, 2의 나머지 구성들을
개량 또는 변경하여 PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를 감지하는 것을 적용하였다고 하더라도, 이를
제외한 구성요소 1, 2의 나머지 구성들에 대하여 甲은 동영상이 재생되는 충전기․무선호출기․PC 또는 POS
로 이루어진 시스템을 구체적으로 제시하였으므로, 甲이 구성요소 1, 2의 완성에 실질적으로 기여한 것으로
볼 수 있다는 점, ② 1, 2단계 결과보고서에는 구성요소 4, 5 중 乙이 추가하여 변경한 것을 제외하고는 나머
지 구성들이 전부 포함되어 있고, 비록 乙이 구성요소 4, 5 중 일부 구성에 대하여 추가 또는 개량하여 변경
하였다고 하더라도, 甲은 구성요소 4, 5의 충전거치대를 완성하는 데 있어 충전거치대의 구체적인 기능을 제
시하였으며, 이 사건 특허발명의 출원일 전에 乙은 이를 알았거나 알 수 있었으므로, 甲이 구성요소 4, 5의 완
성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다는 점을 공동발명자 판단의 근거로 들고 있다.
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다) 법원의 판단
대법원에서 검토 대상이 된 쟁점은 두 가지로, ① (실체적법 문제로) 타인 명의로
등록된 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장하는 자의 경우, 자신이 발명자이며 등록
명의인은 발명자가 아님을 증명하면 충분한 것인지 아니면 등록명의인이 일정한 법원
칙 위반으로 등록을 받은 것이라는 점을 주장해야 하는 것인지 여부와 ② (절차법적
문제로) 특허권의 공유를 주장하면 제37조 절차를 신청한 신청인이 제37조 제5항에
924) Id. at paragraphs 12-14.
925) Id. at paragraph 12 (“The first was that the Court of Appeal decided in Markem Corp v Zipher Ltd
[2005] R.P.C. 31 that a person (A) who claims to be entitled to a patent which has been granted to
someone else (B) could not succeed merely by proving that he had been the inventor and B had not.
Jacob L.J. said (in paragraph 79) that: ‘[A] must be able to show that in some way B was not entitled to
apply for the patent, either at all or alone. It follows that A must invoke some other rule of law to
establish his entitlement—that which gives him title, wholly or in part, to B’s application.’”).
926) Id. at paragraph 14.
927) Id. at paragraph 15.
928) Id. at paragraph 16.
구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구
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따른 2년의 기간 경과 후 권리의 단독 귀속 주장 취지로 신청을 변경할 수 있는지 아
니면 기간 도과로 불가한지 여부이다.929)
쟁점 ①에 대해 대법원은, 영국 특허법 제7조 제2항 및 제3항이 특허를 받을 수 있
는 정당한 권리자 판단과 관련한 유일한 근거 조문이며,930) Markem 사건 항소법원 판
결은 정당한 권리자 판단 문제와 특허의 유효 문제를 혼동한 것이라고 지적한 다
음,931) 이 사건의 경우 첫 번째 신청서 변경은 불필요하였다고 보고 있다.932) 한편, 쟁
점 ②에 대해서는, 특허법 제37조 신청의 성격이 소송에서의 청구취지와는 다르다고
본 다음,933) 이 사건에서의 주장 변경(공유에서 단독 권리로의 주장 변경)이 새로운
신청에 해당하지 않으므로 변경이 허용된다고 본 특허청장의 판단이 옳다고 보았
다.934)
929) Id. at paragraph 16 (“The appeal to your Lordships’ House therefore raises two points of some general
importance. The first is a question of substantive law. What does a person claiming entitlement to a
patent in someone else’s name have to prove? Is it enough that he was the inventor and the registered
proprietorwas not, ormust he allege that the registered proprietor had procured registration by a breach of
some other rule of law? If the former answer is correct, the first set of amendments was unnecessary.
The second is a question of procedure, concerning the power of the comptroller to allow amendments to
the statement of case. When the referrer has claimed joint entitlement, can he be allowed to amend to
claim sole entitlement after the two-year period in s.37(5) has expired? Or does that require a new
reference which would be statute-barred?”).
930) Id. at paragraph 18 (“S.7(2), and the definition in s.7(3), are in my opinion an exhaustive code for
determining who is entitled to the grant of a patent. That is made clear by the words ‘and to no other
person.’”).
931) Id. at paragraph 26 (“I think that the reasoning of the Court of Appeal involved a confusion of rules
which go to the question of who is entitled to a patent and rules which go to the validity of a patent.”);
Id. at paragraph 28 (“The ‘first to file’ rule is therefore a rule about validity, not about entitlement, and it
can only cause confusion to muddle them up.”); Id. at paragraph 23 (“In my opinion, therefore, the broad
principle laid down in Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 and applied by the Court of Appeal in
this case was wrong. It is unnecessary for Yeda to allege that Dr Schlessinger was in breach of some
other rule of law. I should add that I have no doubt that the Markem case was nevertheless correctly
decided.”).
932) Id. at paragraph 30-31 (“In this case, Yeda are not making a claim under s.7(1)(b) to be entitled under
some rule of law to Dr Schlessinger’s invention. They are saying that he was not the inventor under
s.7(1)(a) and therefore neither Rorer nor anyone else can make a 7(1)(b) claim through him. Yeda say
that the Weizmann scientists were the inventors under s.7(1)(a) and that they are entitled to claim
through the Weizmann scientists under s.7(1)(c) as assignees. All this was clearly pleaded in their original
statement. My Lords, it follows that the first set of amendments was unnecessary and I need say no
more about the comptroller’s powers to grant them.”).
933) Id. at paragraph 41 (“It is true that the reference must be accompanied by a statement setting out fully
the nature of the question and the facts upon which the person making the reference relies. But that does
not mean that the statement is analogous to a claim form asserting a cause of action. The referrer is not
asserting a cause of action in the sense contemplated by the Limitation Act 1980 and the Civil Procedure
Rules. He is making a reference; a procedure which is governed by its own limitation period and its own
rules. Thus the question of whether a claim to full entitlement is a new or different claim is in my
opinion irrelevant. The true question is whether amendment of the statement of facts would make the
reference a new reference. In my view it plainly would not.”).
특허법상 모인(冒認) 법리
357
2) Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31, CA
<동종업에 종사하는 두 경쟁사 사이의 분쟁으로, 전직한 종업원이 한 발명이 전직
전 회사와 전직 후 회사의 공유에 속하는지 여부에 대해 전직 후 회사의 단독 권리를
인정한 사안>
가) 사안의 개요935)
Markem의 전직 종업원 6명이 약 18개월의 기간에 걸쳐 경쟁사인 Zipher로 전직한
사안으로, Markem과 Zipher는 모두 열프린팅 장치(thermal printing machines) 제조
사이다. Markem의 전직 종업원 6명 중 McNestry는 엔지니어로 2000년 4월 Markem
을 떠나 Zipher에 합류하였는데, 그 후 두 달 이내에 이 사건 특허(열프린팅 장치의
성능과 신뢰성을 향상)에 주된 기여를 한 자이다. McNestry는 Zipher에서 일하는 동
안 열프린팅 장치 성능 향상을 위한 발명적 착상을 하였고 이에 대해 몇 건의 특허가
등록되었는데, 일부 청구항의 경우 Markem 장치를 커버할 정도로 넓게 기재되어 있
다. Markem은, McNestry이 Markem에서 일할 당시 취득한 정보를 사용하여 특허를
취득한 것이므로 자신도 이 사건 특허에 대한 권리를 갖는다고 주장하였다.
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대상 발명 3의 발명자는 P8만이다.
o 갑의 지분율 = (0.7 × 0.5) + (0.2 × 0.3) + (0.1 × 0.3) = 44%
o 을의 지분율 = (0.7 × 0.3) + (0.2 × 0.6) + (0.1 × 0.1) = 34%
o 병의 지분율 = (0.7 × 0.2) + (0.2 × 0.1) + (0.1 × 0.6) = 22%
혹자는 공동발명자를 정확하게 관리하기 위하여 청구항 차트를 관리할 것으로 제
안하는데,702) 그 청구항 차트가 청구항의 구성요소를 구분하는 것을 전제로 하므로,
그 제안이 필자의 제안과 궤를 같이 한다고 생각한다.
JMW드라이기추천 | JMW드라이기추천TAG_C2
예를 들어, 청구항 제1항이 A, B, C, D 및 E의 5개의 구성요소로 이루어지고 A 및 B
는 공지요소인 경우, 나머지 신규요소인 C, D 및 E의 중요도를 결정하는 것이다. 이
경우 A 및 B의 중요도는 0%이고, C, D 및 E의 중요도의 합은 100%가 되어야 한다.
TAG_C3TAG_C4TAG_C5TAG_C6TAG_C74. 공유 관련 문제
정당한 권리자와 모인자 모두 발명의 완성에 실질적으로 기여한 경우 특허를 받을
수 있는 권리를 두 사람의 공유로 하는 경우에는 각자 기여도를 인정받아 권리의 주
체로 될 수 있다는 장점도 있지만 분쟁 당사자 사이에 공유 관계를 형성함으로 인한
は、適用しない.
1026) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.
1027) 예를 들면, ① 피모인자 갑은 선행기술 A에 구성 B를 부가하는 실질적 기여를 하고, 모인자 을은 A+B에
C를 추가하는 실질적 기여를 한 다음, 을이 하나의 청구항에 A+B+C만 기재하여 출원 후 특허를 받은 경우,
혹은 ② 피모인자 갑은 선행기술 A에 구성 B를 부가하는 실질적 기여를 하고, 모인자 을은 A+B에 C를 추가
하는 실질적 기여를 한 다음, 을이 청구항 1에 A+B를 기재하고 청구항 2에 A+B+C를 기재하여 출원하였지만
이미 특허를 받아 두 발명을 분할하여 권리화하는 것이 불가한 경우 등을 상정해 볼 수 있을 것이다.