사회 _ 코로나 위기 속 올해 공공 IT시장 5兆 넘는다 | 군포철쭉축제

① 대법원 2009후2463 사안의 개요 甲이 경영하는 개인업체 연구개발부장 乙이 丙 회사로 전직하여 甲의 영업비밀[이 하 ‘모인(모인)대상발명’이라 한다]을 丙 회사 직원들에게 누설함으로써 丙 회사가 甲 의 모인대상발명을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발 명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 특허발명의 특징적인 부분인 ‘떡이 가진 장 기간 보관할 수 없는 문제점을 해결하기 위한 떡생지 제조공정인 구성 2’는 모인대상 발명의 구성과 실질적인 차이가 없고, 丙 회사가 모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2에 모인대상발명에 없는 구성 1, 3, 4를 새로 부가하는 것은 통상의 기술 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않고 그 변경으로 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않아서, 丙 회사가 특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적 으로 기여한 것이 없다는 이유로, 위 특허발명은 무권리자가 출원하여 특허를 받은 경 우에 해당하여 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항 본문에 따라 그 등록이 무 효라고 한 사례이다.

③ BGH v. 22.01.2013, Az X ZR 70/11 -Bohrwerkzeug (드릴공구) <사안의 개요> 피고는 드릴공구에 관한 분쟁특허의 권리자이며, 원고는 피고에 대하여 분쟁특허 의 이전을 청구하고 있다. 피고는 2002년 원고에게 특정의 드릴공구를 생산할 수 있는 기계를 제작해 줄 것을 의뢰하였는데, 2002년 8월 주문이 이루어지기 전까지 원고는 피고에게 여러 개의 시험용 드릴 샘플을 건네주었다. 한편 2003년 1월 피고는, 2002. 7. 18.을 선출원일로 하여 드릴공구를 유럽특허(분쟁특허)로 출원하고 그 종업원을 발 명자로 지정하였다.

나) 법원의 판단 934) Id. at paragraph 43. 935) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1, H.L. at paragrpahs 23-24, 56-57에 소개된 내용을 정리한 것이다.

① 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결742) 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다.

위와 같은 입법적 해결 방안들은 후속 연구를 위한 토대 제공을 위해 그 방향성을 제시한 것으로 향후 그 필요성이나 타당성에 대해 면밀한 추가 검토가 필요할 것이다.

885) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 30頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 334 음미한다.886) 한편, 발명자의 지분을 결정하기 위해 고려되어야 하는 정보를 모두 활 용하여도 발명자의 기여도에 대하여 명확한 해답이 얻어지지 않는 경우에 비로소 지 분평등의 추정규정이 적용된다(독일 민법 제742조). 2) 분리이전의 청구 분리이전의 청구가 인정되기 위해서는 발명이 분리 가능할 것이 전제조건으로 된 다. 모인자가 타인의 모인대상발명에 특징을 부가하여 출원한 경우가 대표적인 예 다.887) 정당한 권리자는 분리이전을 청구하는 경우 모인자에 대하여 ① 독일 특허청에 대 하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하 는 것 및 ③ 특허부여청구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분 할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해 야 한다.888) 한편, 분리가능하기 위해서는 ① 복수의 발명이 포함되어 있을 것, ② 분리(분할출 원)에 의해 ‘인정되지 않는 확대’로 되지 않을 것(분할출원에 관한 발명이 원출원 당초 명세서에 있어서 독립한 발명으로서 개시되어 있을 것)의 요건을 충족할 필요가 있 다.889) 정당한 권리자는 가능한 한 모인자와 권리가 공유로 되는 것을 피하고 싶지만 실 무상은 이 분리이전 청구가 되는 것은 그리 많지 않은데, 분리된 발명의 특허성에 대 하여는 이전청구에 대해 판단하는 법원은 아무런 판단을 하지 않으므로890) 분리이전 된 발명에 특허성이 인정되지 않을 리스크가 이전을 청구하는 자에게 있는 것이 그 주된 원인이라고 한다.891) 공유청구를 하는 경우, 특허가 부여되면 특허 전체에 대하 886) BGH 20.2.1979年（FN57）343ff. 887) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 888) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 889) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 890) BGH GRUR 79年, 692-694 頁Spinnturbine I事件. 특허법상 모인(冒認) 법리 335 여 자유 실시가 가능하게 된다.

모인 출원 특허의 내용이 위에서 본 아이디어, 성과 또는 영업비밀에 해당할 경우 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위에 해당하여 침해중지 또는 손해배상의 대상이 되며 영업비밀 침해에 해당할 경우(차목 및 카목 부정경쟁행위는 제외) 형사책임의 대 상도 될 수 있다.

전화통화 내용에 대해서는 당사자 사이에 엇갈린 주장이 있는데, Metcalfe에 따르면, unarguable. Only when there is self-evidently no bone should the dogs be prevented from fighting over it.”). 938) Id. at paragraphs 100-101 (“So what then about s.8? Does “invention” there mean what is claimed or does the context otherwise require? We think it must have some more general meaning than what is in the claims. The most obvious reason for that is that s.8 applies to situations where there are no claims at all—indeed even prior to a patent application. And applications themselves are not required to have claims. The question of entitlement can therefore arise before any claims exist—and in principle must remain the same whatever claims later emerge. Moreover, as the deputy judge observed, it is often the practice of patent agents to put in first drafts which are wider than they expect to end up with so as to draw a wide search. As for the final claims in the patent as granted, their form and content will depend upon a number of individual factors—what has turned up in the prior art forcing reduction in scope, what subsidiary claims the patent agent has formulated based on the description and what monopoly is actually thought to be valuable (there is no point in claiming wider). Accordingly, we think one is driven to the conclusion that s.8 is referring essentially to information in the specification rather than the form of the claims. It would be handy if one could go by the claims, but one cannot. Section 8 calls for identification of information and the rights in it. Who contributed what and what rights if any they had in it lies at the heart of the inquiry, not what monopolies were actually claimed.”). 939) University of Southampton’s Applications [2005] R.P.C. 11, at paragraphs 21-24의 내용을 정리한 것이다.