법 _ 진중권, 민주당 날선 비판…총선, 문빠들 표만으로 해보라 | 군포철쭉축제

먼저 이전청구제도에 대해 살펴보면, 영국 특허법 제8조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차(Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc)에서 해당 특허출원에 관하여 출원인 명의의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고,913) 제37조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 후의 권리부 여 절차(Determination of right to patent after grant)에서 해당 특허에 관하여 특허명 의인의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있다.914) 또한, 동법 제37조 제5항에 의해 모 인에 관한 특허명의인 변경명령에 의한 정당한 권리자의 구제는 해당 특허명의인이 특허부여시 또는 특허이전시에 모인에 대하여 악의였던 경우를 제외하고 동법 제37조 에 기초한 특허청장에의 요청절차가 특허부여 후 2년 이내에 이루어진 경우에 한한 다.915) 다음으로 출원일 소급제도에 대해 살펴보면, 정당한 권리자는 특허청장의 명령에 의해 모인출원이 거절 또는 모인출원에 관한 특허가 취소된 후 소정의 기간 내에 모 인출원의 명세서에 기재된 사항에 대하여 새로운 출원을 할 수 있고, 이 경우 해당 출 원은 모인출원일에 출원된 것으로 본다(영국 특허법 제8조(3)(c), 제37조(4)(b)).916) 이 913) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant; (b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly; (c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred; (d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.”). 914) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision - (a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent; (b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent; (c) granting any licence or other right in or under the patent; (d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.”). 915) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 352 경우 새로운 출원에 신규사항이 포함된 경우에는 해당 사항을 삭제해야 한다(영국 특 허법 제76조(1)(b)).917) 라. 모인자 기여의 취급 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 권리귀속 여부 판단 시 모인자 기여의 취급에 대하여는 아래와 같이 처리된다고 한다.918) 우선 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 형식적 으로 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(선행기술 또는 주지기술)’을 행한 경우, 해당 개량발명은 실질적으로는 정당한 권리자의 단독발명으로 보아 정당한 권리자로 의 전부명의변경을 명할 수 있다고 한다.

② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결719) <사안의 개요> 이 사건에서 분쟁을 둘러싼 사실 관계를 정리해 보면 다음과 같다.

나. 관련 판례 모인 성립 범위에 대해 ‘실질적 기여’ 기준을 판시한 대법원 2009후2463 판결의 사 안은 피모인자의 영업비밀인 모인대상발명을 모인자가 변형하여 특허출원하고 등록 을 받은 것인데,3) 관련하여 영업비밀 침해 행위에 대한 형사 사건과 민사 가처분 사건 3) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결(갑이 경영하는 개인업체 연구개발부장 을이 병 회사로 전직하여 갑 의 영업비밀[이하 ‘모인대상발명’이라 한다]을 병 회사 직원들에게 누설함으로써 병 회사가 갑의 모인대상발명 을 변형하여 명칭이 “떡을 내장하는 과자 및 그 제조방법”인 특허발명을 출원하여 특허등록을 받은 사안에서, 기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 27 이 있었다.

4) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결(90%) 법원은 당사자간 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동발명자로 기재되어 있다고 인정한다. 즉 공보의 기재에 따라 그 두 명을 대상 고안의 공동발명자로 인정한 것이다. 그리고 인정된 증 거의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 242 고와 E가 수행한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정한 사례이다.

3. 공동발명자 간의 지분율 일본에서도 공동발명자 사이의 지분율을 산정하는 방법에 대하여 논하거나 제시하 는 글은 찾아보기 어렵다. 이하, 그나마 가장 자세히 설명하는 小林健男론 및 影山光 できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに，完成したと解すべきであるとされている（最 高裁昭和５２年１０月１３日第一小法廷判決民集３１巻６号８０５頁参照）。したがって，発明者とは，自然法 則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者，すなわち，当該技術的思想を当業者が実施できる程度にま で具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について，例 えば，管理者として，部下の研究者に対して一般的管理をした者や，一般的な助言・指導を与えた者や，補助者 として，研究者の指示に従い，単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者や，発明者に資金を提供した り，設備利用の便宜を与えることにより，発明の完成を援助した者又は委託した者等は，発明者には当たらな い。もとより，発明者となるためには，一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく，共同で 関与することでも足りるというべきであるが，複数の者が共同発明者となるためには，課題を解決するための着 想及びその具体化の過程において，一体的・連続的な協力関係の下に，それぞれが重要な貢献をなすことを要す るというべきである。上記の観点から，本願発明の内容及び原告の関与の程度を総合考慮して，原告が本願発明 の発明者に当たるか否かについて，判断する。”). 107) その判断に当たっては，願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準とし，明細書の発明の詳細な説明及び図面 の記載をも参酌しながら，」を「そして，その判断に当たっては，特許請求の範囲の記載を基準とし，発明の詳 細な説明及び図面の記載をも参酌しながら，」と改める 108) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”). 109) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성발명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관 여한 자로서 발명자로 평가될 수 있다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 82 太郎론을 소개한다.

2003. 12. 13. 피고 1은 기밀유지약정에 반하여 부식방지아연막을 입힌(아연코팅) 고밀도강철구조부에 대해 독일 특허출원(DE 103 48 086 A1, rop 1)을 하였다. 원고 1 과 피고 1 사이에 출원대상에 관한 권리귀속을 둘러싼 다툼이 진행되고 위 기밀유지 약정에서 예정하고 있는 숙려기간 중에, 피고 1은 2005. 10. 12. 위 출원을 취하하였고, 이 사실을 원고 1에게 알렸다. 한편 원고 1은 2005. 11. 17. 위 rop1과 동일한 대상에 대해 독일 특허출원(DE 10 2205 055 374 A 1, BP 7)을 하였다. 그런데 원고 1이 특허 출원 하기 2일 전인 2005. 11. 15. 피고 1은 이 사건에서 분쟁의 대상이 된 특허(이하 ‘분쟁특허’라 한다)를 출원하였는데, 이는 충돌시 일그러진 고밀도강철구조부에 관한 것으로서, 청구항 1의 내용은 다음과 같았다. “1. 섭씨 320도 내지 400도에서 열처리한 것으로서 자동차의 차체 및 안전구조부로 사용할 수 있다.” 원고는 다음과 같은 내용을 주된 청구취지로 하여 관할 지방법원에 소를 제기하였 다. “피고 1과 5는 분쟁특허를 원고 1에게 이전하고, 원고 1 앞으로의 명의이전절차에 특허법상 모인(冒認) 법리 343 동의하라. 피고 1 및(또는) 5 내지는 이들로부터 위임받은 제3자가 2007. 10. 5.부터 위 분쟁특허 구조설계부를 생산, 판매 또는 이를 위한 목적으로 구입내지는 점유하였는 지, 기타 위 특허대상인 발명을 경제적으로 활용하였는지에 관한 정보를 제공하고 관 련 영수증을 제출하라.” <사건의 경과> 제1심의 원고 청구 인용판결에 대하여 피고가 항소를 하였고, 항소심 법원은 피고 의 항소를 받아들여 1심 판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였다. 항 소심의 청구기각판결에 대하여 원고가 상고하였고, 상고심은 원고의 상고를 허용하고 이를 인용하여 항소심의 청구기각판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다.

701) B-K Lighting, Inc. v. Vision3 Lighting, 2013 WL 941839, *19 (C.D. Cal. 2013) (“Inventorship, however, is linked specifically to the claims of the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 246 위와 같이 청구항의 중요도와 각 개별 청구항에서의 공동발명자의 공헌도가 결정 된 경우, 그 3명의 전체 발명에서의 지분율은 다음과 같이 산정된다. 당연히, 그 3명의 지분율의 합은 100%가 된다.

모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 6 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 369 대법원 2003후2218 판결 인용 대법원 2009후2463 판결 인용 ① 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결 [등록무효(특)]952) ② 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결 [등록무효(특)]953) ③ 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결 [등록무효(특)]954) ④ 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)]955) ① 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결 [등록무효(특)]956) ② 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결 [등록무효(특)]957) ③ 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결 ④ 특허법원 2014. 4. 3. 선고 2013허8703 판결 ⑤ 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3401 <표 36> 모인 여부 판단기준 관련 특허법원 판결의 동향 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 1. 우리나라의 법리 가. 개요 모인 시 거절 무효의 범위(모인의 성립 범위)에 대해 ‘실질적 동일성’ 기준에 입각 한 판결(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준에 입각한 판결(대법원 2009후 2463 판결)이 있는데 두 판결 중 나중에 선고된 대법원 2009후2463 판결이 기준이 되 는 것으로 볼 수 있지만, 두 판결의 관계와 대법원 2009후2463 판결의 의미에 대한 이 해가 실무에서 정립된 것인지는 의문이다.