냉장고> 평균45세젊은전문가구성…4차위3기출범 | 군포철쭉축제

② 원리와 모델 사이의 상대적인 가치는 원리에서 모델의 예측난이성의 고려가 중 요하다고 생각된다. 따라서 원리와 모델의 중요도는 원리에서 모델의 예측난이성을 기본으로 하여 원리·모델의 절대적 가치를 고려하여 판단해야 할 것으로 생각하고 있 다.”175) 원리·모델의 예측의 난이성이란 기술적 차이(정도, 분야, 표현, 절차 등)의 크기(대 소)에 따른 것이다. 이하 표에서176) 그의 고려요소를 표시한다.177) ※₁ 전기 요인의 플러스 마이너스에 어려움이 발생하는지, 실제에 발명하기 쉬운 이유에 생각 ※₂ 예를 들면, a와 b 또는 c 사이에서 원리·모델의 중요도가 5% 등이 있음 175) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 104頁(“したがって、原理とモデル のウェイトは、原理からモデルの予測難易性を基本とし、原理・モデルの絶対的価値を考慮して、判断すべきも のと考えられる。”). 176) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 105頁(도면7·3를 참고하여 정리한 것이다. ). 177) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 104頁(“極く概括的にいえば、予測 難易性は、技術的隔たり（程度、分野、表現手順等について）の大小によるといえよう。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 98 3) 원리·모델에 대한 기여와 그 정도 ① 발명자로 인정하는 과정에서 객관적 측면의 행위에 어느 원리 또는 모델에 불 가결한 기여가 요구된다. 발명에 대한 기여는 원리에 기여 및 모델에 대한 기여를 맞 춘 것이라고 한다. 여기서 말하는 기여는 지력과 노력 등을 제공함에 근거한 것이 다.178) 발명의 성립을 위해 불가결한지 여부에 대해 특허발명은 기본적으로 특징적인 구 성요소(특허성 있는 사항)에 해당하는지 여부를 생각하지만 발명의 성립은 전체로서 발명자 인정을 위한 것이기 때문에, 어느 정도 유연하게 범위를 넓혀 생각해도 좋을 것이라고 한다.179) 위의 불가결 여부 설명은 실험에 의해 발명이 성립하는 경우에 일 응의 원리가 실험조건, 성과물(모델)을 예측 가능한 정도가 아닌 경우에는 원리·모델 이 구분할 수 없고, 재현성 있는 현상, 실험조건, 성과물이 일체로 나타나므로, 그 일 체가 된 것에 대해 성립한다.180) 또한 원리 및 모델 모두에 중요한 기여는 하고 있지 않지만, ‘상당정도’의 기여를 행하여, 이러한 기여를 맞추어 원리 또는 모델에 발명의 성립에 충분한 기여를 한 자 와 동일한 정도 이상의 기여를 한 자는, 공평의 견지에서 발명자로 인정된다는 경우가 있다고 생각된다.181) 178) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 106頁(“発明者となるためには、客 観面の行為である原理またはモデルへの不可欠な寄与が要件となる。発明への寄与は、原理への寄与とモデルへ の寄与を合わせたものである。寄与は知力、労力等の提供によってなされる。”). 179) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 106頁(“。発明成立のために不可欠 か否かは、特許発明については、基本的に、特徴的な構成要素（特許性ある事項）に該当するか否かで考える。 ただし、ここでは、発明の成立は前提として、発明者の認定のためであるから、ある程度柔軟に範囲を広げて考 えてよいであろう（p218注3も参照）。”). 180) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 106頁(“上記の不可欠か否かの説明 は、実験によって発明が成立する場合で、一応の原理が実験条件、成果物（モデル）を予測しうる程度でない場 合には、原理・モデルが区分できず、再現性ある現象、実験条件、成果物が一体としてあらわれるので、その一 体となったものについて成立する。”). 181) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 107-108頁(“また、原理及びモデル のいずれにも不可欠な寄与はしていないが、「相当程度」の寄与は行い、これらの寄与を合わせ、原理またはモ デルに対して発明成立に足る寄与を行った者と同程度以上の寄与をした者は、公平の見地から発明者と認めてよ い場合があると思われる（例えば、原理またはモデルの一方のウェイトが極めて小さい発明で、原理及びモデル 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 99 ② 관계자(발명자)의 범위에서, 같은 원리 또는 모델에 대한 불가결한 기여를 했다 고 해도, 그 정도가 생각된다.

1심 법원은 (원고가 발명을 보유한 적이 없기 때문에) 무단 모인이 없었고 모인대 상발명이 특허출원에 개시된 발명과 동일하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하였 다.

다만, 중요한 부분 또는 지배적인 부분이 아니면서도 (공지기술에서 발견되지 않는) 신규한 부분의 창작에 기여한 자를 공동발명자로 인정할 수 있는지가 쟁점이다. 그런 점에서 대상 판결은 중요한 쟁점은 외면하고 당연한 바를 설시하고 있다. 만약 대상 판결이 중요한 부분 또는 지배적인 부분의 창작에 기여하지 못한 자는 공동발명자가 아니라는 법리를 제시하는 것이라면,483) 대상 판결은 지나치게 엄격한 기준을 설정하 는 잘못된 판결이 된다.

가. 구체적 방안(제33조의2 신설) 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 413 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 나. 검토 현행 특허법 제29조에 따르면, 모인대상발명이 제29조 제1항 각호에 해당하지 않 을 경우(즉, 비공지일 경우) 제29조 제2항 진보성 판단에 활용할 수 없다. 그 결과 무 권리자가 비공지 모인대상발명에 대해 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경 을 한 후 특허출원하면 해당 출원 특허를 거절 무효로 하기 어려운 점이 있다.

원고는 E에 대해 평성 8년 6월 또는 7월경 체인커버 금형 제작을 의뢰하고 동 금형 은 평성 8년 9월 19일 원고에 납품되었다. 그 후 피고는 평성 8년 10월 3일 별지목록 1 기재의 발명에 대하여 특허출원을 함과 동시에(갑 9, 이하 ‘선원발명’이라 한다) 평 성 9년 2월 3일 선원발명에 기초하여 우선권을 주장하며 별지 목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 8 이하 본건 제1발명이라 한다). 다른 한편, 원고는 평성 8 년 11월 20일 별지목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 7, 이하 본건 제2 발명이라 하고 이것과 본건 제1발명을 함께 본건 양 발명이라 한다). 한편, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 물품반송용 컨베이어 체인 등에 사용되는 롤러체인의 커버의 개량에 관한 발명이다. 선원발명과 본건 제1발명은 796) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 25頁. 797) 中山信弘 小泉直樹 編, 新.注解特許法(上卷), 靑林書院, 2017.10., 393頁에 소개된 것을 정리한 것임. 특허법상 모인(冒認) 법리 301 그 표현방법에 약간의 차이가 있지만 실질적으로 동일한 발명이다. 본건 제1발명과 본건 제2발명은 그들 특허청구범위를 비교하면 전기와 같은 차이점이 있지만, 각각의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 실질적으로 동일하다고 보는 것이 상당하다. 즉, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 실질적으로 동일 한 발명이라고 인정된다.

745) 박창수, “강학상의 모인출원-기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우-”, 한국특허법학회 42차 정기학회(2012. 10. 20.), 7면. 746) 손천우, “무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책 임 등을 중심으로”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2015, 549면. 747) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위 논문, 2013, 437-438면. 748) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 439-438면(모인대상발명을 선행기술로 포섭할 필요성은 인정되 어도 현행 특허법 규정 하에서는 그러한 해석이 어려워 보이므로, 미국의 입법례를 참고하여 제29조에 관련 규정을 신설하는 방안 제안). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 280 발명자 사이의 공동발명으로 볼 수 있을 것이라는 견해;749) ② 모인출원이 실질적 동 일성의 범위를 벗어났으나 진보성은 없는 등의 경우에도 개량발명을 그대로 이전등록 받도록 허용하는 것은 정당한 권리자의 창작 범위를 넘어 부당한 이익을 귀속시키는 불합리한 결과를 가져오므로, 이에 대한 주의가 필요하다는 견해;750) ③ 모인기술에 비하여 진보성이 인정되는 경우 그 발명에 대하여는 모인기술을 제공한 자와 해당 출 원의 출원인이 공동발명자인 것으로 처리하면 된다는 견해751) 등이 있다.

제5장에서는 특허법상 모인(冒認) 법리에 대해 우리나라와 주요국의 법리를 비교 해 보고 제도 개선의 시사점을 도출한다. 이를 위해 각국에서의 ① 모인의 의의, ② 모인 출원 특허의 거절 무효 판단에 있어 모인의 성립 범위, ③ 모인 출원 특허에 대 서 론 21 한 정당한 권리자의 구제 수단, ④ 모인자의 기여 시 권리 귀속 법리 등에 대해 비교 검토해 본다.

4) 평가 대상 판결은 원고, H 및 I가 각각 50%, 30%, 20%의 지분율이 배당되어야 하는 이 유에 대하여 적절한 정도로 제시하지는 못하고 있다. 그러나, 발명의 구성요소를 구분 하여 지분율을 산정하려고 노력하였다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다.

우리 저작권법 제8조 제1항도 “저작자로 표시된 자는 저작자로 추정된다”고 규정 하므로, 그 규정의 취지를 특허법에 준용하면 특허출원서에 공동발명자로 표시된 자 를 발명자로 추정하여도 무방할 것이다. 공동발명자 중 1명이 퇴직을 한 후 특허출원 이 되는 경우 그 자를 공동발명자로 기재하지 않을 가능성을 감안하면 출원서 기재에 추정력을 부여할 필요성이 없다는 주장도 설득력을 가진다. 그러나 그러한 가능성은 저작권 사안에서도 동일한데, 그럼에도 불구하고 저작권법이 기재(표시)에 추정력을 부여하는 것은 법적 안정성을 도모하기 위함인 것으로 이해된다.700) 발명자 기재 외에 지분율도 기재된 경우 그 기재에도 추정력을 부여한다. 만약, 지분 율이 기재되지 않은 경우 민법의 법리에 따라 공동발명자 간 균등한 지분율이 추정된다.

<법원의 판단> (i) 손배해상 청구 부분 연방대법원은, 손해배상청구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되는데 항소 심 법원이 이에 대해 판단하지 않은 잘못을 지적하고 있다. 이전청구의 경우 출원발명 의 특허요건 충족 여부 및 피모인부분의 보호가능성은 고려되지 않지만, 손해배상 청 구의 경우 모인부분이 보호적격인지에 좌우되며(특히 이 사건의 경우 피고가 청구항 1부터 3을 삭제하였기 때문에 해당 청구항의 특허요건에 대해 특허청이나 법원의 판 단을 더 이상 받아볼 수 없음), 출원 중 삭제된 청구항 1부터 3이 보호가능한 발명을 포함하고 있었을 가능성을 배제할 수 없는데도 불구하고(제안된 함량의 실리카를 추 특허법상 모인(冒認) 법리 341 가하는 것은 공지기술이 아니었음) 이에 대해 판단하지 않은 것은 잘못이라고 하고 있다.

반면 단점으로는, ① ‘기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여’의 정확한 의미가 판 례상 확립된 것인지 불명확하다는 점(선출원 규정에 적용되는 실질적 동일성의 범위 를 넘는 정도의 기여가 있으면 충분한 것인지, 진보성이 인정될 정도의 기여가 있어야 하는 것인지, 두 기준 사이의 관계는 어떠한지 등 해석론상 정립되지 않는 쟁점이 존 재함), ② 진보성 판단에 유사한 동일성 판단으로 모인의 성립 범위가 지나치게 확대 될 수 있다는 우려도 있을 수 있고, 정당한 권리자의 구제 범위가 부당하게 확대된다 는 비판도 있을 수 있는 점 등을 들 수 있다.