오피니언- 의정부갑오영환문석균측심정은이해…당도움없어외롭다 | 군포철쭉축제

요약서(Summary) 11 모인자 기여의 취급 ④ 일본 田村善之 견해와 같은 학설 있음. 일본 ① 확립된 법리 없음. ② 학설은 피모인자와 모인자의 공유를 인정하는 긍정설과 부정설로 나뉨. ③ 2010년 보고서: 2건의 하급심 판결을 근거로 피모인자‧모인자 공동의 기 여가 인정되는 경우 공유관계 성립할 수 있는 것으로 분석. 大阪地判平成12 年7月25日; 知財高判平成19年7月30日. ④ 개량형 모인출원의 경우 공동발명에 준하는 취급(특허권의 지분이전청구 를 인정하는 일본 특허법 제74조3항의 적용 내지 유추적용)이 필요하다는 견해(田村善之) 있음. 미국 ① CAFC 판례는 공동발명의 성립 요건으로 ‘협력(collaboration)’을 요구 하고 있어 공유 관계 인정이 쉽지 않을 것으로 보임. ② 학설은 긍정적 견해와 부정적 견해 모두 존재함. 독일 ① 독일의 경우 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장. ② 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 영국 피모인자‧모인자 공동의 기여가 인정되는 경우 공유관계 성립 가능. 제6장 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 I. 모인 시 거절 무효의 범위 ‘실질적 동일성’ 기준(대법원 2003후2218 판결)과 ‘실질적 기여’ 기준(대법원 2009후 2463 판결) 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점 도 공통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면 에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적에 부합하는 점이 있다는 것은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반 면, ‘실질적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제· 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경 우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으 로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립하는 범위가 넓어지 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 12 는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 실질적 동일성의 범위)인 경우, A2(모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 정도)인 경 우 및 A3(모인자의 실질적 기여를 인정받을 수 있는 정도)인 경우, 종래 ‘실질적 동일 성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으 로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동 일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실질적 동일성’이 종래 실질적 동일 성과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이 라고 이해하는 것이 타당할 것이다.

➃ 단계: 주관적 관여(관계자 간의 발명성립을 향한 의도)가 없는 자를 제외한 다.639)640) ➃ 단계에서는 관계자 간의 대상 발명에 대하여 발명을 완성하기 위한 의도적, 주 관적 관여가 없으면 발명자로 볼 수 없다. 정리하자면, 발명자 간의 주관적 관여가 있 어야 공동발명자로 인정할 수 있을 것이다.

기여의 정도는 일반적으로 “(가) 기술적인 불가결성의 정도, (나) 기술수준, (다) 유 용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에서 기여한 특징적인 구성요소의 수(예: 청구 항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도 (바) 신규성, 진보성의 정도와 같은 요인을 갖춘 것으로 생각된다.”182) 간접적으로 가담의 주관적 관여는 “상담 → 의견교환 → 조언 → 지도 → 교시 및 관여의 정도는 강해진다. 이 기술내용은 위의 일반적인 요인 외에, 특히 “가담”의 성 격에서, 일반 또는 개별, 추상적이나 구체적하거나 관여 기간, 관여의 효과 정도 등을 고려하게 될 것이다. 결국, 관여의 형태와 내용을 고려하여 기여 정도가 결정된다. 결 합적 기여에는, 직접적인 기여와 간접적으로 가담을 맞춘 기여에 대한 기여 정도가 결 정된다.” 183) 또한 원리 또는 모델에만 불가결한 기여를 했다고 해도 다른 관계자의 발명 전체 에 대한 기여와의 관계에서 공평의 견지에서 발명자가 될 수 없는 것도 있다고 생각 된다.184) 원리·모델에의 직접적인 기여는 간접적인 가담에 비해 명확하기 때문에, 직접적인 기여의 정도를 먼저 고려하게 된다. 간접적으로의 가담의 정도는 직접적인 기여의 정 도도 고려하여 구한다.185) の両方に相当な寄与をした者について、原理またはモデルのウェイトが小さい方のみへ寄与した者との関係で、 発明者としてよい場合が生じ得ると思われる）。”). 182) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“寄与の程度は、一般に、 (イ)技術的な不可欠性の程度、（ロ）技術レベル、(ハ）有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した 特徴的な構成要素の数（例、請求項の数）、(ホ）構成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因 から成ると考えられる。”). 183) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“。間接的加担における主観 的関与については、相談→意見交換→助言→指導→教示（第6章p.88）と関与の程度は強くなる。一般に、相談で は不十分であるが、助言・指導ではその技術的内容により、教示では関与はより十分と考えられる。この技術的 内容は、上記の一般的な要因の他に特に「加担」の性質から、一般的か個別か、抽象的か具体的か、関与の期 間、関与の効果の程度などを考慮することになろう。結局、関与の態様と内容を考慮して寄与の程度が決せられ る。結合的寄与では、直接的寄与と間接的加担を合わせた寄与について、寄与の程度が決せられる。”). 184) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“また、原理またはモデルの みに不可欠な寄与をしたとしても、他の関係者の発明全体への寄与との関係で、公平の見地から発明者となり得 ないこともあると思われる（例えば、原理またはモデルの一方のウエイトが極めて小さい発明で、ウェイトが小 さい方に不可欠な寄与をした者について生じ得ると思われる）。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 100 각 발명자의 발명에 대한 기여(정도) = 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여 = 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도 <표 8> 지분율 산정기준(影山) (2) 지분율 산정기준 위 언급한 원리 모델의 중요도, 원리·모델에 대한 기여에 맞춰 공동발명의 경우 각 발명의 발명에 대한 기여(정도)를 다음 공식과 같이 정량적으로 구한다.186) 관계자의 주관적 관여에 의하여 기여 정도는 알기 어렵기 때문에, 객관적 측면에 직접적으로 기여한 다른 관계자의 기여와의 비교를 적절히 고려한다. 또한, 상기의 기 여비율은 발명자의 인정의 당부를 되돌아보는 의미도 있다. 187) 3) 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차 대상 발명에 대한 발명의 특정에 따라서 다르게 판단한다. 그래서 물체계 또는 물 질계 발명을 분류하고, 발명자의 인정을 향해서, 정량적으로 발명자의 지분율 산정방 법을 제시한다. 이하는 기본적인 절차에 대한 影山책 123~126면을 요약 정리한 것이 다.

제5장에서는 특허법상 모인(冒認) 법리에 대해 우리나라와 주요국의 법리를 비교 해 보고 제도 개선의 시사점을 도출한다. 이를 위해 각국에서의 ① 모인의 의의, ② 모인 출원 특허의 거절 무효 판단에 있어 모인의 성립 범위, ③ 모인 출원 특허에 대 서 론 21 한 정당한 권리자의 구제 수단, ④ 모인자의 기여 시 권리 귀속 법리 등에 대해 비교 검토해 본다.

2) 공동발명자 여부 판단 법원은 Eli Lilly 판결을 인용하며,513) 공동발명자 여부를 판단하기 위한 세 요건을 제시하였다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표(common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기 512) Arbitron Inc. v. Int'l Demographics, Inc., et al., 2009 WL 68875, at 9 (E.D. Tex. Jan 8, 2009). 513) Eli Lily, 376 F.3d at 1359. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 174 여(significant contribution). 가) 협력 또는 연결(collaboration or connection) 법원은 협력 또는 연결을 인정하기 위하여 선행 발명자(피고)와 후행 발명자(원고 회사의 직원) 사이에 의사소통(communication)이 필요하다고 설시한 Eli Lilly 판결을 인용하였으며,514) 그 의사소통의 존재에 관하여 다툼이 있었다.

둘째, 제33조 제3항을 신설하여 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유로 되는 경우를 명문으로 규정하는 것이다.

2) 모인대상발명을 기초로 한 진보성 판단 2011년 개정 전 미국 특허법의 특징은 모든 유형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다는 것인데, 심지어 제102조 (f)항 선행기술(비공지 모인대상발명)도 진보성 판단에 활용될 수 있다는 것이었다.810) 즉, 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발명은 제102 조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다.

(3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6항(이하 '이 사건 제6항 발명'이라고 한 다)은 이 사건 제3항 발명과 관련된 내용으로 이 사건 제3항 발명은 원고의 발명과 동 일하지만, 이 사건 제3항 발명의 내용 중에서 이 사건 제2항 발명을 한정하는 부분은 이 사건 제2항 발명이 원고의 발명과 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명과 관련된 것 은 이 사건 제6항 발명이 이 사건 제1항 발명의 내용 중 비로소 5개의 내부리브를 하 나의 조합으로 하여 7개의 조합을 배치하는 것으로서 이 사건 제2항 발명과 마찬가지 의 새로운 한정이므로, 이 사건 제2항 발명과 동일한 이유에 의하여 동일하다고 할 수 없다. 또한 이 사건 제6항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항도 이 사건 제6항 발명과 마찬가지로 원고의 발명과 동일하지 아니하다.