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나. 공동발명자 판단 법리 1) 규정 특허법은 공동발명자를 규정, 정의하지 않고 있다. 특허청의 심사지침서는 다음과 같은 설명을 제시한다. 5) 검토 대법원 2009후2463 판결에서 사용된 실질적 기여에 해당하지 않는 예시는 선출원 에서의 ‘실질적 동일성’ 판시를 활용한 것으로 이해된다. 그렇다면 현재까지 대법원에 려우므로, 이 사건 제3항 발명은 모인대상발명 1, 2의 주요 구성과 실질적으로 동일하다.”); 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결(“이 사건 제1항 발명과 모인대상발명 1, 2의 주요 구성 및 작용효과를 대비하더라도 구성 1의 전해액 제거부 구성을 부가하는 것은 통상의 기술자가 폐축전지 해체장치에서 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가에 지나지 아니하고, 그로 인하여 특별한 작용효과를 발생시킨다고 볼 수 없는 등 발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다.”); 특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허 5551 판결(모인대상발명이 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 동일하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없음); 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허5493 판결(“모인대상발명과 실질적으로 차이가 없는 구성 2와 통상의 기술 자가 보통으로 채용하는 정도의 제조방법인 구성 1, 3, 4를 단순히 결합한 정도에 불과하다 할 것이고, 그 결 합으로 인하여 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 보이지도 않는다. 따라서 이러한 단순 결합으로 이루어 진 이 사건 제1항 정정발명은 모인대상발명과 구별되는 새로운 기술적 사상의 창작에까지 이른 별개의 발명 이라고 보기는 어렵다.”); 특허법원 2011. 11. 3. 선고 2011허491 판결(“이 사건 특허발명의 구성은 모인대상발 명과 동일하거나 일부 차이가 있는 구성도 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가에 해당하거나 단순한 수치한정에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이도 없으므로, 결 국 두 발명은 실질적으로 동일한 발명이라고 봄이 상당하다.”). 977) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결(“원고의 모인대상발명은 ‘추가 전화번호에 대응하는 인터페이 스에서 추가번호로 발신된 것임을 이동통신 시스템에서 자동으로 인식할 수 있도록 착신번호에 식별코드를 자동으로 추가’하는 이 사건 특허발명의 핵심적인 구성과 동일한 구성을 포함하고 있다고 할 수 없는 이상, 양 발명이 실질적으로 동일한 것이라고 하기는 어렵고“); 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결(“SL210 서지보호기의 PCB 도면(갑 제5호증의 2, 갑 제29호증)은 이 사건 제1항 발명의 구성과 동일하다고 볼 수 없 고”); 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결(구성요소별 대비를 통해 실질적 동일성 인정). 978) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결(특허발명의 구성요소 2, 5와 관련한 차이점 1, 2가 주지관용기술 의 단순 부가에 해당한다고 볼 만한 사정도 없으므로 결국 특허발명의 구성요소 2, 5는 이에 대응하는 모인대 상발명의 구성요소들을 개량하거나 변형시킨 것에 해당하고, 차이점 1, 2로 인하여 이 사건 제1항 발명과 모 인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 모인출원에 해당한다고 볼 수 없음). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 377 의해 판시된 ‘실질적 동일성’ 기준 중 가장 동일성의 범위가 넓은 기준을 채택한 것으 로 이해할 여지도 있다. 또한, 실질적 기여에 해당하려면 최소한 ‘실질적 동일성’의 범 위를 넘는 기여가 있어야 한다는 의미로 볼 수도 있을 것이다.

다) 기술분야 구별 기술분야별로 발명자를 판단하는 상황이 다를 수 있다. 기계분야에서는 착상을 제 공한 자가 발명자가 될 수 있는 가능성이 높은 반면에 화학분야에서는 착상을 제공한 것만으로는 발명자가 되기 어렵고 그 착상을 구체화 한 자만이 발명자가 되기도 하고 또는 착상을 제공한 자와 구체화 한 자가 공동으로 발명자가 되기도 한다.99) 97) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁(“そのような者が複数いる場合には、それらの者 は、いずれも発明者（共同発明者）となる。ここでいう「発明の特徴的部分」とは、特許請求の範囲に記載され た内容のうち、従来技術に見られない部分-当該分野における技術的課題の解決手段として当該発明において初め て開示された内容をいう。”). “발명의 특징적 부분이라는 것은 특허청구의 범위에 기재된 내용 중 종래기술에 서 발견되지 아니한 부분, 즉 당해 분야에서 기술적 과제의 해결수단으로서 당해 발명에서 처음으로 개시된 내용을 말한다.” 98) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123頁(“特許権は、従来の技術では解決することのでき なかった課題を、新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであ るから（特許法29条参照）、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技 術的課題の解決を実現するための、従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的構成 をもって公開した点にある。したがって、特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の解決手 段の構成、すなわち発明の特徴的部分の完成に関与した者でなければ、発明者とはいえない。”). 99) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“これに対して、当該特許発明特有の解決手 段の構成 - 発明の特徴的部分を着想した者や、当該着想を具体化した者は、発明の完成に至る過程に創作的に関 与した者として、発明者と評価され得る。しかし、具体的な事案において、発明者の範囲を画することは、しば しば困難を伴う。一般的にいえば電気の分野においては、ある程度抽象的な着想であっても、それ自体が課題の 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 78 라) 발명자 기재 추정력 三村은 발명자 기재의 추정력에 대하여 다음과 같이 설명한다: 회사가 어떤 종업원 을 발명자로 기재하여 특허를 출원한 경우, 그 자가 진정한 발명자인 것이 사실상 추 정되어야 하고, 회사나 다른 제3자가 그 사실을 다투는 경우 그 추정을 복멸할 증명책 임을 부담하여야 한다.100) 三村은 회사가 특허출원서를 스스로 작성하였으므로 금반 언의 원칙에 따르더라도 그 발명자 기재가 맞는 것으로 보아야 하고, 회사가 그 기재 가 사실이 아니라고 주장하는 경우 회사가 아님을 증명하여야 한다고 보았다. 타당한 설명이다. 회사가 그 기재가 사실이 아니라고 주장하는 경우 금반언의 원칙까지 적용 되어 강한 추정력을 인정해야 할 것이다.101) 다만, 제3자가 그 기재가 사실이 아니라 고 주장하는 경우에는 금반언의 원칙까지 적용되는 것은 아니다. 그러나, 그 제3자가 직무발명신고서에 같이 서명한 자 중 한 명이라면 그 자에게도 금반언의 원칙이 적용 될 것이다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명 자인지 여부가 쟁점이 되었다. 다. 기술적 효과가 확인되어야만 발명이 완성되는가? 연구개발을 통하여 어떤 구조를 가진 물건 A를 완성하였다. 그런데 그 물건 A가 상업성은 가지나 기술성을 가지지 못하여 제품화 하기는 어렵다. 즉, 회사가 목적하는 제품은 기술성과 상업성을 겸비한 것이고, 그 중 하나만을 구비한 발명은 제품화가 되 지 못하는 것이다. 이러한 사안에서 물건 A는 발명이 아닌가? 목적하는 기술적 효과 는 달성하지 못하였으나, 상업성을 가진다는 면에서 그 발명은 그 자체로 하나의 발명 으로 인정되어야 한다. 그 발명은 최종 발명으로 나아가는 과정에서의 중간 발명에 해 당하는 것이다. 더러는, 최종 발명을 창출하는 것이 불가능함을 인지한 후 차선책으로 그 중간 발명이 제품화 될 수도 있을 것이다.

나) 독일식 입법 + (보충적) 해석론 독일에서는 특허의 이의신청 무효 사유의 하나인 ‘모인(widerrechtliche Entnahme)’에 대하여 “특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되 어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호 및 제21조 제1항을 인용하는 제22 조)”으로 설명하고 있어 특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하 므로 발명의 과제와 해결수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)의 동 일성이 요구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창 작 능력 범위 내의 변경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).985) 이와 같은 독일식 규정을 마련하면 모인의 성립 범위를 진보성에 근접하는 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보이는데, 이와 유사 한 내용을 특허법에 규정하는 방법을 고려해 볼 수 있을 것이다.

다. 발명자 판단기준 발명자 여부는 청구항의 구성요소를 기준으로 판단되어야 한다. 청구항의 구성요 소 중에서도 공지의 구성요소는 무관하며, 공지 구성요소를 제외한 나머지 구성요소 의 창출에 실질적으로 기여한 자가 발명자가 된다. 공동발명자로 인정되기 위해서는 해당 출원 특허의 하나 이상의 청구항의 신규한 요소에 실질적으로 기여하여야 한다.