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“공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하 는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위 탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고,발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착 상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등 과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발 명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내 45) 강흠정, “공동발명자의 권리보호”, 「특허판례연구」(개정판), 2012, 박영사, 343면(“공동발명자는 위에서 살펴 본 바와 같이 발명의 기술적 사상의 창작에 직접 관여한 사람이어야 하므로, 소외 C가 공동발명자에 해당하는 지를 판단함에 있어서 발명의 실체적 내용(기술적 요지, 기술적 사상)을 특정한 후 소외 C가 그 발명의 창작 행위(착상, 구체화 등)에 기여한 부분을 객관적으로 평가하여야 할 것이다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 58 지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완 성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실 험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관 점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.”46) 혹자는 위 대법원 판결이 말하는 “실질적 상호협력”을 법에 명문화 하여 공동발명 자를 판단하는 기준을 제시하자고 주장하는데,47) 그 표현을 법에 둔다고 하여도 여전 히 그 실질적 상호협력 여부를 판단하는 것이 쟁점이 될 것이어서 한 발짝도 해결에 다가가지 못하는 법 개정방안이라고 생각된다.

Ⅳ. 중국의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 중국 특허법실시세칙 제13조가 발명자를 “발명창조의 실질적 특징에 대하여 창조 적 공헌을 한 자”라고 정의한다. 그리고 그 발명창조는 청구항의 발명을 기준으로 한 다. 여기서의 실질적 특징이 적어도 신규성을 구비하여야 할 것인데, 나아가 진보성까 지 구비하여야 하는지에 대하여 명확하게 설명한 자료는 발견되지 않았다. 여기서의 창조적 공헌이 공동발명자 판단에서 적용된다는 설명이 있는데, 그 창조적 공헌이 실 질적 특징에 대한 공헌과 어떻게 다른지에 대하여 설명하는 자료를 발견하지는 못하 였다.

원고 및 피고는, 팥소 제조용 수평형 필터 스크루 프레스(餡製造用横型フィルター スクリュープレス)를 원고가 제조하여 피고에게 공급하는 것에 관하여 평성 3년 10월 24일 제품거래계약 및 동년 10월 29일 매매계약을 체결하고 이것에 기초하여 MM-1 수평형 필터 스크루 프레스 S형 2대가 원고로부터 피고에게 납입되었다. 피고는 평성 6년 8월 2일 원고에 대하여, 상기 제품의 성능이 만족할 수 있는 것은 아니라고 하여 상기 제품거래계약의 갱신을 거절하고 상기 매매계약을 해제함과 동시에 수습책을 논 의하자고 제의했다. 이것을 받아 원고 및 피고 사이에 협의가 되었지만 원고는 동년 9월 27일 피고에 대해 제품으로써 정산하고 싶다는 뜻을 통지하였다. 그 후 원고 및 피고는 팥소 제조용 수평형 필터 스크루 프레스의 설계 개발을 재개하는 것으로 일단 합의하였다.

3) 소결 위에서 우리나라의 공동발명자 인정기준 및 공동발명자 간의 지분율 산정방식에 대한 법규정, 학설 및 실무의 현황 및 문제점을 제시하였다. 그러나, 위의 설명만으로 는 여전히 공동발명자 여부를 판단하기 어려우며, 지분율을 객관적으로 산정하기에도 부족하다. 보다 개선된 법리의 제시가 필요하다. 그러한 필요성에 따라, 이하, 일본, 미 국, 중국 등의 공동발명자 판단 법리 및 지분율 산정방법을 살펴본다.

원고들의 주장에 따르면, 과학 저널(American Journal of Human Genetics)에 게재 하기 위해 제출된 논문 초록에 기재된 비공개 정보가 MGH 발명자들(Dr. James F. Gusella 및 Dr. Susan A. Slaugenhaupt)에게 부당하게 전달되었고,845) 이들이 해당 정 보를 활용하여 특허출원을 했다는 것이다.

※ 타당도 평가 척도: ① 전혀 타당하지 않다, ② 타당하지 않다, ③ 보통이다, ④ 타당하다, ⑤ 매우 타당하다 NO 수정안 지식재산 구분 타당도 (2차) 분야 필요 역량(핵심 역량) 6 IP 금융 ① 지식재산 기반 투자, 담보 관리 ② 지식재산 가치 판단 ③ 지식재산 위험성 판단 ④ 지식재산 금융상품 분석 x, Md ➀ ➁ ➂ ➃ Md 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 7 IP 가치평가 ① 기술성 평가 ② 권리성 평가 ③ 시장성 평가 ④ 사업성 평가 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 8 IP 관리 ① 지식재산 유지 관리 ② 영업비밀 관리 ③ 연구노트 관리 ④ 특허 포트폴리오 관리 ⑤ 직무발명제도 운영 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 9 글로벌 IP 관리 ① 국제 지식재산 관련법 적용 및 모니터링 ② 국제 규약 및 규범 대응 ③ 해외 지식재산권 권리화 ④ 해외 지식재산권 유지 관리 ⑤ 해외 문서 작성 ⑥ 국제 통상 협상 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 10 IP 사업화 ① 지식재산 사업 기회의 발굴 및 평가 ② 사업 모델 개발 및 지식재산 사업화 계획 수립 ③ 사업화 추진 전략 수립 ④ 사업 기회의 타당성 평가 및 사업화 역량 진단 ⑤ 시제품 제작 및 마케팅 ⑥ 사업화 자금조달 전략 수립 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 11 IP 분쟁 ① 침해 조사 및 모니터링 ② 권리 범위 해석 및 침해 감정 ③ 권리 행사 전략 수립 ④ 분쟁 방어 전략 수립 ⑤ 분쟁 대응 ⑥ 분쟁 교섭 협상 ⑦ 손해배상액 산정 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 타당도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 4차 산업혁명 시대에 필요한 지식재산 분야별 전문인력 양성 방안 - 210 - 필독2 상대적 중요도(AHP) 조사 응답 방법과 예시 ※ 다음은 질문지의 응답요령이며, 혁신성장과 4차 산업혁명 시대를 선도하거나 대응하기 위해서 앞으로 강화 하고 확대해야 할 지식재산 분야에 대한 상대적 중요도를 한 문항에 하나씩 체크(√)표시해 주십시오. 응 답 방 법 ■ 평가항목이 ‘발명의 이해’와 ‘창의성’을 비교하는 경우 다음과 같이 표시하면 됩니다. 평가항목A A가 중요 동일 B가 중요 평가항목B 9 7 5 3 1 3 5 7 9 발명의 이해 9 7 5 3 1 3 5 7 √9 창의성 척도 정의 설명 1 동등하게 중요(equal) 두 개의 요소가 차상위 기준에서 볼 때 동등하게 중요함 3 약간 더 중요(weak) 한 요소가 다른 요소보다 약간 더 중요함 5 더욱 더 중요(strong) 한 요소가 다른 요소보다 더욱 더 중요함 7 대단히 더 중요(very strong) 한 요소가 다른 요소보다 대단히 더 중요함 9 절대적으로 중요(absolute) 한 요소가 다른 요소에 비해 절대적으로 중요함 2, 4 근접해 있는 6, 8 가까운 숫자 간의 중간 정도의 중요성 ■ 또한, 각 척도의 의미는 다음과 같습니다.

“① 우선, 정한이 작성한 내용 중 많은 부분이 원고의 제안에 의하여 이루어 진 것이라면, 이 사건 특허신고서의 핵심내용으로 보이는 종래기술의 동작설 54) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결(“오히려, 갑 제66호증, 을 제2 내지 5호 증, 을 제6호 증의 1 내지 3, 을 제7호증의 1, 2을 제 19, 20호증, 을 제 36 호증의 1, 2의 각 기재와 제1심 증인 □, □, 당 심 증인 □의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 □ 설립시인 1987년경부터 제조·판매하던 화인 드럼 스크린 프레스 (Fine Drum Screen-Press)와 □이 1995, 12. 20.자 계약에 의하여 경남 사천환경사업소에 납품한 종합 처리장치 (을 제24호증)를 서로 연결하여 사용하면서부터, 이들을 하나의 기계에 결합시키고 거 기에 여액저장조를 부가하여 그 크기를 축소 시키면 하나의 효율적인 종합 전처리기계가 될 수 있겠다는 착 상을 하였고 (이러한 착상은 이 사건 특허출원의 범위에 기재되어있는 발명 구성요건과 대체로 일치한다), □ 의 기술개발팀에 그러한 장치의 개발방향을 제시하거나 개발 과정에서 개선하거나 보완해야 할 점 등을 세부 적으로 지시하였고, 원고는 피고의 지시에 따라 기술 개발팀 소속□, □등과 함께 피고의 착상에 따른 제품 개발을 위해 스케치, 설계 도면 작성 등의 실무 정리 작업을 한 사실, 피고는 1997. 5. 22. □변리사에게 이 사 건 발명품의 특허 출원을 위임하면서 특허출원비용 또한 스스로 부담 한 사실, 피고는□ 이사건 발명품의 특 허출원 당시 변리사 □으로부터 장차 한국환경기계(주)와의 특허권 분쟁이 발생할 경우, 피고가 분쟁에 지나 치게 개입되어 □의 운영에 지장이 있을 것이 우려되는 바, 원고를 발명자로 출원하면 이러한 우려에 대비할 수 있을 뿐만 아니라, 피고의 특허권 보유에도 아무런 문제가 없다는 설명을 듣고 원고를 발명자로 특허출원 한 사실, 원고는 2001. 6. 30. □을 퇴사한 후(퇴사 이전 인 1998. 30.과 1999, 30, 합계 40,000,000원의 퇴직금을 중간 정산 명목으로 이미 받았다) 2002 11. 18, 이 사건 소를 제기하기까지 16개월 이상 특허권 양도에 따른 보상을 요구한 적이 전혀 없었던 사실 등을 인정할 수있는 바,”). 55) 부산고등법원 2005. 10. 14. 선고 2004나1486, 1493 판결(“위 인정 사실에 의하면, 이 사건 특허출원의 범위에 기재되어있는 발명 구성요건의 전부 또는 일부에 대하여 구체적이고 새로운 착상을 한 자, 즉이 사건 발명품 의 특허 발명자는 피고 라 할 것이다.”). 56) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 61 명과 이 사건 발명의 동작설명 등에 관한 내용 및 그러한 내용에 관한 도면 이 기재되어 있는 이 사건 특허신고서의 1 내지 6면, 9 내지 12면에 많은 수 정이 가해졌을 것으로 보임에도 불구하고, 그러한 부분은 정한이 작성한 그대 로인 채 전혀 수정된 흔적이 없고, 단지 'How', ‘Why?' 등 이 사건 발명에 대 한 설명과정에서 부가된 것으로 보이는 내용만 추가로 기재되어 있는 점, ② 이 사건 발명의 핵심은 오디오를 모노음이 아닌 스테레오음으로 출력시키는 것이고, 이 사건 특허신고서에도 그러한 내용이 수기로 명확히 기재되어 있는 바, 이 사건 발명이 이루어질 당시 연구부서가 아닌 특허부서에서 특허출원업 무를 담당하고 있던 원고가 이 사건 발명의 실질적인 아이디어를 제공하였다 면, 그러한 아이디어가 기재된 부분 및 아이디어를 실현하는 내용이 기재된 부분 혹은 전체 내용을 자신이 직접 작성하거나 아니면 정한으로 하여금 수 정된 청구항을 다시 기재하도록 하여 모든 내용을 정한이 작성하도록 한 후, 정한으로부터 공동발명자임을 확인받는 형식으로 자신이 이 사건 발명의 공 동발명자라는 증거를 남길 수 있는 여지가 많았다고 보여짐에도 불구하고, 원 고가 특허부서의 본래 업무인 청구항의 수정과 관련하여서만 자신이 직접 수 기로 이를 수정한 점.” 마. 발명자의 기재 추정력 특허신고서에 기재된 발명자는 공동발명자로 추정된다는 사건을 소개한다. “가라 오케-콤팩트 디스크 및 이를 이용한 오디오 제어장치” 발명의 사건에서57) 법원은 “원 고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된 다고 할 것이다”라고 설시하였다. 본 사건에서 법원은 발명자의 기재에 추정력을 인 정하면서 원고는 특허신고서에 공동발명자로 기재되지 않았고 “단지 특허출원과 관 련하여 그 내용을 명확히 기재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작 행위라고는 볼 수 없으므로, 원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것 이다”라고 판시하였다.58) 박막증착장치 및 그 방법 등 발명의 사건에서 법원은 원고가 박막증착장치 및 그 방법에 관한 특허발명의 출원서에 발명자로 기재된 점을 인정하고, 원고가 대상 발명 의 “공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 대상 발명의 공 동발명자로 추단하였다.”59) 57) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 58) 서울남부지방법원 2005. 10. 7. 선고 2004가합10788 판결. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 62 반면, 발명자 기재의 추정력을 인정하지 않은 판례도 존재한다. 피리벤조심 등 발 명의 사건에서60) 원고는 특허출원서에 발명자로 기재되었지만 법원은 추정력을 부정 하고, 대상 발명의 발명자는 “실체적·객관적” 기여에 따라 판단하여야 한다고 설시한 후 원고를 공동발명자로 인정할 수 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.61) “특허출원 시 실제로 발명자가 아님에도 같은 연구팀의 팀원들을 공동발명자 로 기재하는 경우가 많고 발명자 기재에 대해서는 근거자료를 제출하지 아니 하고 심사관 또한 이를 심사하지 아니하여 특허출원 시 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실제 발명자로 추정되는 것은 아니므로 직무발명 보상을 받 을 수 있는 발명자는 특허출원서 발명자란의 기재 여부와 관계없이 실체적·객 관적으로 정하여져야 한다. 특히 관리자의 경우 구체적인 착상을 하고 부하에 게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 부하가 제출한 착상에 보충적 착상을 가 한 자, 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간결과를 종합적으로 판단하여 새로 운 착상을 가하여 발명을 완성한 자, 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 자 등은 공동발명자에 해당하지만 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자, 구 체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 자, 부하의 착상에 대하여 단지 양부의 판단을 한 자 등은 공동발명자에 해당하지 않는다.” 위 판결은 ① 실무에서 발명자 기재가 정확하지 않은 사례가 많다는 점 및 ② 심사 관이 발명자 기재의 진실성에 대하여는 심사를 하지 않는다는 점을 이유로 발명자 기 59) 서울고등법원 2012. 3. 29. 선고 2011나21855 판결(“원고가 이 사건 제1특허의 출원서에 발명자로 기재된 점은 앞서 인정한 바와 같고, 원고가 이 사건 제1특허의 발명제안서를 작성한 사실은 피고도 다투지 않으므로 원고 가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 점을 배척할 만한 상당한 반증이 없는 한 원고를 이 사건 제1특허의 공동 발명자로 추단할 수 있다. ... 그러나 원고가 피고 회사를 입사하기 전에도 반도체 공정 등의 개발과 관 련하여 상당한 정도의 경력이 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 주장하는 위와 같은 사정만으로는 원고가 이 사건 제1특허의 공동발명자라는 앞서의 추단을 뒤집고 원고가 이 사건 제1특허의 공동 발명자가 아니라고 인 정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.”). 60) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결. 61) 서울남부지방법원 2008. 11. 21. 선고 2008가합550 판결(“원고는 이 사건 제1특허발명에 포함되는 3%, 5% 유 제를 개발하였다고 주장하나 유제의 농도는 각 나라별로 관행적이고 일반적인 살포물량이 존재하는 경우 저 절로 결정되고 그 조성과 관련하여 새로운 착안이 필요한 것은 아닌 점을 더하여 보면, 원고 입사 이전부터 피고 회사는 피리벤족심 제제의 제품화를 위하여 연구를 진행하여 왔고 그 제제를 유제로 하는 실험까지 하 여 왔으므로 원고가 피리벤족심 제제의 조성을 청구범위로 하는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 새로운 착 안을 한 바 없고 실험 과정에서 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적인 관리를 한 것에 불과하다고 보인다. 원고는 이 사건 제1특허발명과 관련하여 실제적인 발명 자에 해당하지 않는다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 63 재에 대하여 추정력을 인정하지 않았다. 대상 판결은 발명자 기재에 추정력을 인정한 선행 판결들과 상충하는 것이고 이러한 상충은 향후 대법원 판결에서 해소되어야 할 것이다.