외국시> 빽가, 빈티지 집+고가 물건 대방출…유랑마켓 휩쓴 레전드 의뢰인 | 군포철쭉축제

라. 특허의 분리 모인특허가 원발명자(피모인자)의 단독발명에 관한 제1청구항, 모인발명자의 단독 발명에 관한 제2청구항, 원발명자와 모인발명자의 공동발명에 관한 제3청구항으로 구 성된 경우, 그 하나의 특허를 3개의 특허로 분리하여 등록시키는 방안을 강구할 필요 가 있다. 불편한 동거를 그 3개 청구항 모두에 강요할 필요가 없다. 제1항 특허는 원 발명자가 보유하고, 제2항 특허는 모인발명자가 보유하고, 제3항 특허에 대하여만 두 사람이 공동발명자가 되면 된다. 하나의 특허에서의 청구항 하나하나에 대하여 따로 무효심판을 청구할 수 있다면, 개별 청구발명에 대하여 개별 특허가 존재한다고 볼 수 도 있다.

원고는 E에 대해 평성 8년 6월 또는 7월경 체인커버 금형 제작을 의뢰하고 동 금형 은 평성 8년 9월 19일 원고에 납품되었다. 그 후 피고는 평성 8년 10월 3일 별지목록 1 기재의 발명에 대하여 특허출원을 함과 동시에(갑 9, 이하 ‘선원발명’이라 한다) 평 성 9년 2월 3일 선원발명에 기초하여 우선권을 주장하며 별지 목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 8 이하 본건 제1발명이라 한다). 다른 한편, 원고는 평성 8 년 11월 20일 별지목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 7, 이하 본건 제2 발명이라 하고 이것과 본건 제1발명을 함께 본건 양 발명이라 한다). 한편, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 물품반송용 컨베이어 체인 등에 사용되는 롤러체인의 커버의 개량에 관한 발명이다. 선원발명과 본건 제1발명은 796) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 25頁. 797) 中山信弘 小泉直樹 編, 新.注解特許法(上卷), 靑林書院, 2017.10., 393頁에 소개된 것을 정리한 것임. 특허법상 모인(冒認) 법리 301 그 표현방법에 약간의 차이가 있지만 실질적으로 동일한 발명이다. 본건 제1발명과 본건 제2발명은 그들 특허청구범위를 비교하면 전기와 같은 차이점이 있지만, 각각의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 실질적으로 동일하다고 보는 것이 상당하다. 즉, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 실질적으로 동일 한 발명이라고 인정된다.

다) 최근 하급심 판결 한편, 대법원이 실질적 기여 기준을 판시한 이후의 특허법원 판결례를 검토해 본 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 것이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 것이 8건으로 나타나는데 구체적 내용은 다음과 같다.713) (1) 대법원 2003후2218 판결 인용(4건) ① 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결714) <심결의 경위> 원고는 2015. 7. 3. 특허심판원에 피고들의 등록특허 제794211호 발명(이하 이 사건 특허발명 이라 한다)에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2015 713) 2018년 12월에 출시된 법고을 LX 2018에는 “모든 특허법원 판결을 PDF파일로 새롭게 구축해 수록”하였다 고 소개되어 있는데, 법고을 LX 2018에서 검색한 결과 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 22건(관련 성 없는 판결 11건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 8건이 있었고, 대법원 2009후2463 판결 선고 이후로 범위를 좁히면 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 8 건이다(법고을 LX 2018 출시 전 특허법원 홈페이지 판결서 인터넷열람에서 2018년 10월말까지를 대상으로 검 색한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 총 9건(관련성 없는 판결 5건), 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 총 2건이 있었고, 그 중 관련성이 없는 판결을 제외한 결과, 대법원 2003후2218 판결을 인용한 건이 4건, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건이 2건이었다). 한편, 2018. 12. 10.자 특허법원 주요판결속보에 소개된 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결의 경우 대법원 2009후2463 판결을 인용하고 있는데 이 판결까지 포함하면, 대법원 2009후2463 판결을 인용한 건은 총9건이다.

대상 발명 2에 대한 피고 종업원 P6이고, 원고는 아니다. 다) 법원의 판단 대법원에서 검토 대상이 된 쟁점은 두 가지로, ① (실체적법 문제로) 타인 명의로 등록된 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장하는 자의 경우, 자신이 발명자이며 등록 명의인은 발명자가 아님을 증명하면 충분한 것인지 아니면 등록명의인이 일정한 법원 칙 위반으로 등록을 받은 것이라는 점을 주장해야 하는 것인지 여부와 ② (절차법적 문제로) 특허권의 공유를 주장하면 제37조 절차를 신청한 신청인이 제37조 제5항에 924) Id. at paragraphs 12-14. 925) Id. at paragraph 12 (“The first was that the Court of Appeal decided in Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 that a person (A) who claims to be entitled to a patent which has been granted to someone else (B) could not succeed merely by proving that he had been the inventor and B had not. Jacob L.J. said (in paragraph 79) that: ‘[A] must be able to show that in some way B was not entitled to apply for the patent, either at all or alone. It follows that A must invoke some other rule of law to establish his entitlement—that which gives him title, wholly or in part, to B’s application.’”). 926) Id. at paragraph 14. 927) Id. at paragraph 15. 928) Id. at paragraph 16. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 356 따른 2년의 기간 경과 후 권리의 단독 귀속 주장 취지로 신청을 변경할 수 있는지 아 니면 기간 도과로 불가한지 여부이다.929) 쟁점 ①에 대해 대법원은, 영국 특허법 제7조 제2항 및 제3항이 특허를 받을 수 있 는 정당한 권리자 판단과 관련한 유일한 근거 조문이며,930) Markem 사건 항소법원 판 결은 정당한 권리자 판단 문제와 특허의 유효 문제를 혼동한 것이라고 지적한 다 음,931) 이 사건의 경우 첫 번째 신청서 변경은 불필요하였다고 보고 있다.932) 한편, 쟁 점 ②에 대해서는, 특허법 제37조 신청의 성격이 소송에서의 청구취지와는 다르다고 본 다음,933) 이 사건에서의 주장 변경(공유에서 단독 권리로의 주장 변경)이 새로운 신청에 해당하지 않으므로 변경이 허용된다고 본 특허청장의 판단이 옳다고 보았 다.934) 929) Id. at paragraph 16 (“The appeal to your Lordships’ House therefore raises two points of some general importance. The first is a question of substantive law. What does a person claiming entitlement to a patent in someone else’s name have to prove? Is it enough that he was the inventor and the registered proprietorwas not, ormust he allege that the registered proprietor had procured registration by a breach of some other rule of law? If the former answer is correct, the first set of amendments was unnecessary. The second is a question of procedure, concerning the power of the comptroller to allow amendments to the statement of case. When the referrer has claimed joint entitlement, can he be allowed to amend to claim sole entitlement after the two-year period in s.37(5) has expired? Or does that require a new reference which would be statute-barred?”). 930) Id. at paragraph 18 (“S.7(2), and the definition in s.7(3), are in my opinion an exhaustive code for determining who is entitled to the grant of a patent. That is made clear by the words ‘and to no other person.’”). 931) Id. at paragraph 26 (“I think that the reasoning of the Court of Appeal involved a confusion of rules which go to the question of who is entitled to a patent and rules which go to the validity of a patent.”); Id. at paragraph 28 (“The ‘first to file’ rule is therefore a rule about validity, not about entitlement, and it can only cause confusion to muddle them up.”); Id. at paragraph 23 (“In my opinion, therefore, the broad principle laid down in Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 and applied by the Court of Appeal in this case was wrong. It is unnecessary for Yeda to allege that Dr Schlessinger was in breach of some other rule of law. I should add that I have no doubt that the Markem case was nevertheless correctly decided.”). 932) Id. at paragraph 30-31 (“In this case, Yeda are not making a claim under s.7(1)(b) to be entitled under some rule of law to Dr Schlessinger’s invention. They are saying that he was not the inventor under s.7(1)(a) and therefore neither Rorer nor anyone else can make a 7(1)(b) claim through him. Yeda say that the Weizmann scientists were the inventors under s.7(1)(a) and that they are entitled to claim through the Weizmann scientists under s.7(1)(c) as assignees. All this was clearly pleaded in their original statement. My Lords, it follows that the first set of amendments was unnecessary and I need say no more about the comptroller’s powers to grant them.”). 933) Id. at paragraph 41 (“It is true that the reference must be accompanied by a statement setting out fully the nature of the question and the facts upon which the person making the reference relies. But that does not mean that the statement is analogous to a claim form asserting a cause of action. The referrer is not asserting a cause of action in the sense contemplated by the Limitation Act 1980 and the Civil Procedure Rules. He is making a reference; a procedure which is governed by its own limitation period and its own rules. Thus the question of whether a claim to full entitlement is a new or different claim is in my opinion irrelevant. The true question is whether amendment of the statement of facts would make the reference a new reference. In my view it plainly would not.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 357 2) Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31, CA <동종업에 종사하는 두 경쟁사 사이의 분쟁으로, 전직한 종업원이 한 발명이 전직 전 회사와 전직 후 회사의 공유에 속하는지 여부에 대해 전직 후 회사의 단독 권리를 인정한 사안> 가) 사안의 개요935) Markem의 전직 종업원 6명이 약 18개월의 기간에 걸쳐 경쟁사인 Zipher로 전직한 사안으로, Markem과 Zipher는 모두 열프린팅 장치(thermal printing machines) 제조 사이다. Markem의 전직 종업원 6명 중 McNestry는 엔지니어로 2000년 4월 Markem 을 떠나 Zipher에 합류하였는데, 그 후 두 달 이내에 이 사건 특허(열프린팅 장치의 성능과 신뢰성을 향상)에 주된 기여를 한 자이다. McNestry는 Zipher에서 일하는 동 안 열프린팅 장치 성능 향상을 위한 발명적 착상을 하였고 이에 대해 몇 건의 특허가 등록되었는데, 일부 청구항의 경우 Markem 장치를 커버할 정도로 넓게 기재되어 있 다. Markem은, McNestry이 Markem에서 일할 당시 취득한 정보를 사용하여 특허를 취득한 것이므로 자신도 이 사건 특허에 대한 권리를 갖는다고 주장하였다.

바. 신규사상을 한 명이 창출한 경우 어떤 발명의 구성요소 중 신규사상을 어떤 한 명만이 창출한 것으로 판단되는 경 우, 그 자만이 단독발명자가 된다. 다만, 단독발명자로 인정되기 위해서는 그 발명의 구성요소 모두를 인지하여야 할 것이다.246) 물론, 그 구성요소 모두가 신규사상일 필 요는 없으나 그 신규하지 않은 구성요소까지도 인지는 하여야 할 것이다.

한편, 모인 출원 특허에 (i) 정당한 권리자의 단독 발명(X=a+b) (ii) 정당한 권리자 와 모인자의 기여가 모두 인정되는 발명(X1=a+b+c), (iii) 모인자의 단독발명(X2=a+d) 이 청구항별로 구분되어 있다면, 만일 특허권이 설정등록된 후라면 현행법상 청구항 별 특허권 이전은 곤란하므로 해당 특허권은 공유로 처리하고 당사자들이 공유를 희 망하지 않는 경우 앞서 본 방법에 의해 처리하는 방법밖에 없을 것이다.1034) 다만, 아 직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으로 대응하는 것도 가능할 것으로 보인다. 독 일의 경우 앞서 본 바와 같이 출원 일부의 분할 이전이 판례에 의해 인정되고 있 고,1035) 영국의 경우도 특허청장에 의해 이러한 구제가 인정되는 것으로 보인다.1036) 우리나라의 경우 거절이유 통지를 통해 모인 출원의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 보정을 하도록 하고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제34조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.1037) 1034) 물론 모인 특허의 청구항 중 X=a+b 및 X1=a+b+c를 삭제하는 정정을 하여 해당 특허의 무효사유를 해소하 고, 삭제된 청구항들에 대해 특허법 제35조에 따른 정당한 권리자의 출원을 하는(X=a+b의 경우 정당한 권리 자 단독 명의 출원, X1=a+b+c에 대해서는 정당한 권리자와 모인자의 공동출원) 것은 가능할 것이다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우, ① A2은 모인 출원 특허에 해당하지 않으므로 제33조 위반의 거절 무효 사유가 없고, 甲과 乙의 공유로 처리해야 하는지에 대한 검토가 필요하다. 이 경우 발명 A2는 모인발명에 해당하지 않기 때문에 甲과의 공동발명 여부가 문제되지 않아 乙 단독의 권리로 되게 되는데 이러한 결론이 타당한지는 의문이다. 왜냐하면 발명 A2에 대한 실질적 기여는 乙이 아닌 甲에 의해 이루어진 것이기 때문이다. 즉, 발명자 판단 기준 (실질적 기여)과 모인 판단 기준(협의의 실질적 동일성)을 달리 함으로 인해 발생하는 문제라고 볼 수 있다.