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909) Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.05. 910) CIPA Guide Seventh Edition §7.08 (“Notwithstanding that, by s.125, the invention for which a patent has been granted is to be taken as that specified in the claims of the patent, the court will not just look at the form of the claims of a pending application to decide what the invention is and who is the deviser of that invention. Moreover, the issue of inventorship can arise even before an application has been filed, or where an application has been filed but no claims have yet been formulated. The Court of Appeal recognised in Markem v Zipher that patent attorneys often draft a first set of claims very broadly so as to get the most out of the search and claims will be amended prior to grant. The issue for the court will be to see what is “the heart” of the invention, even though there may be more than “one heart”, and each claim may not need to be considered a separate “heart” on its own.”); CIPA Guide Seventh Edition §37.05 (“Entitlement is no longer to be decided on a claim by claim basis. Following the Court of Appeal in Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; [2005] EWCA Civ 267, the issue for the court will be to see what is “the heart of the invention” and, even though there may be more than “one heart”, that may not mean that each claim is “a heart”. This is discussed at §7.08.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 350 인정판단에 있어서 선행기술이 고려될 수 있는 것으로 해석되고 있다.911) 모인 판단 시 특허의 유무효가 문제될 수 있는지에 대해 종래 견해는, 모인이 문제 된 발명이 특허요건을 충족하는 여부는 고려될 필요가 없다고 보았지만, 최근 판례에 의해 이러한 실무가 변경된 것으로 보이는데, 특허요건을 충족하지 못한 발명에 대해 귀속 여부를 다툴 실익이 없다는 점을 설시한 판결이 있다.912) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 영국은 무권리자 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 이전청구제도 911) Yeda v Rhone Poulenc [2008] R.P.C. 1; UKHL 43, Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31; CIPA Guide Sixth Edition §7.08 and §37.04. 912) CIPA Guide Seventh Edition §7.08 (“Issues of validity of claims will be relevant: especially where claim 1 is overly broad. Traditionally entitlement was determined according to the alleged inventor’s perception of what he had discovered, rather than what might turn out in the light of the prior art actually to have been invented. In other words, validity considerations are not generally to be taken into account in assessing entitlement questions and “invention” in this context should not mean a “patentable invention”, see Norris’s Patent [1988] R.P.C. 159 and Viziball’s Application [1988] R.P.C. 213. . . . However, two particular decisions have changed this practice. In Yeda v Rhône-Poulenc Rorer [2008] R.P.C. 1; [2007] UKHL 43, Lord Hoffmann held that s.7(2) provided an exhaustive code to entitlement to the grant of a patent. Section 7(3) defined the inventor as “the actual deviser of the invention”, and so it was necessary to distinguish between the person who had made the invention and the person who had made a non-inventive contribution.“Deciding upon inventorship will therefore involve assessing the evidence adduced by the parties as to the nature of the inventive concept and who contributed to it. In some cases this may be quite complex because the inventive concept is a relationship of discontinuity between the claimed invention and the prior art. Inventors themselves will often not know exactly where it lies.” Also, in Markem v Zipher [2005] R.P.C. 31, the Court of Appeal felt that, as a matter of convenience, if a claim was clearly and unarguably invalid, then not only could the Comptroller take that into account when exercising his wide discretion, and deal accordingly with such claims, he ought to do so as there was no point in “handing rights in an invalid monopoly from one side to another” and “the sooner an obviously invalid monopoly is removed, the better from the public point of view”. Where there was “self-evidently no bone”, the “dogs [should] be prevented from fighting over it”. So Jacob L.J. concluded:“if an inherent part of a claim to entitlement is also an assertion of or acceptance of invalidity, the entitlement claim must fail.” The Hearing Officer proceeded to consider this aspect of Markem in Statoil v University of Southampton BL O/204/05 and found that the principle applied where either of the parties to the entitlement dispute raised the question of validity, and the defendant “should not be allowed to get away with pleading invalidity as an inherent part of his defence”. Thus, questions of patentability can now be raised pre-grant in entitlement proceedings and previous cases to the contrary will no longer be good law. However, care may be needed in applying this where the invention in question is patentable in an overseas jurisdiction but not patentable in the UK (e.g. because it relates to computer software or a method of doing business—as in LIFFE v Pinkava [2007] R.P.C. 30; [2007] EWCA Civ 217).”); CIPA Guide Seventh Edition §37.06 (“Although the traditional position was that validity should not be taken into consideration when deciding questions of entitlement (Norris’s Patent), this did not mean that there was no need to look for any contribution from the referrer to the very feature which distinguishes the claims of the contested application/patent from the prior art (Derbyshire Maid’s Patent BL O/40/97). Now, following Markem v Zipher, the issue can be explored, even without a request for revocation, and where there is a clear and unarguable attack, then there is no point in the Comptroller passing such claims from the defendant to the claimant: see the discussion at §7.08.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 351 와 출원일소급제도를 모두 마련하고 있다.

라. 미국의 발명의 완성 시점 법리 미국에서는 착상(conception)이 명확한 단계에 이르면 그 시점에서 발명이 완성된 437) 대법원 2013.04.11. 선고 2012후436 판결(“실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고 안의 ‘완성’이란 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당 시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다.”). 438) 조영선, 특허법 제6판, 박영사, 2018, 184면(“일본의 하급심 판결례들은 대체적으로 ‘통상의 기술자가 실시 가 능한 정도로 문제해결의 수단을 포함하는 아이디어를 형성한 자’를 발명자의 핵심적인 요건으로 보고 있으며 ...”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 159 것으로 본다.439) 발명자가 명확하고 영속적인 발명의 아이디어를 보유함을 보이는 당 시에 발명이 완성된 것이며, 발명자가 그 발명이 의도된 바대로 작동할 것인지에 대해 합리적 기대를 가졌는지 여부는 무관하다.440) 미국에서는 통상의 기술자가 그 발명을 이해할 수 있는 단계에서 발명이 완성된 것으로 본다.441) 통상의 기술자가 그 발명을 이해한 후 실시 또는 구체화 할 수 있는 시점에서 발명이 이미 완성된 것이다.442) 실 시, 구체화, 효과 확인 등은 발명의 완성 후에 발생한다. 다만, 발명의 구조를 특정하 는 것만으로 발명이 완성되었다고 보기 어려울 수 있으며, 그 구조를 만드는 방법까지 특정되어야 할 것이다.443) 어떤 경우에는 해당 발명이 안전하지 않을 수도 있다. 특허법이 그 불안전에 대하 여 검토할 수 있는 것은 그 불안전으로 인하여 산업상 이용가능성이 부정되는지 여부 및/또는 공서약속에 반하는지 여부만을 판단할 수 있다. 그 외 그 불안전으로 인하여 해당 발명이 완성된 것이 아닌지 여부는 특허청의 판단사항이 아니다.444) 발명은 통상 의 기술자가 용이하게(과도한 실험없이) 실시할 수 있는 시점에서 완성된 것이며, 특 허청은 그 발명의 특허성을 판단한다.

802) 갑 7 발명은 본건발명과 동일한 발명이라고는 할 수 없다. 하지만 종래기술과 같이 외통의 내주면에 조구 (条溝)를 형성하는 것 대신, 외통에 삽입하는 축의 외주면에 조구(条溝)를 형성하였다고 하는 점에 있어서 본 건발명과 갑 7 발명은 공통하는 것이며, 또한 가공 및 사용 후의 세정을 용이하게 한다고 하는 작용효과에 있 어서도 격별하게 다른 것은 없다. 그리고 갑 7 발명에 있어서도 조구(条溝)가 형성되고 있는 축상의 이너 슬 리브(inner sleeve)가 삽입되어 잇는 후반부분(출구측)에 있어서 팥소 등의 유동성이 낮은 가소성 식품을 블레 이드와 동시에 회전하지 않고 외통의 선단에 설치된 송출구에 이송하여 그 전방에 송출하는 것이 가능하다고 하는 작용효과를 나타내는 것은 그 구성으로부터 분명하다. 본건발명에서는 ‘전기 축의 외주면과 전기 외통의 내주면에 내연(内縁)과 외연(外縁)이 각각 미끄럼접촉(摺接)하여 회전하는 나선상의 송출용 블레이드를 축과 외통 사이에 개재시켜’라고 하고 있는바, 갑 7 발명에서는 ‘전기 이너 슬리브(inner sleeve)의 외주면과 전기 외통의 내주면에 내연에 설치된 골와 외연이 각각 미끄럼접촉하여 회전하는 나선상의 송출용 블레이드를 축 과 일체로 회전하도록 설치하는 것에 의해 이너 슬리브(inner sleeve)와 외통 사이에 개재시켜“라고 하고 있 다. 하지만 본건발명의 특허청구범위 기재에 있어서 송출용 블레이드에 골(骨)을 설치하는 것은 배제되고 있 다고는 할 수 없고 또한, 본건 명세서에는 실시예로서 축의 외주면에 축방향에 연하여 직선상으로 조구(条溝) 를 형성한 태양이 기재되어 있는바, 적어도 그와 같은 태양의 것에 관한 한, 블레이드가 가소성 식품을 전단 하는 것은 분명하며, 그 정도도 골(骨)이 있는 경우와 별로 변하지 않는다고 해야 할 것이므로 갑 7 발명에 있어서 골(骨)이 설치되어 있는 것으로 가지고 본건발명과는 원리가 다른 것이라고는 할 수 없다. 본건발명에 서는 ’전기 축을 비회전 또는 송출용 블레이드의 회전보다 저속으로 회전하도록 한다‘에 대하여, 갑 7 발명에 서는, ’전기 이너 슬리브를 비회전‘이라고 하고 있으므로, 축을 비회전으로 하는 태양에 관한 한, 갑 7 발명과 본건발명과는 원리를 달리 하는 것은 아니다.

기술평가 특례 기업의 경우 전문평가기관39) 중 2개 기관의 기술평가 결과가 일정등급 이상(복수기관 평가결과 A등급 & BBB등급 이상)일 경우 기술성장기업으로 상장예비심사청구자격 부여받는다. 기술특 례상장제도는 무엇보다 상장심사가 상당히 빠르고 적자 기업도 도전해볼 수 있다는 점에서 주목받고 있 는데, 일반상장 요건은 수년간 지속적으로 흑자를 유지하는 등 준비 과정이 까다롭지만 특례상장의 경 우 기술평가 준비(1개월), 기술평가(1개월), 예비심사 청구 준비(1개월), 예비심사(2개월), 공모 절차(2개 월)로 최소 7개월 안에 상장 가능하다.

Ultra-Precision 판결에서 CAFC는 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부 를 판단하였으며, 대상 인물이 쟁점이 된 청구항의 3개 구성요소 중 어떤 것도 착상하 220) Engelhard Minerals & Chem. Corp. v. Analo-American Clays Corp., 586 F. Supp. 435 (M.D. Ga. 1984). 221) RCA Corp. v. Davidson, 215 U.S.P.Q. 469 (D.N.J. 1981). 222) Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharm. Inc., 438 F.3d 1123, 1136 (Fed. Cir. 2006) (“[I]t is the claims ultimately that define the invention.”); Netscape Commc'ns Corp. v. Konrad, 295 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2002) (“However, it is the claims that define a patented invention.”). 223) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 94 (2013) (“because the claims define the scope of the complete invention.”). 224) Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he critical question for joint conception is who conceived, as that term is used in the patent law, the subject matter of the claims at issue.”). 225) Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004) (a person is a joint inventor “only if he contributes to the conception of the claimed invention”). 226) Trovan, Ltd. v. Sokymat S.A., Irori, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002) (“to compare the alleged contributions of each asserted coinventor with the subject matter of the properly construed claim to then determine whether the correct inventors were named.”). 227) George M. Sirilla, How the Federal Circuit Clarified the “Muddy Concept” of Joint Inventorship, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 509, 509 (2009). 228) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in Joint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 94 (2012) (“Because the patent protects only the claimed portion of an invention from infringement, it is possible to infringe on a ‘claim,’ but not an ‘invention.’”). 229) Giles Sutherland Rich, The Extent of the Protection and Interpretation of Claims-American Perspectives, 21 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499 (1990) (“The name of the game is the claim.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 110 지 않았다는 이유로 공동발명자로 인정하지 않았다.230) 다만, 기능식 청구항의 청구발 명을 명세서에 기재된 상응하는 구조로 해석하므로 기능식 청구항은 청구항만이 아니 라 청구항과 명세서가 함께 발명을 결정한다.231) 그러므로, 그 경우 청구항과 명세서 를 바탕으로 공동발명자를 판단하여야 한다.

첫째, 모인대상발명을 일부 개량 변경하여 출원한 것이 모인출원에 해당하는지 문 제된 사안은 2015허8042 사건, 2015허1430 사건, 2014허7707 사건, 2017허5184 사건인 데, 구체적으로 보면 (i) 협력관계에 있는 타인의 발명(도면에 개시된 발명)을 제공받 은 후 일부 변경하여 출원하였거나(2015허1430 사건, 2014허7707 사건) 혹은 재직 당 시 또는 퇴직 후 관련 대리점 운영 시 인식하게 된 종전 근무 회사의 비공개기술을 일 부 변경하여 출원하였지만(2017허5184 사건) 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않아 무효로 된 유형과 (ii) 공동연구개발이 종료된 후(그 결과물인 발명은 일방 당사자에 귀속), 해당 발명을 일부 변경하여 출원하였지만 변경된 발명이 양 당사자의 공동발명 에 해당한다고 보고 공동출원규정 위반으로 무효로 된 유형으로 나눌 수 있다. 첫 번 째 유형인 2015허1430 사건, 2014허7707 사건 및 2017허5184 사건에서는 적용 법리로 ‘실질적 기여’ 기준이 판시된 반면, 두 번째 유형인 2015허8042 사건에서는 ‘실질적 동 일성’ 기준이 판시된 점이 특징이다.

<항소심 판결> 항소법원인 칼스루에 고등법원은, 3개의 칼날과 하나의 중심부 구슬을 장착한 드 릴공구에 대한 제안은 원고의 업무집행담당자 및 기계제작기술자의 것이라는 원고의 주장을 신뢰할 만한 증거가 없다고 판시하였다. 상반되는 증인진술은 여타의 사정에 비추어 심증을 형성시키기에 족하지 아니하였다고 덧붙였다. 또한, 원고에게 유리하 도록 일정한 각도기와 같은 드릴결합구조를 원고의 기계제작기술자가 개발하였다고 인정하더라도, 소로써 주장하고 있는 청구권들과 관련하여서는 권리로 보호받는 구성 특허법상 모인(冒認) 법리 347 요소의 결합(Merkmalskombination)이 누구에 의하여 개발되었는지가 중요한데, 원고 의 청구에는 이에 대한 상세한 내용이 포함되어 있지 않다고 보았다.