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46) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결. 47) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 2015, 66면(“특허법 제33 조에 제3항을 신설하는 방식으로 공동발명에 대한 기준을 법률로 정하는 것이 바람직하다. 입법형식에 대해서 는 공동발명 판정기준을 negative 입법방식으로 제안하게 되면 결국 단독발명 요건이 될 수밖에 없고 이는 오 히려 법률의 이용자에게 혼란을 줄 수 있다는 판단으로 positive 입법방식을 채택하였다. ‘제2항의 권리를 공 유하기 위해서는 공동발명자 간에는 실질적 상호 협력관계가 존재해야 하며, 모든 공동발명자는 청구범위에 기재한 기술적 사상의 창작행위에 기여해야 한다.’는 내용으로 특허법 제33조 제3항의 신설을 제안한다.”). 48) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 228-229면(“발명자 인정의 기준은 모두 공동발명자의 확정에 적용될 수 있음을 물론, 이는 공동발명자 여부를 확정하기 위해 생겨난 기준이라고도 할 수 있다. 공동발명이 성립하 기 위해서 그와 같은 객관적 공동관계 이외에 발명자 사이에 공동발명의 주관적 의사도 필요한가? 생각건대 공동저작자가 되기 위해서 공동창작의 주관적 의사가 필요한 것처럼, 공동발명자가 되기 위해서도 공동발명의 의사가 필요하며, 이러한 상호 협력의 의사 없이 단순히 후자가 전자의 발명을 개량한 경우 양자를 공동발명 자로 취급할 수는 없다고 본다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 59 “해당 발명에 대하여 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일 반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력 자 또는 보조자로서 연구자의 제시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였 을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니한다. 그리고 원래 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과 정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지 만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌 을 하여야 할 필요가 있다.”49) 위 판례는 일체적, 연속적인 협력관계를 공동발명의 요건으로 제시한다. 그렇다면, 예를 들어서, 갑이 연구를 수행하던 중 사망하였고 그 후 일정 기간 후 그 회사의 다 른 연구원 을이 그 연구를 이어받아서 하는 경우에는 일체성, 연속성을 인정하기 어려 우므로 공동발명자로 인정되지 못하는 것인가? 어떤 글은 ‘직접적’ 협력이 필요하다고 설명하는데,50) 위 예시의 갑과 을의 경우는 직접적 협력으로 보기 어려울 것이고 그렇 다면 갑과 을은 공동연구원이 아닌 것인가? 이 글은 위 두 질문에 부정적인 답변을 제 시할 것이다. 현실의 연구환경은 다종다양한데 그 다종다양한 환경에서 합리성을 가 지는 공동발명자 법리를 제시하여야 할 것이다.

4) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결(90%) 법원은 당사자간 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동발명자로 기재되어 있다고 인정한다. 즉 공보의 기재에 따라 그 두 명을 대상 고안의 공동발명자로 인정한 것이다. 그리고 인정된 증 거의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 242 고와 E가 수행한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정한 사례이다.

나. 발명자의 판단요소 1) 실질적 특징 상술한 발명자의 정의와 같이, 대상 발명의 실질적 특징에 대한 창조적 공헌을 판단하 고 그 중에서 대상 발명의 실질적 특징이 가장 핵심적인 쟁점이다.288) 실질적 특징에 대해 이하에서 설명한다. 고전압 펄스 전원장치를 이용한 연마제품의 제조장치 사건에서44) 법원은 공동발명 자 판단과 관련하여 다음과 같이 설시하였다.

※ 중요도 평가 척도: ① 전혀 중요하지 않다, ② 중요하지 않다, ③ 보통이다 ④ 중요하다, ⑤ 매우 중요하다 NO 수정안 구분 미래사회에서의 중요도 (2차) 지식재산 분야 세부 설명 1 IP-R&D 컨설팅 지식재산 관련 연구 개발 기획, 관리, 컨설팅(IP-R&D), 제품 분석, 아이디어 발굴 등 업무 x, Md ➀ ➁ ➂ ➃ Md 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 중요도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 2 IP 정보 조사 분석 지식재산 정보 분석, 기술 동향 분석, 지식재산 권리성 분석, 특허맵 작성 등 업무 x, Md ➀ ➁ ➂ ➃ Md 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 중요도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 3 IP 권리화 지식재산 출원, 등록 등의 법률 대리 및 지원 업무, 명세서 작성 및 검토, 도면 작성 등의 업무 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 중요도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 4 IP 전략 기획 특허 포트폴리오 구축, 권리화 전략 수립, 사업화 연계, 지식재산 위험 관리 등 업무 x, Md ➀ ➁ ➂ ➃ Md 사분점간 범위 ➀ ➁ ➂ [➃ ➄] 2차 중요도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) 5 IP 거래 지식재산 기반 기술 이전/라이선싱의 실무적 계약과 코디네이터, 국제 거래 등의 지식재산권 공급자와 수요자간에 중개하는 업무 x, Md ➀ ➁ ➂ Md ➄ 사분점간 범위 ➀ ➁ [➂ ➃ ➄] 2차 중요도 ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ 수정의견 (사분점간 범위에 포함되지 않을 경우) <표 1> 혁신성장과 4차 산업혁명 시대 등에 따른 지식재산 분야(안) 2차 중요도 부 록 - 207 - ※ 이 밖에도 혁신성장과 4차 산업혁명 시대 등에 따른 지식재산 분야에 대해 자유의견이 있으시면, 자유롭게 서술하여 주시면 감사드리겠습니다.

1심 법원은, 발명자에게 개시되어 있던 2건의 비공지 디자인(confidential designs) ultimately found to be derivees often file before parties that are ultimately found to be derivers). Both Chico and Mark Lemley suggest that by preserving the relevant language of § 135, Congress should be presumed to have intended to preserve the same substantive authority, notwithstanding the changes to patentability in § 102. I believe, however, that as § 135(a) addresses the grounds for triggering the proceeding it does not provide separate substantive authority for the PTAB's decisions, particularly in light of the separate language of new § 135(b) and the prior art changes in § 102. If Congress does not act to fix the provision, I hope Chico and Mark turn out to be right and that the courts uphold a broader interpretation that would authorize the PTO to trigger derivation proceedings for obvious derived variants and for the PTAB to deny patents on them. But if the courts will not uphold such authority, too much damage may be done in the interim. It would therefore be much better to avoid any such question of authority, by enacting amending or technical correction legislation now, which not only would assure that the procedures are adequate but also would clearly indicate that claims to obvious variants of derived knowledge are unpatentable even without a derivation proceeding (which would then authorize the PTO to reject them and would discourage filing of such claims and, in turn, unauthorized derivation in the first instance).”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 145 (2012) (“It may be that obviousness will be a consideration in derivation proceedings under new section 135 as a carry-over from standards for conducting interference proceedings and, certainly, preservation of the phrase “substantially the same” in new section leaves room for that interpretation.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 314 이 미국 특허법 제102조(f)항 선행기술에 해당하며 이 선행기술들이 다른 선행기술과 함께 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다고 보았다. 다만, 결과적으로 이 사건 디자인 특허의 비자명성이 부정되지는 않았다.