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특허법상 모인(冒認) 법리 337 리자가 피모인 구성요소에 대해 보호받는 것이 가능할 것이라고 한다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 318 법으로서, 주법에 기초한 특허권 양도청구를 인정하고 또한 관련 판결의 피고가 연방 법에 의해 특허무효를 주장하여 동판결의 금지를 구하는 것은 금반언으로서 허용되지 않는다고 하였다. 하지만 특허권의 양도에 의한 구제는 인정되었지만, 비발명자에 의 한 특허출원에 대하여 연방법하에서의 제3자에 의한 특허무효의 주장은 허용되었으 므로 특허출원은 발명자에 의하지 않으면 무효라고 하는 미국특허법의 원칙으로부터 벗어난 판결은 아니다.

나. 특허권 이전청구제도 모인의 성립 범위와 이전청구 인정 범위의 관계에 대해서는, ① 거절 무효의 범위 를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정하는 방안, ② 거절 무효의 범위를 넓게 보되 이전청구는 좁은 범위로 한정하는 방안, ③ 거절 무효의 범위를 좁게 보고 동일 한 범위로 이전청구도 인정하는 방안 등이 가능할 것이다. 학설 중에는 ①의 입장을 취한 견해도 있고,1041) ②의 입장을 취한 견해도 있으며,1042) ③의 입장을 취한 견해도 1039) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8조, 영국 특허법 제8 조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명(독일의 경우 에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나 라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106면 및 5309면; 특 허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도에 대하여 마찬가 지로 이해하고 있는 것으로 보인다.”). 1040) 강경태, 앞의 토론문(모인출원 토론문), 2면. 1041) 조영선, 앞의 논문(모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제), 365-366면(③의 입장을 취하면 피모인자가 모인출원을 이유로 이전청구권을 행사할 수 있는 여지가 좁아지게 되는 점, 이 때 뒤에서 보는 것처럼 출원발 명의 가공자(加功者)인 피모인자는 그 기여분에 상응하여 특허권의 공유지분을 획득한다고 해야 하는바, 이는 기존의 우리 특허법 해석론과 실무에서 벗어난 새로운 시도여서 그 적용 범위를 너무 넓히는 것은 적절치 않 다는 점, ①의 입장을 취하여 진보성 없는 기술적 변형을 단순 모인출원으로 취급하더라도 여전히 모인자에게 는 가공(加功)에 상응하는 금전적 보상의 가능성이 남아 있는 점 등을 고려하면 ①이 타당할 것이라는 견해). 1042) 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“출원일 소급제도만 있을 때에는 모인대상발명의 핵심적(특징적) 구성을 모인(탈취)하여 출원 등록한 모인출원발명을 등록무효로 볼 것인지 여 부가 쟁점이었기 때문에 모인대상발명과 모인출원발명 사이의 동일성의 의미와 범위를 다소 확대할 필요성이 있었고, 그러한 해석이 구체적 타당성에도 부합되었다. 위 대법원 2009후2463 판결도 그러한 의미에서 이해할 수 있다. 그러나 이전등록청구의 경우는 정당한 권리자에게 모인대상발명과 동일하다고 볼 수 없는 부분을 포 함한 특허발명 전체에 대해 이전등록을 인정해야 하는지는 별개의 문제이다. …… 제3설은 제2설과 같이 출원 일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의 발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성 의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장이다. 모인출원자가 상당한 정도의 구성을 변경 부 가한 경우 이전등록청구를 일체 허용하지 않고, 출원일 소급제도만을 허용한다면 모인출원자가 변경 부가시킨 구성이 진보성이 인정되는 등의 발명으로서의 가치가 인정되는 경우에도 사장된다는 문제점이 있기 때문에 이러한 경우에는 정당한 권리자의 이전등록청구를 인용하되 모인출원자의 공유지분청구권을 인정할 수도 있 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 402 있다.1043) 4. 정리 정당한 권리자의 구제 수단으로서 ① 출원일 소급제도와 ② 특허권 이전청구 제도 가 있는데, 두 수단에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)가 다르게 되는 것은 문제가 있을 것으로 생각된다. 예를 들면, ①의 경우는 좁게(거절 무효의 범위를 넓게 보되 정당한 권리자의 출원일 소급 범위는 좁게 인정) ②의 경우는 넓게(거절 무효의 범위 를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정) 보게 되면, (i) 출원일 소급제도를 활용 하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이익한 결과가 도출되어 불합리한 점이 있고, (ii) 현재도 그 활용도가 높지 않은 출원일 소급제도의 존재의의가 더욱 퇴색될 것이라는 점도 있는 등 합리적인 제도 운영이라고 보기는 어렵다. 따라서 두 수단에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)는 동일하게 보아야 할 것이다.

상기에 대하여 기여비율 산정기준을 적용한다.

(ii) 쟁점 피고 1과 5는 이 사건에서 문제된 독일 특허 10 2005 054 847 (분쟁특허)의 공유자 로 등록되어 있으며, 이 사건의 쟁점은 피고들이 원고의 발명을 모인하였음을 이유로 위 분쟁특허를 원고 1에게 이전하여야 하는지 여부 및 원고 2가 단독발명자인지 여부 에 있다.

273) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”). 274) Id. at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.”). 275) Aaron X. Fellmeth, supra, at 105. 276) 1-2 Donald Chisum, Chisum on Patents §2.02 (2008). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 119 - 단순히 결과 또는 목표를 제시한 자(Suggesting a desired end or result, with no suggestion of means) - 다른 자의 지시에 따라 실험한 자( Following the instructions of the person or persons who conceive the solution without offering any “inventive act”) - 완성된 발명을 구체화 한 자(Acting to reduce to practice or demonstrate the efficacy of an already completely conceived invention) - 선행기술에 대한 일반정보를 제공한 자(Providing general information on design elements or the state of the art, with no knowledge of the ultimate goal or idea) <표 9> 발명자 판단 기준(Chisum) 다. Eric Cohen이 정리한 CAFC 기준 Eric Cohen이라는 저자는 CAFC 판결 65개를 분석하여 다음과 같은 자를 발명자 로 예시하고 있다.277) 다만, ④번이 제시하는 요소를 가진 자가 발명자인 점은 납득하 기 어렵다.

부합은 “소유자를 달리하는 여러 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것이 고”569) 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용이 들도록 결합된 것이 다.570) 우리 대법원은 이를 확정 적용하고 있다. 즉 분리하면 경제적 가치가 없을 경우 까지도 부합에 속한 것이다.571) 공동발명의 경우와 부합의 경우가 부합된다.

1015) 田村善之, 冒認特許に対する移転登録請求権の新設とその課題 今週のコラム 第165回 (하지만 문제는, 모인자 가 개량을 가하는 등 진정한 권리자가 한 발명과 어긋나는 발명에 대하여 출원을 하고 있는 경우에 어떻게 할 것인가 하는 것은 확실하지 않다. 개량의 방법으로서는 발명의 내용 자체가 개량발명으로 변경되는 것도 있지만, 관련은 되지만 독자의 발명에 대하여 청구항이 추가되는 경우도 있을 수 있습니다. 이와 같은 개량형 모인출원에 공동발명위반의 취급을 준용하는 것은 가능할 것인가? 저작권법상의 공동저작물은, 분리가능성과 공동창작의 의사를 요건으로 하지만(저작권법 2조 1항 12호), 특허법에서는 공동발명에 관한 정의는 없다. 하 지만 어떤 공동행위가 없는 단순한 개량발명 일반에 공동행위로서 특허법 73조의 양도제한 등의 제약을 부과 하는 것은 정당화할 수 없으므로 공동발명에 해당하기 위해서는 원래는 공동발명의 의사가 필요로 된다고 이 해된다. 하지만 모인의 장면에 한하여서는, 적어도 모인자의 불이익은 감안할 필요는 없다. 피모인자도 아무런 구제가 없는 것보다는 지분의 이전을 받아 공유로 되는 편이 낫다고 할 수 있다. 만일 피모인자가 공유관계에 들어가고 싶지 않다면, 어디까지나 무효를 추구하면 된다. 그 의미에서 이 장면에서는 공동발명에 준하여 취 급하여 피모인자는 공헌도에 따른 지분에 기초한 이전등록을 청구할 수 있다고 해석해야 할 것이다(74조3항 의 규율의 적용 내지 유추적용).“). 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 393 우리나라 특허법 일본 특허법 제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문1018)에 해당하는 경 우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분 의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이 전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록 을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 특허권 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구 권 ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에 도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 일본의 현행 특허법에 따르면, 자신의 발명이 모인자에 의해 출원된 경우 진정한 권리자는 신규성 상실의 예외규정(일본 특허법 제30조 제2항)의 적용을 받아 별도의 출원을 할 수는 있지만 당해 출원의 출원일이 모인출원일로 소급되지는 않는다. 구 특 특허법상 모인(冒認) 법리 293 허법(大正10年法)에서는 진정한 권리자의 출원이 모인자 출원의 출원일까지 소급되는 규정이 있었지만(大正10年法 第10条、第11条), 모인자의 출원 후에 출원한 제3자의 이 익보호를 중시하여 현행법에서는 해당 규정이 삭제되었다.777) 일본의 경우 종래 모인출원 등에 대한 진정한 권리자의 구제수단으로서 출원인 명 의변경이나 특허권 이전에 관한 특허법상 명문의 규정은 없었고, 판례상 ① 진정한 권 리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다는 점에 대한 확인소송의 확정판결을 받음 으로써 단독으로 모인출원 등의 출원인 명의를 변경하는 것과778) ② 진정한 권리자가 스스로 출원한 후 제3자에 의해 양도증이 위조되어 출원인명의가 변경된 사안에서 특 허권의 이전등록을 청구하는 것이 인정된779) 바 있었다.780) 하지만 최근 모인 등이 발생하기 쉬운 상황임에도 불구하고 진정한 권리자가 자신 의 발명에 관한 특허권을 취득할 수단이 충분하다고 할 수는 없다는 점, 산업계로부터 도 모인 등에 관한 진정한 권리자의 구제수단으로서 진정한 권리자에 의한 특허권의 이전청구가 인정되길 희망하고 있다는 점, 독일 영국 프랑스 등 제외국에서는 진정한 권리자가 출원하지 않았던 경우에도 특허권의 이전청구를 인정하는 제도가 존재한다 는 점 등을 고려하여 2011년 특허법 개정(平成23年 法律第63号)에 의해 이전청구제도 를 도입하였다(일본 특허법 제74조).781) 라. 모인자 기여의 취급 1) 학설 개관 모인대상발명을 변경 개량한 발명이 모인출원으로 인정되지 않더라도 공동발명으 로 인정할 수 있는지 여부를 정면으로 다룬 판결례는 확인하지 못했고, 관련 학설상 논의는 다수 존재한다.