방송 _ 이통 3사, 대구 지역 고객센터 잠정 페쇄 | 군포철쭉축제

① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 제2항의 권리를 공유하기 위한 공동발명자 사이에는 직·간접적 협력의 관 계가 존재해야 하며, 각 공동발명자는 해당 출원 또는 특허의 하나 이상의 청구항의 신 규한 기술사상의 창작에 실질적으로 기여해 야 한다.

발 간 등 록 번 호 11-1430000-001675-01 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 2018. 12. 제 출 문 특 허 청 장 귀 하 본 보고서를 "구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술 탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구"의 최종보 고서로 제출합니다.

2) 창조성 있는 공헌 ‘창조성 있는 공헌’이란 “창조성 있는 지력노동”이라고 한다.301) 창조성은 특허법 제22조가 규정하는 창조성과 같은 의미인가? 발명자 인정에서 말하는 창조성은 특허 성립요건에서 말하는 창조성과 판단각도에서 다르다는 견해가 있다.302) 따라서 발명 자 자격요건에서 말한 ‘창조성 있는 공헌’은 “2인 이상의 자연인이 하나의 발명을 완 성할 때 모두 공헌한 경우에 그 중 누군가 발명의 실질적 특징의 형성에 공헌하였는 지는 평가하는 것이다.”303) 따라서 각 청구항에서 실질적 특징을 가진 청구항을 구별 한 후, 당해 청구항에서 모든 기술특징이 당해 청구항에 실질적 특징에 공헌한 것이 아니라, 당해 청구항 중에서 어떤 기술특징으로 인한 효과를 판단한 것이다.304) 3) 소결 다시 정리하면, 발명자는 대상 청구항이 특정한 발명을 완성할 때 그 발명의 실질 적 특징에 공헌한 자를 말한다.305)306) 대상 발명의 발명자는 대상 발명의 출원에 대하 300)（2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七条 第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利法 实施细则》（2002年修订，以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对 发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，涉案专利“复合材料风力机叶片及其制备方法”（专利号： 200510024818.8）作为一项发明创造，其署名人应当是对该专利技术方案的实质性特点作出创造性贡献的人。其中， 所谓实质性特点是指发明创造的设计要点或关键技术特征，体现着该发明创造与已有成果的技术差别；”). 301) 2013）沪高民三(知)终字第30号(“所谓创造性贡献是指创新性的智力劳动。”). 302) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(““创造性贡献”中的“创造性”与《专利法》第二十二条 规定的“创造性”虽是同一措辞，但各自的评判角度有所不同。”). 303) 尹新天, 「中国专利法详解」, 知识产权出版社, 2014, 53頁(“以评判两者在实现方式和产生效果方面的差别大小; 作为确定发明人或者设计人资格的“创造性贡献，是指当有两个以上自然人对一项发明创造的完成都作出了贡献的情 况下，评判其中哪些人对形成发明创造的“实质性特点”作出了贡献。”). 304) 任广科, “无合作意图共同完成发明创造的专利权利归属 ”, 电子知识产权 , 2010, 54-55页(“在确定专利的某项权 利要求具有实质性特点之后，需进一步确定组成该权利要求的某项技术特征所起的作用， 并不是权利要求中的每一 项技术特征都对该权利要求的实质性特点有创造性贡献。从权利要求的组成分析，独立权利要求的实质性特点是由 其特征部分的某些技术特征所决定的;从属权利要求的实质性特点是由其限定部分的某些技术特征所决定的。是否可 以认定具有实质性特点的独立权利要求中特征部分的所有技术特征和从属权利要求中限定部分的所有技术特征均对 实质性特点有创造性贡献？这种认识不正确，理由很简单：申请人在书写权利要求时，有可能将应放在前序部分的 技术特征写入独立权利要求的特征部分或从属权利要求的限定部分， 但只要专利整体具备新颖性和创造性，在专利 审查中，并不会以此而不授予其专利权。”). 305) （2013）沪高民三(知)终字第30号(“根据《中华人民共和国专利法》（2000年修正，以下简称《专利法》）第十七 条第一款的规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；根据《中华人民共和国专利 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 125 여 서명권을 가진다.307) 실무에서 서명자는 발명자로 인정한다.308) 2. 공동발명자의 법리 가. 공동발명자의 정의 특허법 및 특허법실시세칙에서 공동발명자에 대해 규율하고 있지 않다. 학설에서 공동발명자는 한 발명에 대해 2인 이상이 공동으로 합작하여 완성한 발명이 공동발명 이고 그들 모두가 공동발명자라고 말한다.309) 합작·위탁하여 완성한 발명자는 공동발 명자로 볼 수 있다. 특허(전리)법 제8조에서 특허출원의 권리 및 특허권의 귀속에 대 해 규정하고 있다. 즉 “2인 이상의 단위 또는 개인이 합작하여 완성한 발명창조, 한 단위 또는 개인이 다른 단위 또는 개인의 위탁을 받아 완성한 발명창조는, 별도 협약 이 있는 경우를 제외하고, 특허출원의 권리가 발명창조를 완성한 또는 공동으로 완성 한 단위 또는 개인에게 귀속되며, 출원이 등록된 후에는 출원한 단위 또는 개인이 특 허권자가 된다.”310) 그러나 현실에서 발명을 창작할 때 주체 간에 협력한 의사 없이 완성한 발명인 경우가 있는데, 이러한 경우에도 공동발명자로 볼 수 있는지에 대하여 는 후술하겠다.

셋째, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안도 가능할 것이다.

다음으로 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통 상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 구체적으로는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 에 대해 제33조의2를 신설하여 제1항에서는 공동발명의 경우에 대해 규정하고, 방안 3-1의 내용(공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우)은 제2항에 규정하는 것이다. 여기에서 ‘공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우’는, ① 주관적 공동은 결여되어 있지만 객관적 공동은 인정되는 경우(2명 이상이 공동 창작의 의사 없이 발명의 완성 에 공동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)를 일반적으로 규정하는 방안과, ② 모인 상황에만 적용되는 경우(무권리자와 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 발명에 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)로 제한적으로 규정하는 방안이 가능할 것인데, 위 ①, ② 방안 중 ②의 경우 앞서 본 ‘방안 1’의 내용과 사실상 차이가 없게 된다.

제2장 기술탈취 법규의 현황 및 문제점 I. 특허법 외의 관련 법규 중소기업과 대기업 사이에 ‘위탁계약’이 체결된 경우에는 상생협력법 또는 하도급 법 적용이 가능하지만, 대기업은 하도급법과 상생협력법의 적용을 회피하기 위하여 위탁계약을 인정하지 않고 중소기업과 대기업이 대등한 관계라고 할 수 있는 ‘공동공 급계약’ 또는 ‘공동개발계약’이라고 주장하는 경향이 있어 법 적용에 한계가 있다. 또 한, 기술탈취 보호법규의 적용을 받으려면 문제된 기술 정보가 ‘영업비밀’, ‘기술자료’, ‘중소기업기술’ 등에 해당해야 하는데, ‘비밀관리성’ 등 해당 요건을 충족하지 못하여 보호받지 못하는 사례도 상당 수 있을 수 있다(상생협력법은 ‘비밀’이 아닌 기술자료 도 보호 대상으로 하고 있으나, 선결 조건으로 중소기업과 대기업 간 ‘위탁계약’이 체 결되어 있어야 한다는 점에서 역시 적용에 한계가 있다). 한편, 하도급법과 상생협력법에는 특허법, 부정경쟁방지법 등에서 규정된 손해액 추정 규정이 없어 손해배상액을 산정하는 데 어려움이 있다. 이런 점을 고려하여, 손 해액 추정 규정을 도입하여 손해액 입증의 부담을 완화시키고 중소기업의 현실적인 손해를 제대로 보상해줄 수 있도록 해야 한다는 주장이 있는데, 특허권 침해와 달리 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 2 기술자료 유용 행위가 다양한 태양으로 이루어지므로 추정 규정을 마련하는 것이 쉽 지는 않을 것으로 보인다.

미국의 경우 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수단으로 출원일 소급제 도(interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA))만 두고 있고 특허권 이전청구제도는 없다. 따라서 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위는 문제로 되지 않으며, 제135조 모인 절차에서 ‘실질적으로 동일(substantially the same)’의 의 미에 따라 정당한 권리자의 구제 범위가 정해질 것이다.

발명이 완성되는 수준이 되지 못하면 그것은 착상에 이르지 못하게 되고 그 연구 자는 아직 발명자가 되지 못한다. 통상의 기술자가 그 착상을 근거로 발명을 실시(구 체화)할 수 있는 정도가 되어야 착상이 완성된 것이다.197) 착상은 그 발명의 구조를 보여줄 뿐만 아니라 그것을 제조할 수 있는 방법도 보여주는 것이어야 한다.198) 전 직 장에서 ‘착상’을 완성하고 현 직장에 입사한 후 1달만에 구체화를 한 사안에서 해당 발명이 전 직장에서 완성되었다고 판단하고 전 직장이 그 발명에 대한 권리를 가진다 고 판단한 Baxter v. HQ 사례도 있다.199) 나. 아이디어 v. 착상 단순한 아이디어는 발명이나 착상에 이르지 못한 것이다. 달성하고자 하는 결과를 제시하는 아이디어도 발명이 아니다.200) Nartron v. Schukra 사건에서 원고가 피고에 게 전달한 내용은 자동차 좌석에 마사지 기능을 부가하는 아이디어였는데,201) 법원은 달성하고자 하는 결과를 제안할 뿐, 그 결과를 달성하기 위한 수단을 제시하지 않은 자는 공동발명자가 될 수 없다고 판시하였다.202) 아이디어가 완전하고 작동 가능한 발 명에 대한 명확하며 영구적인 것에 이르면 비로소 그 아이디어는 착상 또는 발명이 된다.203) 통상의 기술자가 그 아이디어(발명)를 구체화 할 수 있는 경우 그 아이디어 는 명확하며 영구적인 것으로 인정된다.204) 197) Aaron X. Fellmeth, Conception and Misconception in J oint Inventorship, 2 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 73, 83 (2012) (“Conception is incomplete unless the idea of the invention ‘is so clearly defined in the inventor's mind that only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.’”) (citing Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1228; Hiatt v. Ziegler, 179 U.S.P.Q. 757, 763 (Bd. Pat. App. 1973)). 198) Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co., 927 F.2d 1200, 1206 (Fed. Cir. 1991) (“Conception requires both the idea of the invention's structure and possession of an operative method of making it.”). 199) Baxter Healthcare Corporation v. HQ Specialty Pharma Corporation, 2016 WL 344888, *14 (D.N.J. 2016). 200) Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881 (Ct.Cl.1970) (“One who merely suggests an idea of a result to be accomplished, rather than the means of accomplishing it, is not a joint inventor.”). 201) Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2009). 202) Id. at 1359. 203) Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1228 (Fed. Cir. 1994) (conception is “the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and operative invention, as it is hereafter to be applied in practice.”). 204) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining J oint 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 106 다. 구체화 미국에서도 착상과 더불어 구체화(reduction to practice)라는 용어를 사용하는데, 발명자를 판단하는 기준은 착상이며 구체화는 발명자 판단과 직접적인 관련이 없다.

885) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 30頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 334 음미한다.886) 한편, 발명자의 지분을 결정하기 위해 고려되어야 하는 정보를 모두 활 용하여도 발명자의 기여도에 대하여 명확한 해답이 얻어지지 않는 경우에 비로소 지 분평등의 추정규정이 적용된다(독일 민법 제742조). 2) 분리이전의 청구 분리이전의 청구가 인정되기 위해서는 발명이 분리 가능할 것이 전제조건으로 된 다. 모인자가 타인의 모인대상발명에 특징을 부가하여 출원한 경우가 대표적인 예 다.887) 정당한 권리자는 분리이전을 청구하는 경우 모인자에 대하여 ① 독일 특허청에 대 하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 분할출원을 하는 것, ② 독일 특허청에 대하여 정당한 권리자의 발명에 대하여 독립한 보호 및 실시할 권리를 포기하는 것을 선언하 는 것 및 ③ 특허부여청구권을 정당한 권리자에게 이전하고 독일 특허청에 대하여 분 할출원이 정당한 권리자의 명의로 되는 것에 대하여 동의하는 것 등 3개의 청구를 해 야 한다.888) 한편, 분리가능하기 위해서는 ① 복수의 발명이 포함되어 있을 것, ② 분리(분할출 원)에 의해 ‘인정되지 않는 확대’로 되지 않을 것(분할출원에 관한 발명이 원출원 당초 명세서에 있어서 독립한 발명으로서 개시되어 있을 것)의 요건을 충족할 필요가 있 다.889) 정당한 권리자는 가능한 한 모인자와 권리가 공유로 되는 것을 피하고 싶지만 실 무상은 이 분리이전 청구가 되는 것은 그리 많지 않은데, 분리된 발명의 특허성에 대 하여는 이전청구에 대해 판단하는 법원은 아무런 판단을 하지 않으므로890) 분리이전 된 발명에 특허성이 인정되지 않을 리스크가 이전을 청구하는 자에게 있는 것이 그 주된 원인이라고 한다.891) 공유청구를 하는 경우, 특허가 부여되면 특허 전체에 대하 886) BGH 20.2.1979年（FN57）343ff. 887) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 888) BGH GRUR 79年, 692頁 Spinnturbine I 事件. 889) 현지법률사무소 PREU BOHLIG & PARTNER, Vindikation und Widerrechtliche Entnahme, 22頁, 日本国際 知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書), 63頁에서 재인용. 890) BGH GRUR 79年, 692-694 頁Spinnturbine I事件. 특허법상 모인(冒認) 법리 335 여 자유 실시가 가능하게 된다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.