시승기- [특징주] 디아이, 87억원 규모 자사주 매입 소식에 강세 | 군포철쭉축제

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 298 재된 발명에 대하여 그 구체적인 기술수단을 완성시킨 자를 말한다. 어떤 기술수단을 발상하고, 완성시키기 위한 전 과정에 관여한 자가 1인뿐이라면 그 자만이 발명자로 되지만, 그 과정에 복수의 자가 관여한 경우에는 당해 과정에 있어서 발명의 특징적 부분의 완성에 창작작으로 기여한 자가 발명자로 되며, 그와 같은 자가 복수 있는 경 우에는 모두 발명자(공동발명자)로 된다. 여기에서 발명의 특징적 부분이란, 특허청구 범위에 기재된 발명의 구성 중 종래기술에서는 볼 수 없는 부분 즉, 당해 발명 특유의 과제해결수단의 기초가 되는 부분을 말한다”고 판시하였다.

<표 39> 주요국의 공동발명 성립요건 비교 미국의 경우 특허법에 공동발명 정의 규정을 마련하고 있지만 ‘공동’의 적극적 의미에 대해 규정하고 있지는 않으며,1008) ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동시에 일하 지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도 공동발명이 성립할 수 있음을 부 연하는 정도의 규정이어서 ‘주관적 측면에서 공동관계 결여 시 공동발명의 인정’에 단 서가 될 수 있는 내용을 담고 있지는 않다. 따라서 미국식 정의 규정은 공동발명 정의 규정 마련에 큰 도움이 되지는 않는다.

<표 48> 특허법 개정방안(방안 3-2) 현행 특허법 특허법 개정안 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외 하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. ③ 공동 창작의 의사 없는 2명 이상이 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 발명에 대 해서는 제2항을 준용한다. 나. 방안 3-2 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통상의 기술 자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권 리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 즉, 판례에 따른 ‘실질적 기여’ 기준 대신 입법적으로 모인의 성립 범위를 명확히 하는 ‘방안 1’과 같은 내용을 추가하는 것이 다. 구체적으로는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하 고, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 공유’에 대해 제33조의2를 신설하여 공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우를 규정하는 것이다.

한편 위와 같은 개정에 추가하여, 모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인 자의 발명이 청구항별로 구분되어 있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으 로 대응하는 것도 가능할 것으로 보이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 방안 도 생각해 볼 수 있을 것이다.

Metcalfe와 Lax 박사가 발명자이며, 신청인들이 최소한 이 사건 발명에 대한 특허 를 받을 수 있는 권리의 지분을 갖는다는 것이 신청인들의 주장이다. 첫째, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정 당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공 동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하 여 규정하고, 관련 조문을 이에 따라 정비하는 방안이 가능할 것이다. 둘째, 무권리자 특허출원에 대한 특허요건 특례 규정을 두고, 무권리자에 대해서는 예외적으로 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 활용하도록 하는 방안 결 론 429 인데, 무권리자 출원 특허에 대해서는 ① 모인대상발명만을 근거로 진보성 판단을 허 용하는 방안과 ② 모인대상발명 단독으로 또는 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

반면 단점으로는, ① 기술탈취 문제에 대한 효과적인 대응이 곤란하다는 점(즉, 실 질적 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경만으로도 모인의 성립을 쉽게 회피 할 수 있음), ② 일반적인 발명자 판단 기준(실질적 기여)과 모인 판단 기준(협의의 실 질적 동일성)을 달리 함으로 인해 발생하는 문제가 있을 수 있는 점,981) ③ ‘실질적 동 일성’의 구체적 내용이 무엇인지 불명확하다는 점(2009후2463 판결 이전의 특허법원 판결들을 보면 실질적 동일성을 다소 엄격하게 판단하는 경향을 보였는데, 2009후 2463 판결 이후 사실상 실질적 동일성의 범위가 확대된 것으로 볼 여지도 있음. 또한, 신규성에서의 동일성, 선출원에서의 동일성, 확대된 선출원에서의 동일성이 같은 기 준으로 판단되는 것인지, 그리고 모인에서의 실질적 동일성은 위 기준 중 어떤 기준으 로 판단해야 하는지 반드시 분명한 것은 아님) 등을 들 수 있다.

897) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 338 는 것으로 되기 때문에 각 공동발명자의 기여는 그 자체로서 발명적일 필요는 없고 평균적 수공적(手仕事的)은 아닌 태양으로 기술적 문제의 발명에 입각한 해결과 인과 관계가 존재하며, 해결되어야 하는 과제의 관점으로부터 비본질적 또는 부차적 의미 이상의 의미를 실현하고 있는 정도의 것으로 충분하다고 보아, 공동개발작업팀 관여 자가 통상의 기술자의 평균적 능력을 넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발 명자임을 긍정하였다.898) 2) 공동발명자일 요건으로서 공동발명자 사이에 공동작업의 인식이 필요한지 여부 가) 필요설 ① 공동개발작업팀에 있어서 공동발명자의 요건으로서 각 관여자가 해당 발명을 협동작업하에 행한다는 인식하에 개발작업에 종사하는 것을 필요로 하며 그 이유로 서, 공동발명자의 창작적 기여의 요건에 대하여 의식적 공동자업의 인식을 요건으로 하는 것으로 함으로써만 단독발명자의 발명적 소여의 경우보다 그 요건을 완화하는 것이 정당화된다고 하는 견해와(Lüdecke),899) ② 정보가, 문제에 관련하는 지식(知見) 교환의 장 이외에서 얻어진 경우에는 해당 지식(知見)이 해당 발명의 기술적 교의(教 義)의 실현에 있어 중요한 경우에도 공동발명자의 지위는 배제된다는 견해(Homma) 등이 있다.900) 나) 불요설: 통설 및 판례 898) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 14頁. 이상 결론으로서, 공동발명자란, 독자의 인식사고과정에 기초 하여 얻어진 기여에 의해 특허능력을 갖는 발명의 실현 즉, 당해 기술적 문제해결과 상당 인과관계를 갖는 태 양으로서 공동작업을 한 자가 공동발명자라고 정의된다. 바꾸어 말하면, 당해 발명에 대한 인과관계적(kausal) 독자성을 갖는(selbständiger) 정신적(geistige) 기여가 되어 있는지 여부는 각 관여자의 개별적 관여를 기초로 하여 검토되어야 하는 것이 아니라 최종적으로 도달한 완성한 발명의 최종결과의 관점으로부터 평가되어야 하는 것이다. 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 899) 다른 한편 Lüdecke는, 아직 완성한 문제해결에는 도달하지 못한 선행개발작업을 한 자는 이것과는 무관계하 게 의도된 결과를 하나의 발명으로 ‘융합시켜(verschmelzen)’ 이것에 의해 공동발명자로 되는 것이 가능하다고 하고 있다. 위와 같은 사안에 있어서는, 특허를 구하는 권리는 그 융합에 의해 발생한다. 왜냐하면 위 융합의 시점 이전에 있어서는 완성한 발명은 존재하지 않기 때문이라고 하고 있다. 그 때문에 위 융합은 이미 존재하 는 권리의 법률행위에 기한 이전이 아니라, 공동발명자적 공동작업과 동시(同視)되어 당해 복수의 관여자에게 원시적으로 특허를 구할 공동체상의 권리가 발생하는 것으로 된다. 또한, 누군가가 타인의 미완성의 작업을 당해 타인이 당해 발명에 대한 앞으로의 공동작업을 담당하는 것 없이 그 타인의 개발을 계속하는 사안에 있 어서, 그 양자를 공동발명자로 간주된다고 하고 있다. 하지만 이 사안에 있어서도 개발의 계속 및 완성을 위 해 선행개발행위의 인도 및 수계 등의 합의에 기초한 공동개발작업이 전제로 되지 않으면 안 된다고 한다. 布 井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 15頁. 900) 布井要太郞, 前揭論文(共同発明者の要件), 18頁 脚注 6. 특허법상 모인(冒認) 법리 339 공동발명의 성립을 위해 주관적 요건(공동작업의 인식)은 불필요하며 객관적 측면 에서 공동의 기여가 존재하면 된다는 것이 통설과 판례의 입장이다.901) “공동발명자 간의 공동작업의 인식은 필요로 하지 않는다”는 견해 중 하나는 (Chakraborty/Tilmann), 주관적 요건을 요구하는 것이 정당화될 수 없는 이유에 대 해, 주관적 요건 및 어떤 상황상의 여건은 발명에 대한 관여를 결정짓는 것은 아니며, 각각의 기여의 객관적 평가가 그 기준으로 된다고 하고 있다.902) 따라서 복수의 자 중 한 명이 그 자체로 완성된 발명을 하고 이것이 제3자의 기여 에 의해 추가적으로 개발된 경우 제3자의 추가 작업이 출원되고 보호를 구하는 발명 에 대한 것인지에 좌우될 것이며 이러한 요건이 충족된 경우에만 제3자가 공동발명자 간주될 수 있다.903) 901) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, p. 251 (“A joint invention involving several participants only exists if said participants have found the solution to the technical problem posed as a result of their joint activity. Section 6 sentence 2 PatG fails to determine what is meant by joint activity. It is particularly unclear whether a deliberate interaction of the individual participants in the inventive process is necessary. This can be highly relevant for the determination of joint inventorship in inventions based on the successive actions of individual participants. In some cases, the participants of sequential development activities are viewed as co-inventors where further development is on the basis of mutual consent. The criterion of deliberate interaction, however, gives no indication as to the nature of the contribution made by the individual. The existence of deliberate interaction is thus unnecessary to the assessment of joint inventorship. The only decisive issue is whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists.”). 주관적 요건 불요설을 취한 판례와 학설로 BGH Mitt 1996, 16 = NJW-RR 1995, 696, 698 – Gummielastische Masse Ⅰ; Chakraborty/Tilmann p. 65; Busse/Keukenschrijver § 6 mn. 34; Bartenbach/Volz ArbnErfG § 5 mn. 50; Henke p. 54; Hellebrand p. 150 등을 들고 있고, 다른 견해로 Kraßer § 19 Ⅲ 5 (p. 342 et seq.); Homma p 82; Hellebrand FS Barenbach (2005), p. 141, 149, 155 등을 들고 있다. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 6, Rn. 39 (“공유관계는 양쪽이 계획 한 공동작업의 경우에 인정되는 것이 통례이지만, 모인자가 모인한 교리를 개량하는 방법에 의해서도 인정될 수 있다. 릴레이식 기여도 공동발명을 인정하는 데 방해가 되지 않는다.”)도 불요설의 입장이다. 한편, 조영선, 모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제, 사법 39호, 사법발전재단, 2017, 369면(“참고로 독일에서는, 공동발 명의 성립에 주관적 공동의사는 반드시 필요하지 않다는 것이 통설 판례이다(Haedicke/Timmann, Handbuch des Patenrechts, C.H. Beck(2012), Section 3:33-34; BGH 17.01.1995- X ZR 130/93.). 또한 이런 법리를 근거 로, 최초의 발명에 제3자가 임의로 창조적 개변을 가하고 그런 기술적 공헌이 양자 사이에 공동발명을 형성할 정도에 이른다면 최초발명자와 그런 개변을 가한 제3자는 최종 발명에서 각자의 기여분에 상응하는 지분으로 특허권을 공유하는 것으로 본다(Haedicke/Timmann, section 3:128.). 이런 연유로 독일에서는 오래 전부터 지 분이전을 통한 모인출원의 구제가 비교적 유연하게 인정되어 오고 있는 실정이다.”)에서도 마찬가지로 설명하 고 있다.

4) 서울중앙지방법원 2011. 10. 27. 선고 2010가합105100 판결(90%) 법원은 당사자간 다툼이 없는 사실 및 제출한 증거의 기재에 의하여 대상 고안은 원고와 피고 회사의 이사인 E가 공동발명자로 기재되어 있다고 인정한다. 즉 공보의 기재에 따라 그 두 명을 대상 고안의 공동발명자로 인정한 것이다. 그리고 인정된 증 거의 기재 및 변론 전체의 취지에 비추어 대상 고안을 구상하고 현실화하기 위해 원 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 242 고와 E가 수행한 역할을 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정한 사례이다.

원고는 E에 대해 평성 8년 6월 또는 7월경 체인커버 금형 제작을 의뢰하고 동 금형 은 평성 8년 9월 19일 원고에 납품되었다. 그 후 피고는 평성 8년 10월 3일 별지목록 1 기재의 발명에 대하여 특허출원을 함과 동시에(갑 9, 이하 ‘선원발명’이라 한다) 평 성 9년 2월 3일 선원발명에 기초하여 우선권을 주장하며 별지 목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 8 이하 본건 제1발명이라 한다). 다른 한편, 원고는 평성 8 년 11월 20일 별지목록 2 기재의 발명에 대해 특허출원을 하였다(갑 7, 이하 본건 제2 발명이라 하고 이것과 본건 제1발명을 함께 본건 양 발명이라 한다). 한편, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 물품반송용 컨베이어 체인 등에 사용되는 롤러체인의 커버의 개량에 관한 발명이다. 선원발명과 본건 제1발명은 796) 社団法人 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 25頁. 797) 中山信弘 小泉直樹 編, 新.注解特許法(上卷), 靑林書院, 2017.10., 393頁에 소개된 것을 정리한 것임. 특허법상 모인(冒認) 법리 301 그 표현방법에 약간의 차이가 있지만 실질적으로 동일한 발명이다. 본건 제1발명과 본건 제2발명은 그들 특허청구범위를 비교하면 전기와 같은 차이점이 있지만, 각각의 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 실질적으로 동일하다고 보는 것이 상당하다. 즉, 선원발명, 본건 제1발명 및 본건 제2발명은 모두 실질적으로 동일 한 발명이라고 인정된다.

강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면. 이러한 해석에 따르면 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한 정이 된다는 점에서는 바람직하다고 볼 수 있으나, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는 발명 에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없게 된다는 점에서 의문의 여 지가 있다. 한편 모인출원발명으로 인정된 발명 중에서 정당한 권리자의 발명에 해당하는 부분 즉 모인출원발 명과 모인대상발명의 공통부분으로 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명의 범위를 일정하게 제한하는 것 특허법상 모인(冒認) 법리 285 2) 모인의 성립 범위와 특허권 이전청구 제도 모인의 성립 범위와 정당한 권리자에게 특허권 이전청구가 인정되는 범위가 동일 할 것인지 문제된다.