대화 _ 미 “중 관영매체 주재 직원수 축소” | 군포철쭉축제

906) UK Patent Act Section 7 (“(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another. (2) A patent for an invention may be granted (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person. (3) In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means the actual deviser of the invention and ‘joint inventor’ shall be construed accordingly. (4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.”). 907) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 76頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 349 ④ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명에 대한 특허출원의 위탁을 받은 자가 자기명의로 특허출원한 경우 ⑤ 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자의 특허출원 전 에 해당 직무발명을 한 종업원이 자기명의로 특허출원한 경우 ⑥ 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자의 일방만이 자기명의만으로 특허출원한 경 우 나. 모인출원 특허의 거절 무효 모인의 존부는 특허출원의 심사에 있어서 심사관에 의해 인정판단되는 것은 아니 지만, 권리부여절차에 있어서 특허청장(히어링 오피스)에 의해 인정판단될 수 있고, 특허법은 제8조 제2항에서 특허청장이 특허부여 전의 권리부여 절차에서 해당 특허출 원에 관하여 예를 들면 출원의 거절을 명할 수 있다고 규정하고 있다.908) 재판례 및 학설상, 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 되어 야 한다고 해석되고 있다.909) 즉, 모인 판단 시 청구항만을 검토하는 것이 아니라 발명 의 핵심(heart)을 파악하는 접근법을 취하고 있는데, 출원 전 단계에서 모인이 문제되 는 경우도 있고, 청구범위 없이 출원된 경우도 있으며, 청구범위가 출원 중 계속 변경 (일반적으로 감축)되기 때문이다. 발명의 핵심은 하나 이상 있을 수 있으며, 모든 청구 항이 각각 별개의 핵심으로 인정되어야 하는 것은 아니다.910) 나아가 모인의 존부의 908) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 90頁. 한편, 모인의 기준 시는 특허출원시가 아니라 특허부여 전의 판단 시 또는 특허부여 시 라고 해석되며 또한, 특허청장은 특허부여 전의 권리부여 절차에서 당해 특허출원에 관하여 예를 들면, 출원 인 명의변경을 명하거나, 출원의 거절을 명하거나 기타 적당한 조치를 명할 수 있으므로 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차에서 정당한 권리자로의 출원인 명의변경을 명한 경우에는 당연히 당해 출원의 거절이유는 문제로 되지 않게 된다.

바. 일본의 사례 일본에서도 모인자가 대상 발명의 권리범위에 기여하였다는 이유로 법원이 모인자 를 발명자로 인정한 사례가 많다.554) 이하, 아래어서 그 사례들을 살핀다.

한편, 방안 2의 경우 방안 1과 비교해 보면 다음과 같은 차이점이 있다. 나) 절차의 경위 Yeda는 2004년 3월 26일(특허부여일부터 2년 이내임) 특허권의 공유를 주장하며 영국 특허법 제37조에 따라 지분이전 및 발명자 추가를 청구하였다.923) 한편, 위 신청 이후 두 가지 일이 있었는데, 하나는 Markem Corp v Zipher Ltd [2005] R.P.C. 31 항 소법원 판결이 선고된 것이고 다른 하나는 발명자 판단에 대한 와이즈만의 생각이 바 뀐 것이었다.924) 우선 항소법원 Markem 판결은 특허에 대한 정당한 권리자라고 주장 923) Id. at paragraph 10. 특허법상 모인(冒認) 법리 355 하는 자는 자신(A)이 진정한 발명자이고 특허명의인(B)이 발명자가 아니라는 것을 증 명하는 것으로는 충분하지 않고, B가 정당한 권리자가 아님을 (예를 들면, 계약 위반 이나 비밀유지의무 위반 등의 주장을 통해) 추가로 증명해야 한다고 판시한 점에 특 징이 있다.925) 다음으로 Yeda는, Schlessinger 박사와 그 팀원들이 모노클로날 항체를 제공한 것이 이 사건 특허발명의 발명적 개념(inventive concept)에 전혀 기여한 바가 없어 이 사건 특허발명은 전적으로 와이즈만 과학자들에 의해 완성된 것이라고 생각 을 바꾸었다.926) 위와 같은 경위로 Yeda는 신청서를 두 가지 점에서 변경하였는데(이 변경 당시는 특허부여일부터 2년이 경과한 후임), 첫째는 Markem 판결의 법리에 따라, 와이즈만 과학자들의 논문 초안이 비밀유지의무 하에 Schlessinger 박사에게 송부된 것이며 당 시 Schlessinger 박사는 안식년 중이었지만 와이즈만의 종업원이었다는 주장을 추가 한 것이고, 둘째는 와이즈만 과학자들의 단독 발명이므로 이 사건 특허가 공유가 아니 라 Yeda에게 단독 귀속되어야 한다는 것이었다.927) 특허청장은 Yeda의 위와 같은 두 가지 변경을 모두 인정하였지만 1심 법원은 위와 같은 변경이 인정될 수 없다고 보았고, 항소법원은 항소를 기각하였다.928) 이에 대한 상고심 판결이 이 사건 판결이다.

3) 모인자의 행위가 권리범위에 기여하지 않은 경우 다만, 모인자가 대상 발명의 권리범위에 아무런 기여를 하지 않은 것으로 인정되는 경우 그는 발명자가 아니게 되고 모인대상발명의 발명자가 100% 단독발명자가 되며, 대상 출원 또는 특허의 권리는 전부 원 발명자에게 이전되어야 할 것이다.557) 4. 시나리오 연구 555) 大阪地裁 平成12年7月25日 平成10年(ワ)第10432号 判決. 556) ”발명자는 특허청구범위에 기재된 발명에 대해서 그 구체적인 기술수단을 완성시킨 자를 말한다.“ 557) 日本国際知的財産保護協会, 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告 書 」 , 2010.3. 24頁(“冒認者の発明が権利範囲に寄与しない場合60には、共有の権利とならないものと考えられ る。このため、真の権利者に権利の全てが帰属することとなる。そうであるとすると、真の権利者により移転請 求が認められることになる。 なお、冒認者が出願人となって出願手続を遂行している間に支出した費用について は、真の権利者が特許権の一部又は全部を取得する場合には、特許権の発生と帰属に関する理 論構成に応じて、 事務管理者の費用償還請求権（民法第702条）、不当利得に基づく返還請求権（同第703条）61又は準占有者から 回収者に対する費用償還請求権（民法第196条等）により金銭的に評価して冒認者に返還するべき場合もあると考 えられる。”). “모인자의 발명이 권리범위에 기여하지 않을 경우에는 공유의 권리로 안 되는 것으로 생각된다.

1) 원고 주장 원고는 다른 연구원과 공동으로 대상 발명을 발명한 진정한 공동발명자이다. ① 대 상 각 발명은 모두 원고를 포함한 발명자들의 착상에 의한 것이고 개량한 것이 아니 다. 원고는 대상 제품의 제조기술이나 시험평가 기술도 그가 확립한 것이라고 주장한 666) “전기 7과 같이, 대상 발명 6의 발명자 중, P14가 상사로서의 지도적 역할을 담당하고 있었던 것을 알 수 있 다. 그러나 한편으로 원고는 논의 및 검토를 총괄하는 역할을 담당하고 있었던 것을 인정받아 원고 경력과 다 른 발명에 있어서의 공헌내용도 종합하면, 당시 원고는 대상 발명 6에 관한 연구에서 중심적인 역할을 차지하 고 있었음이 추인된다. 대상 발명 6의 또 다른 발명자인 P5의 공헌 내용을 함께 고려하면, 대상 발명자에 대 해서는 공동발명자인 원고, P14 및 P5의 공헌도 비율은 원고가 50%, P14 및 P5가 합해서 50%로 인정하는 것 이 상당하며, 이 인정을 뒤집을 만한 증거는 없다.” 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 224 다. ② 원고를 포함한 발명자들은 피고 회사로부터 표창장을 받은 바 있다. ③ 원고는 공동발명자 중 한 명으로 대상 각 발명에 이르는 연구의 모든 것에 관여하였으며, 나 아가 주도적인 역할을 하였다. ④ c 및 f의 지분율에 대하여, c는 대상 발명 1, 2, 4 및 8에만 관여하고 f는 대상 발명 4 및 6에만 관여하였지만 c 및 f는 당시 피고 회사의 팀 리더 또는 테마의 리더이며, 피고의 사내의 관습으로 특허출원서에 기재된 것이고 실 질적으로 관여는 없고 공동발명자 간의 지분율은 0%로 볼 수 있다.

다. 소결 공동발명자 판단과 관련하여, 일본의 법리를 정리하면 다음과 같다. ① 착상 및 구 체화의 개념이 명확하게 정립되어 있지 않다. ② 객관적 (협력의) 요건 외에 주관적 (의사의) 요건이 필요한 것인지에대하여 명확하게 정립되어 있지 않다. 발명자 판단과 관련하여 착상과 구체화에 대한 일본의 자료는 다음과 같이 구분된다: ① 착상과 구체 화를 모두 한 자가 발명자이다;108) ② 착상 또는 구체화 중 하나라도 한 자는 발명자 이다;109) ③ 착상을 한 자는 발명자가 아니며 구체화를 한 자만 발명자이다.

법원은 먼저, 원고는 연구에 필요한 장비 및 인력을 지원하고 피고 A의 기술적 도 움으로 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기를 이 사건 특허발명의 출 원일 전에 개발한 사실을 인정한 다음, 이 사건 모인대상발명의 발명자로 인정받기 위 해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 할 것인데, ① 원 고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술 분야에 전혀 기술력이 없었던 점,715) ② 원고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 개 발에 일정부분 관여한 사실을 인정할 수는 있으나, 그들의 역할은 피고 A를 보조하는 수준에 있었던 것으로 보인다는 점716) 등을 근거로 원고의 직원들을 이 사건 모인대 715) 원고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술분야에 전혀 기술력 이 없었고, 이에 기술제공의 대가로 피고 A에게 2억 원과 기여 매출액의 5%를 로열티로 지급하였을 뿐만 아 니라 원고 대표이사 지분 10%를 양도하는 이 사건 본약정 및 추가약정을 체결하였다. 이에 비추어 피고 A는 서지보호기술 분야에 대한 전문적인 지식과 기술을 보유하고 있었고, 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.

따라서 이 경우에는 공지의 착상을 구체화하여 발명을 완성한 사람만이 발명자이다.”). 76) 「제6회 특허제도 소위원회 회의 순서 자료 7-1, 일본에 있어서 발명자의 결정」, (2003). 77) 影山 光太郎,　「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 2012, 35頁(“本基準を用いた判例 のか析は第10〜第12章で具体的に行うが、産業構造審議会知的財産政策部会「第6回特許制度小委員会議事次第、 資料7-1日本における発明者の決定」（2003）は、発明者、共同発明者に関する判例をまとめており、その要点は 次の①②のとおりである。①発明者とは、当業者が実施できる程度の具体的な着想をした者である。例にあげら れている大阪地判平成14年5月23日（判例時報No.1825 p.130）は、「発明の技術的特徴とされる事項について、実 現可能な程度の技術的な知見を得ていた」とする。「当業者」は、その発明の属する技術の分野における通常の 知識を有する者（特許法第29条第2項）の略称である。東京地判平成13年12月26日（最高裁ホームページ「知的財 産裁判例集」）発明の特徴的部分について着想を得「発明者とされるのは、これを具体化した者」とする。②共 同発明者とは、発明の特徴点に対する着想者であり、発明への寄与の程度に従い共有持分が決せられる。”). 78) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“착상자와 구체화의 작업의 담당자가 함께 발명자로 되는 경우도 적지 않다고 생각된다.”). 79) 三村量一, “発明者の意義”, 金融商事判例 1236号, 2006, 123-124頁(“당해 특허발명 특유의 해결수단의 구성-발 명의 특징적 부분을 착상한 자나 당해 착상을 구체화 한 자는 발명의 완성에 이르는 과정에 창작적으로 관여 한 자로서 발명자로 평가될 수 있다.”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 71 <청구범위 기준> 발명이 청구범위에 의하여 특정된다.80) 따라서 발명자의 인정기준은 “① 해당 특 허청구의 범위의 기재 등에 근거해서 정해진 기술적 사상의 ② 창작행위에 현실에 가 담한 것이 필요하다고 해석된다.” “구체적으로 ① 해당 특허청구의 범위의 기재 등으 로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분(기존기술의 문제를 극복하고, 신규성·진보성을 가진 부분에 해당 발명의 작용효과가 이뤄진 부분)을 추출하고, 다음에 ② 해당 발명 이 완성에 이르는 구체적인 과정에서 발명자라고 주장하는 사람이 어떤 행위를 행한 것을 인정하고 발명자라고 주장하는 자가 ①의 해당 특허청구의 범위의 기재 등으로 정해진 기술적 사상의 특징적 부분의 창작에 실질적으로 기여했다고 인정되는 경우” 가 발명자이다.81) “진정한 발명자가 되기 위해 해당 발명에 대하여 창작적 관여를 할 것이 필요하다 하더라도 무엇이 창작적 관여인지는 해당 발명 및 사안의 내용에 따라서 다양한 것이 며, 문제가 되는 사안별로 다를 것이다. 그래서, 일정한 기준을 정립하고, 판단에 도움 을 주어야 하지만, 창작적 관여의 유무의 판단에 관해서 일반적인 기준을 정립하는 것 은 반드시 용이하지 않다.”82) 다. ‘Not-all-claims’ 원칙 80) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 102頁(“発明をした者」の「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」 （特許法2条1 項）をいう。特許発明の技術的思想は，特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならな いが（特許法70 条1 項），特許請求の範囲に記載された文言は願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して 解釈されるところ（特許法70 条2 項）”). “특허발명의 기술적 사상은 특허청구의 범위의 기재에 근거하여 정 해져야 하면, 특허청구의 범위에 기재된 문구는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하고 해석하여야 한다.” 81) 下田憲雅, “特許法における「発明者（共同発明者）」の意義知財高判平成19年3月15日知財高裁平成18年(ネ)第 10074号トラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件”, パテント Vol.62　 No.9, 2009, 103頁(“① 当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分（従来技術の問題 を克服し，新規性・進歩性を有する部分で，当該発明の作用効果を奏する部分）を抽出し，次に ②当該発明が完 成に至る具体的な過程において発明者であると主張する者がどのような行為を行ったかを認定し，発明者である と主張する者が①の当該特許請求の範囲の記載等により定められた技術的思想の特徴的部分の創作に実質的に貢 献したと認められる場合”). 82) 牧野利秋·飯村敏明·三村量一外, 「知的財産法の理論と實務」, 新日本法規出版, 2007, 276頁(“前記のように真の 発明者とされるためには当該発明に対して創作的関与をしたことが必要であるとしても、何が創作的関与である のかは、当該発明及び事案の内容によって様々であって、問題となるケースごとに個別具体的に判断するほかは ないが、この判断には困難を伴うことが少なくない。そこで、一定の基準を定立して、判断の一助とするのが有 用であるが、創作的関与の有無の判断に関して一般的な基準を定立することは必ずしも容易ではない。”) 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 72 일본도 아래 미국의 법리와 동일하게 “not-all-claims” 원칙을 가진다. 그래서 “복 수의 청구항으로 구성된 특허발명의 경우, 복수의 청구항이 특정한 복수의 기술적 사 상 중 적어도 하나 청구항에 관련된 발명의 창작에 기여할 필요가 있다”고 한다.83) 그 래서 발명자가 되려면 적어도 하나 이상의 청구항의 창작에 기여하여야 한다. 1항의 단독발명자와 2항의 다른 단독발명자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

4) 영업비밀 유용 v. 공동발명자 판단 법원은 피고가 원고의 아이디어를 유용하였다는 판단과 원고가 대상 특허발명의 공동발명자가 아니라는 판단이 양립 가능하다고 설시하였다.533) 즉, 비록 피고가 원고 의 아이디어를 유용하였으나, 그 아이디어가 발명에 이르지 못하였고 피고가 그 아이 디어와 완전히 다른 새로운 발명을 완성하였고, 피고(의 종업원)와 원고 사이에 공동 발명자로 인정할 연결고리가 없으므로 원고가 공동발명자가 될 수 없다는 것이다.534) 5) 영업비밀 유용에 대한 손해배상 v. 원고 아이디어의 가치 한편, 법원은 원고의 아이디어가 경제적으로 가치가 있다고 보고 그 아이디어의 유 용(misappropriation)에 대하여 4백만불 이상의 손해배상을 인정하면서도 원고의 아 이디어가 특허발명에 기여를 하지 않았다고 판단하였는데, 그 두 판단은 서로 상충되 는 것이라고 생각된다. 피고의 제품은 특허발명과 유사한데, 특허발명을 실시한 피고 의 제품이 원고의 아이디어를 활용하지 않았다면 원고의 아이디어의 유용으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서도 피고의 제품과 연결고리(nexus)를 가지기 어렵다.

다. 모든 공동발명자의 인지 불요 위 경우에서 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.262) 선행 발명자가 그의 발명 이 후행 발명자에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성 립할 수 있다.263) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하 여 을과 공동발명자가 되는 것이다. a 발명만으로는 기술성은 인정되나 상업성이 부 족한데, b발명이 상업성까지 보충할 수 있을 것이다.