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한편, 개량 모인에 대해 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용하는 경우와 ‘실질적 기여’ 기 준을 적용하는 경우를 비교하여 <표>로 정리해 보면 다음과 같다. 즉, 모인대상발명 이 A이고,1044) A와 협의의 실질적 동일 범위 발명은 A1, A와 협의의 실질적 동일 범 위는 벗어나지만 A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발 명은 A2, A로부터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되는 발명은 A3로 할 경우, 모인자가 A1부터 A3까지 출원하여 특허받은 경우의 취급은 다음과 같게 될 것 이다.

① 2 이상의 기업의 공동개발에 의해 어떤 기술적 사상의 창작을 완성한 후, 그 일 부의 기업이 단독으로 완성한 창작을 개량한 청구항으로서 특허출원한 것과 같은 경 우, 공유지분권의 반환으로서 법원은 사안의 내용에 따른 타당한 지분의 이전등록청 에 대한 부당이득반환청구가 고려됨에 불과하다. (중략) 본 판결도 사실인정의 부분에서 X가 제공한 시작품 (試作品)과 Y의 발명의 동일성이라고 하는 형태로 X가 제공한 시작품으로부터 Y가 얼마나 발명에 기여하였 는가를 인정하고 있다. 또한, ‘② 최고재판결’의 1심도 무권리자가 공동발명자인가의 인정이 다투어져, 법원은 이를 부정하고 있다.”);吉田広志, “冒認に関する考察”, 知的財産法政策学研究 10号 85頁 각주 43(“다만, 이전청 구를 진정한 권리자가 출원을 행하고 있던 경우에 한정한다고 해도, 진정한 권리자의 출원 후에 모인자가 클 레임의 보정을 행하면 진정한 권리자가 발명하고 있지 않은 발명에 권리가 부여되는 것이 있을 수 있고, 출원 된 발명과 특허된 발명 사이의 일체성이 붕괴되는 경우가 있다고 하는 지적이 있다. 이에 대해 보정의 범위는 당초 명세서의 기재의 범위에 한정되므로 발명의 동일성이 훼손되는 것은 없다고 하는 견해가 있다. 발명의 동일성이 문제로 되는 케이스는, 보정의 경우라고 하는 것보다 오히려 모인출원을 기초로 한 우선권주장출원 (특허법 41조 1항)이 된 경우일 것이다. 우선권 주장출원은 기초출원과의 동일성은 문제로 되지 않고(우선권의 효과가 미치지 않을 뿐이므로) 기초출원의 발명을 포함한 형태의 개량발명도 부가하는 것이 가능하지만, 개량 발명까지도 진정한 권리자가 한 발명이라고 할 수는 없을 것이다. 이와 같은 경우에는 이전청구는 진정한 권 리자의 지분에 한하여 인정되게 된다고 생각된다.”); 吉田広志, “特許法における創作者保護”, 日本工業所有権法 学会年報 第29号 139頁; 田村善之, “冒認特許に対する移転登録請求権の新設とその課題”, 今週のコラム 第165回 大渕哲也, “冒認出願に係る救済”, 大渕哲也 他編 専門 訴訟講座(6) 特許訴訟(上), 99頁; 高部眞規子, “冒認による移転登録の実務”, L&T 55号6頁(“원고가 전부 스스로 발명한 것이라고 주장하면서 특허권의 이전등록청구를 한 것에 대해 법원이, 원고와 피고가 모두 발명의 창작 행위에 기여하고 있어 공동발명이라고 인정한 경우에는, 일부인용하여 각각의 기여 비율에 따라 지분의 이전 등록절차를 인용하는 것도 가능하다고 해석하고 싶다.”); 中山信弘, 特許法(第3版), 348頁. 784) 竹田稔, “冒認出願等に対する真の権利者の救済措置”, L&T 54号 48頁. 785) 茶園成樹, “冒認された特許権の移転登録請求”, ジュリスト1224号285頁; 鈴木將文, “共同研究の成果の権利化及 び活用を巡る法的諸問題”, 知的財産研究所 編 特許の経営・経済分析, 2007.3., 360頁; 田村善之, “冒認特許に対 する移転登録請求権の新設とその課題”, 今週のコラム 第165回 ; 高部眞規子, “冒認による移転登録の実務”, L&T 55号7 頁(“특허권은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허결정이 됨과 동시에 하나의 등록이 이루어지며 개선다항 제하에서도 마찬가지라고 생각된다(특허법 185조). 또한 특허권의 현물분할은 사실상 동일한 특허권이 복수 발생하여 버리는 것과 마찬가지로 되기 때문에 부정되고 있다. 나아가 청구항마다 권리자가 다르게 하는 공시 는 현행제도하에서는 불가하므로 입법법으로서는 별론으로 하고 현단계에서는 청구항마다 발명자가 다른 경 우에는 공유로 하는 수밖에 없다고 생각된다. 이 문제는 모인에 특유한 문제는 아니며 예를 들면, 어떤 회사 의 종업원이 어떤 청구항에 대한 발명자인 경우에 당해 청구항은 실시되지 않고 공동연구의 상대방인 대학이 발명한 다른 청구항만이 실시되고 있는 경우에 이것을 공유한 경우, 직무발명의 대가를 청구할 수 있는가 하 는 문제에도 관련된다. 또한 공유로 한 경우 진정한 권리자는 자기가 발명하고 있지 않은 모인출원자가 부가 한 발명에 대하여도 실시할 수 있어 합당하지 않다는 비판도 생각될 수 있다. 장래적으로는 청구항마다의 등 록제도를 검토해야 할 것이다.”); 金子敏哉, “特許を受ける権利の共有(共同出願違反と分割請求権を中心に)”, 高 林龍 他編 知財講座Ⅰ 42-43, 59頁; 小松陽一郎, “冒認出願と実務上の若干の課題”, 知的財産権 : 法理と提言 : 牧野利秋先生傘寿記念論文集(中山信弘, 斉藤博, 飯村敏明 編), 青林書院, 2013.1., 517-518頁; 西利香, “発明者と 発明者の保護(2)-冒認救済等”, 牧也ほか編, 知財大系Ⅰ 118-119頁; 中山信弘, 特許法(第3版), 348頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 296 구를 인정할 여지는 있다는 견해;786) ② 모인자 측에 있어서 실질적인 아이디어라고 평가할 수 있는 부분을 부가한 경 우에는, 공동발명으로서 공유 지분권의 반환을 인정할 수 있다는 견해;787) ③ X와 Y가 공동으로 발명 A를 완성한 후 Y가 독자적으로 구성 α를 부가한 이용 발명 A‘를 출원한 경우, α가 A‘의 특징적 부분인지 여부에 따라 공동발명 인정 여부 가 달라진다는 견해.788) 즉, (i) α가 A‘의 특징적 부분이 아닌 경우에는, A‘는 A와 실 질동일이므로 A의 공동발명자 X를 A‘의 공동발명자로 평가할 수 있지만, (ii) α도 A ‘의 특징적 부분인 경우에는, A‘는 A와 별개의 발명으로 Y의 단독발명이라는 견해. 2) 모인자 기여 취급 검토 보고서 한편, 일본이 이전청구제도를 도입하기 전에 해당 제도에 대해 분석한 보고서에서 모인자 기여의 취급에 대해서도 검토하고 있는데 주요 내용은 다음과 같다.789) 가) 모인자 기여의 유형 <권리범위에 대한 기여> a) 진정한 권리자의 발명 A에 모인자의 발명 B를 부가하여 출원하는 경우 b) 진정한 권리자의 발명 A를 개량하여 A’로서 출원하는 경우 c) 진정한 권리자의 발명 A를 상위개념화하여 출원하는 경우 d) 진정한 권리자의 발명 A를 모인출원한 후, 당해 출원을 기초로 우선권을 주장 하여 모인자의 발명 B를 추가하여 (또는 개량발명 A’로서 혹은 발명 A의 상위개념의 발명으로서) 출원하는 경우 <절차적인 기여> 786) 竹田稔 松任谷優子, 知的財産權訴訟要論 特許編, 發明推進協會, 2017. 12., 407-410頁. 787) 飯村敏明, 座談会 特許法改正の意義と課題, ジュリスト 2012年１月号(No.1436), 有斐閣, 23頁은, 단정은 어렵 다는 전제에서 “모인자 측에 있어서 실질적인 아이디어라고 평가할 수 있는 부분을 부가한 경우에는, 매우 대 략적인 말을 하면, 공동발명으로서 공유의 지분권만의 반환에 제한된다는 편이 타당하다고 느껴집니다”라고 발언하고 있다.

발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 157 발명에 있어서 가장 중요한 것은 명확한 착상의 완성이다. 그 착상 후 구체화는 그 자체로는 발명의 행위가 아니라 확인의 행위, 실물화의 행위에 불과하다. 그러나, 그 구체화 과정에서 새로운 착상을 도출하게 되면 그 자는 구체화로 인해서가 아니라 그 새로운 착상으로 인하여 발명자가 된다.

3) 평가 대상 사건에서 법원이 제시한 3가지 요건 중 첫 번째 것은 주관적 요건에 해당하고 두 번째 및 세 번째 것은 객관적 요건에 해당하는 것으로 생각된다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표 (common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기여(significant contribution). 법원은 주관적 요건은 충족된 것으로 본 반면, 객관적 요건은 충족하지 못한 것으로 보고, 공동발명자임을 부정하였다.

다음으로 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통 상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 구체적으로는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 에 대해 제33조의2를 신설하여 제1항에서는 공동발명의 경우에 대해 규정하고, 방안 3-1의 내용(공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우)은 제2항에 규정하는 것이다. 여기에서 ‘공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우’는, ① 주관적 공동은 결여되어 있지만 객관적 공동은 인정되는 경우(2명 이상이 공동 창작의 의사 없이 발명의 완성 에 공동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)를 일반적으로 규정하는 방안과, ② 모인 상황에만 적용되는 경우(무권리자와 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 발명에 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)로 제한적으로 규정하는 방안이 가능할 것인데, 위 ①, ② 방안 중 ②의 경우 앞서 본 ‘방안 1’의 내용과 사실상 차이가 없게 된다.

667) 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決(“こうした共同発明者各自の発明に対する貢献の 程度は，特段の事情がない限り均等であると認めるのが相当であるところ，本件の証拠上，上記各発明者のうち 本件実施発明の着想から特許取得までの過程において有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な 証拠はない。原告は，発明者以外にも開発に携わった者の氏名を発明報告書や特許出願の願書における発明者と して記載する慣習が被告にあり，発明完了後のコーディングをした者や開発の長にある者が記載されていると供 述する（原告本人〔３，４〕）が，これを直ちに裏付ける証拠はないし，本件発明に係る発明報告書（乙２７～ ３６）において必ずしも開発の長にある者が記載されていないことに照らせば，上記供述を採用することはでき ない。そうすると，本件において，共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であると認めるのが相当で ある。”). 668) 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(“本件発明１等については，本件特許１等の出願 時に「発明者」とされた原告，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ及びＨの７人が実際に発明者であること自体は当事者間に争 いがないところ，前記イないしエの検討結果によれば，本件発明１等の特徴的部分への創作的貢献に関しては， （１）着想段階では，〔１〕Ｈが重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作った上で，〔２〕●（省略） ●が●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分を着 想，提案し，〔３〕本件プロジェクトのチーム（上記「発明者」では●（省略）●以外の６人）においてそのよ うに着想が固まっていき，（２）着想を具体化する段階では，〔４〕原告がペーストを作成して岡山樹脂生産部 に送付し，〔５〕岡山樹脂生産部において，Ｂ及びＦが，実機と同様の方式による実験をして，●（省略）●と してソルビン酸を用いた場合の色相改善効果を確認し，〔６〕その後も岡山樹脂生産部において，Ｂらが実機に よる実験をして，上記効果を再確認した，と認められる。”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 227 청구한 대상 발명 출원서 발명자 기재 제1 발명 X1 제2 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제5 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허1 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허2 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허3 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 고안 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ <표 20> 知財高裁 平成19年(ネ)第10056号 判決의 사안 “D 및 B의 공헌이 현저하고, H 및 F의 공헌이 그 다음으로 보여지지만 원고 의 지분율이 다른 발명자의 평균적인 공헌보다 높다고는 인정되지 않는다. 원 고는 실험보조자적 역할을 한 것을 포함하여 피고에서 프로젝트 팀을 중심으 로 연구개발 중에 대상 발명에 관여했음이 틀림없다. 그러나 특허청구의 범위 에 근거해 정해지는 특허발명의 기술적 범위에 관계된 사상의 창작에 대한 공헌이라는 의미에서는 핵심적인 공헌을 했다고는 인정되지 않지만 다른 발 명자 6명의 평균을 넘은 적극적인 공헌을 한 것으로는 인정하기에 부족하다 .”669) 아. 知的財産高等裁判所 平成21年6月25日 平成19年(ネ)第10056号 判決(16.7%=1/6) 원고는 X1, X2이고, 피고 회사는 브라더 공업회사이다. 이하 표는 출원서에 기재된 발명자이다.

② 한편, 피고 회사는 2006. 1.경부터 인스콘테크와 ‘슬롯다이 코팅장치’ 제작 관련 업무협의를 해오다가, 2006. 4. 경 인스콘테크에 ‘coating machine(CT1700-L3)’을 설계․제작하여 2006. 9. 30.까지 납품하는 내용의 계약을 체결하였다.

750) 권창환, 앞의 평석, 23-24면. 751) 정차호, 앞의 책, 446면. 752) 무권리자 출원은 특허법 제36조(선출원) 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것 으로 보므로(특허법 제36조 제5항) 무권리자 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원이 후출원이라는 이유로 특허 거절되는 것은 아니지만, 특허법 제34조 또는 제35조의 적용을 받지 않는 경우 그 출원일이 무권리자의 출원 일로 소급되지 않기 때문에 무권리자의 출원일과 정당한 권리자의 출원일 사이에 공지된 선행기술이나 제3자 의 특허출원으로 인하여 특허를 받지 못하게 될 가능성이 있다.