심리> 조국, 강원도지사 글 공유…신천지 통제만이 코로나19 제압 가능 | 군포철쭉축제

2) 공동발명자 판단 원고는 매니큐어 기구의 개발을 위하여 선행 발명자를 고용하였으며 선행 발명자 는 프로토타입(prototype) 기구를 만들어서 원고에게 전달하였다.538) 그 전달 이후 선 행 발명자는 원고 또는 후행 발명자와 아무런 접촉을 하지 않았으며 별도의 추가적인 역할도 하지 않았다.539) 원고는 그 프로트타입 기구를 후행 발명자에게 전달하였으며, 535) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 577 (E.D. Tex. 2014) (“A person does not become entitled to be named as a joint inventor on a patent merely by suggesting a desired goal or result without conceiving of the means by which that goal can be attained.”). 536) Bianco v. Globus Med., Inc., 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015). 537) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980). 538) Id. at 7. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 180 그는 비용분석, 성능분석을 실행하였으며, 나아가 여러 기술적 변경, 개량을 수행하였 다. 최종 제품에 대하여 법원은 선행 발명자 혹은 후행 발명자 단독의 것이 아니며 그 두 발명자의 공동의 노력의 결과라고 판단하였다.540) 그럼에도 불구하고 선행 발명자 와 후행 발명자 사이에는 아이디어를 주고받는 기회가 없었으며 선행 발명자의 활동 이 종료된 후 후행 발명자의 활동이 시작되었다.541) 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결을 인 용한 후,542) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력이 시 작되었고, 그 둘 사이에 아무런 의사교환이 없었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동 발명자라고 판단하였다.543) 3) 평가 대상 사안에서 선행 발명자는 후행 발명자의 존재도 모르지만, 후행 발명자는 선행 발명자의 존재를 인지하며, 그 자신이 선행 발명자의 결과물을 변경, 개량하여 더 우 수한 제품을 구현하는 발명을 완성하는 사실에 대하여 잘 인지하였을 것이다. 그렇다 면 선행 발명자의 인지가 존재하지 않는 경우에도 후행 발명자의 인지만으로도 공동 발명자를 인정할 수 있는 것이다. 물론, 두 발명자가 서로의 존재에 대하여 완전히 인 지하지 못하는 경우에는 공동발명자로 인정하기 어려울 것이다.544) 4) 유사 판결들 539) Id. 540) Id. 541) Id. (“In contrast, there was virtually no give-and-take of thoughts and ideas between Burian and Sempliner, and Sempliner's actions of participation ended before Burian's began.”). 542) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”). 543) Id. at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.”). 544) In re Hardee, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Ass't Comm'r Pat. 1984) (“[W]here two persons are totally unaware of each other's work, there can be no joint inventorship.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 181 선행 발명자와 후행 발명자가 직접적인 의사교환이 없는 경우에도 선행 발명자의 기여가 후행 발명자에게 연결되는(connected) 경우 그 두 발명자를 공동발명자라 인 정한 사례로는 2010년의 Arbitron v. Kiefl 판결,545) Memry v. Kentucky Oil 판결546) 등 이 추가로 발견된다. 한 회사에서 갑이 연구한 결과를 (갑의 퇴사, 부서이동 등의 이유 로) 을이 이어받아 연구하는 경우 그 갑과 을을 공동발명자로 인정할 수 있을 것이다.

상기 이유에서 발명은 통상의 기술자가 그것을 용이하게 실시할 수 있는 단계에서 완성된 것이다.438) 그 발명의 효과가 목적하는 바에 미치지 못하는 사실 또는 그 효과 가 정확하게 인식·측정되지 않았다는 사실 등은 발명의 완성 여부에 영향을 미치지 않아야 한다.

Yeda는 와이즈만에서 개발된 발명과 기술을 활용하는 이스라엘 회사로, 이 사건 특허의 기초가 되는 발견을 Rorer가 한 것이 아니라고 주장하는바, Yeda에 따르면, 그 발견은 와이즈만에서 이루어진 것이며 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양수인인 Yeda가 이 사건 특허에 대한 권리를 갖는다고 한다.

가) 미국식 입법(pre-AIA) 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 입법에 의해 모 인의 성립 범위를 진보성 범위까지 확장할 수 있을 것으로 보인다. 2011년 개정 전 미 국특허법의 경우 제102조(f)항에 따라 특허출원에 관한 발명이 발명자가 아닌 자에 의 해 이루어진 경우 특허를 받을 수 없었고, 제102조(f)항 선행기술을 포함하여 모든 유 형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있는 점이 특징이었다. 이러한 법리에 따라 제102조(f)항 선행기술이 다른 선행기 술과 함께 비자명성 판단에 고려된 사례도 미국에서는 존재하는데,984) 이와 같은 제도 983) ‘실질적 기여’ 기준의 외연이 불명하다는 비판이 있을 수 있는데, 판결례의 축적을 통한 해결이 필요할 것이 다.

대상 발명 6의 발명자는 원고만이다. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 370 대법원 2003후2218 판결 인용 대법원 2009후2463 판결 인용 판결 ⑥ 특허법원 2014. 1. 10. 선고 2013허3418 판결 ⑦ 특허법원 2013. 12. 19. 선고 2013허5551 판결 ⑧ 특허법원 2012. 11. 29. 선고 2012허5493 판결 ⑨ 특허법원 2011. 11. 3. 선고 2011허491 판결 952) 특허법원 2017. 6. 29. 선고 2016허9219 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하 더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호 및 특허법 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하 여 등록무효가 되기 위해서는 모인되었다고 주장되어지는 발명(이하 모인대상발명 이라 한다)과 실제로 출원 되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조), 실제로 출원되어 등록된 발명은 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.”). 953) 특허법원 2017. 1. 12. 선고 2015허8042 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더 라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없 으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되 기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질 적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조). …… 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적 인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새 로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적 인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기 에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). …… 위 인정사실에 아래와 같은 사정들을 보태어 보면, 원고 대표이사 OOO은 피고 대표이사 OOO과 실질적인 협력관계에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, OOO과 OOO은 이 사건 제1항 발명의 공동발명자에 해당한다.”). 954) 특허법원 2016. 12. 8. 선고 2016허3730 판결 [등록무효(특)](“나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더 라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없 으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되 기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질 적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조).”). 955) 특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허2666 판결 [등록무효(특)](“그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하 더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의 해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선 고 2003후2218 판결 등 참조).”). 956) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결 [등록무효(특)](“발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 무권리자 라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술 적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통 상의 기술자 라 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가 삭제 변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). …… 이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로 동일하고, 일부 차이가 있다고 하더 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 371 구분 주요 내용 견해 1 성창익958) 실질적 동일성 기준에 비하여 실질적 기여라는 탄력적 기준에 따라 정당 한 권리자의 보호가 강화될 수 있다는 견해. 견해 2 권창환959) 실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가 특허법의 조문에 충실하면서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능 하도록 하는 판단기준을 제시한 사례라는 견해. 견해 3 윤태식960) 종래 실무는 무권리자의 특허출원인지 여부 증 성명모용출원 여부를 ‘동 일성’ 기준에 근거하여 해결하려는 경향이 있었고 그러다 보니 구체적 타당성을 확보하기 위하여 ‘동일성’ 범위를 유연하게 해석할 수밖에 없 었으며 이에 따라 다른 곳에서 문제되는 ‘동일성’ 개념과의 혼란을 초 래한 면이 있었다. 본문판결(2009후2463 판결을 말함: 필자 주)은 종래의 관점에서 탈피하여 법문에 규정된 대로 ‘발명자인지 여부’, 즉 ‘기술 적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부’의 관점에서 무권리자 출원(모인출원)의 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다는 견해. 견해 4 손천우961) 실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자의 등록특허가 무효인지 판단하는 것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건)의 범위를 넘는 부가구 성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실질적 기여 여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을 지지하는 견해. <표 37> 대법원 2009후2463 판결의 의미에 대한 학설 있는 2015허1430 판결, 2014허7707 판결 및 2017허5184 판결의 경우, 구체적 구성 대 비에 있어서는 ‘실질적 기여’ 여부를 판단하고 있지만 최종 결론에 있어서는 모인대상 발명과 특허발명의 ‘실질적 동일성’을 판단하고 있는 점이 특징이다. 즉, 해당 판결에 서는 ‘실질적 기여’ 기준이 ‘실질적 동일’ 기준의 일부로 포섭된 것으로 볼 여지도 있 다.

피고는 그의 기술이 원고가 거래하는 특허변호사(Flanagan)에게 전달되었다는 점 및 그 특허변호사가 276특허의 10명의 발명자와 의사소통을 하였으므로 피고가 그 특 허변호사를 매개로 10명의 발명자와 의사소통을 한 셈이라고 주장하였다.515) 법원은 선행 발명자의 보고서를 본 후행 발명자가 그 보고서를 바탕으로 발명을 완성한 경우 그 둘 사이에 연결이 성립된다고 판시한 Kimberly–Clark 판결516) 및 Eli Lilly 판결을517) 인용한 후, 276특허발명의 10명의 발명자가 피고의 기술을 특허변호 사(Flanagan)를 통하여 입수하였을 것이므로 피고와 그 10명의 발명자 사이에 의사소 통이 존재하였다고 판단하였다.518) 본 판결이 파악한 의사소통은 두 공동발명자 사이 의 직접적인 의사소통이 아니며 선 발명자의 기술이 간접적으로라도 후 발명자에게 전달되면 그 전달이 의사소통에 상응한다고 보았다.519) 나) 공통의 목표(common goal) 법원은 피고의 특허발명은 개인 휴대용 시청자 측정 기구에 관한 것인데 반해, 276 특허발명은 시청자의 해당 기구의 사용을 촉진하는 것에 관한 것이므로 두 발명의 목 표가 다르다고 보았다.520) 이 측면에서 피고는 공동발명자가 되지 못한다. 다만, 대상 판결이 설시한 ‘공통의 목표’는 두 공동발명자가 주관적으로 공통의 목표를 가지는 점 514) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359 (“open line of communication during or in temporal proximity to their inventive efforts.”). 515) at 6 (“The disclosure of the Kiefl Applications to Flanagan created a nexus between Kiefl and the named inventors, conjoining their work.”). 516) Kimberly–Clark, 973 F.2d at 917. 517) Eli Lilly, 376 F.3d at 1359. 518) at 6. 519) at 5-6. 520) at 6. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 175 을 말하는 것이 아니라 피고의 기술과 원고의 기술의 목표가 공통적이어야 함을 말한 다. 즉, 객관적인 기술의 방향이 공통적인지 여부를 판단하였던 것이다.

마. 소결 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決로 인하여 대만실무에서의 공동발명 자 인정기준이 미국의 그것과 유사해졌다고 설명한 논문이 있다.361) 따라서 법원은 실 질적 기여로 판단하는 외에 공동으로 협력한 사실, 그리고 법원이 공동발명자의 검증 한 과정에서 법원이 각 청구항에 대해 검증한 동시에 원고의 증거에 대한 추정력(미 국 보강증거, corroboration)에서도 판단한다. 대만의 한 학자는 공동발명자 인정에 대 한 미국처럼 청구항의 기재로 의거하여 판단하는 것이 적절하다고 설명한다.362) 358)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“依據一般光譜之解讀規則與化學分析之知識而予以解析，雖與 IUPAC 名稱之命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明 人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人”). 359)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“縱可認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申請事 宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過 程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正 付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人 縱協助系爭專利一完成申請專利之工作亦難謂係共同發明人。”). 360) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 137頁. 361) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 362) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 138頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 140 VI. 독일의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방 법363) 1. 공동발명자 판단 법리 가. 발명자 판단 법리 독일 특허법에서 발명 및 발명자에 대한 개념을 규정하지 않고 있다.364) 발명에 대 한 연방대법원(BGH)의 판결에서 발명에 대해 해석하고 있다. 따라서 “특허에 의한 보 호 가능한 발명을 지배 가능한 자연력의 개재 사용 하에 이루어지는 계획성을 가진 행위에 관한 교리로 규정하고 있다.”365) 독일 특허법이 발명자에 대한 규정을 두고 있 지 않지만 한 보고서가 조사한 자료를 통해서 발명자에 관련된 개념은 판례법에 의해 만들어지고 있다고 한다. 발명자 인정기준에서 3가지 중요한 요소가 검토된다.