제테크> 한국거래소, 작년 코스닥 공시우수법인 13사 선정 | 군포철쭉축제

이 문제에 대해 종래 모인출원은 특허법 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없으 나 이 경우는 모인발명이 모인대상발명과 동일한 경우에 적용되므로 모인발명이 모인 대상발명을 다소 변경한 경우 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지 에 대해서는 논란이 있었는데, 1997년 연방관할항소법원(CAFC) Oddzon Products 판 결에서 이 문제가 검토되었다. 해당 판결에 따르면, 1984년 특허법 제103조의 개정을 통해 모인발명의 발명시를 기준으로 모인발명과 모인대상발명의 발명자가 동일하거 나 동일인에게 양도의무가 있는 경우를 제외하고는 모인대상발명도 진보성 부정의 근 809) Janice M. Mueller, supra, p. 289 footnote 228 (“For reasons that are not particularly clear, the AIA eliminated 35 U.S.C. 102(f)(2006). However, the AIA did not eliminate the requirement of originality. Specifically, the AIA did not change the requirement that, subject to certain exceptions, patent applications shall be made “by the inventor,” 35 U.S.C. 111(a)(1)(2006), and the AIA added a definition of “inventor” and “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. 100(f) (eff. Mar. 16, 2003). The AIA also continued the requirement that a patent application’s oath include a statement that the applicant believes he is an “original” inventor. See 35 U.S.C. 115(b)(2) (eff. Mar. 16, 2013) (providing that “an oath or declaration under subsection (a) shall continue statements that . . . such individual believes himself or herself to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.”).”). 810) Janice M. Mueller, supra, p. 375 (“The current U.S. law is that all types of 102 prior art are available for purposes of establishing obviousness under 103. This rule applies to pre-AIA situations even though some categories of pre-AIA 102 prior art could not have been known to the PHOSITA at the time of her invention, and were thus temporarily “secret” prior art. (중략) Even trade secret communications that qualify as prior art under 35 U.S.C. 102(f)(2006) may be cited in a pre-AIA 103 obviousness rejection.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 312 거로 삼을 수 있다고 하였다.811) 한편, 2011년 특허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들 에 의해 제102조(f)항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만,812) 모인대상발명을 진보성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다. 관 련 논의를 살펴보면, Post-AIA에서는 모인대상발명을 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 없다는 견해도 있는 반면,813) 제135조의 해석으로 자명성 판단이 가능하다는 견해 도 있다.814) 811) Oddzon Products, Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1402-1403 (Fed. Cir. 1997) (The statutory language provides a clear statement that subject matter that qualifies as prior art under subsection (f) or (g) cannot be combined with other prior art to render a claimed invention obvious and hence unpatentable when the relevant prior art is commonly owned with the claimed invention at the time the invention was made. While the statute does not expressly state in so many words that § 102(f) creates a type of prior art for purposes of § 103, nonetheless that conclusion is inescapable; the language that states that § 102(f) subject matter is not prior art under limited circumstances clearly implies that it is prior art otherwise. That is what Congress wrote into law in 1984 and that is the way we must read the statute. This result is not illogical. It means that an invention, A', that is obvious in view of subject matter A, derived from another, is also unpatentable. The obvious invention, A', may not be unpatentable to the inventor of A, and it may not be unpatentable to a third party who did not receive the disclosure of A, but it is unpatentable to the party who did receive the disclosure. The PTO's regulations also adopt this interpretation of the statute. 37 C.F.R. § 1.106(d) (1996) ("Subject matter which is developed by another person which qualifies as prior art only under 35 U.S.C. § 102(f) or (g) may be used as prior art under 35 U.S.C. § 103."). Although the PTO's interpretation of this statute is not conclusive, we agree with the district court that it is a reasonable interpretation of the statute.). 812) Janice M. Mueller, supra, p. 289 (“Although 102(f)(2006) was eliminated by the AIA, the fundamental concept of originality continues to apply whether one is operating under pre- or post-AIA rules.”). 813) Joshua D. Sarnoff, Deriavation and Prior Art Problems with the New Patent Act, 2011, Patently-O Patent Law Review, pp. 12-14 (“By eliminating existing §102(f), the new act removes the substantive prior art basis that used to prevent patents on derived inventions that are the same as or obvious in light of the derived knowledge. Because §102(f) was treated as prior art for obviousness, it provided substantive grounds for denying or invalidating patents on obvious variants of a derived invention(e.g., applications or improvements of, or additions to or modifications of, a derived invention) as well as to the derived invention itself.”); N. Scott Pierce, The Effect Of The Leahy-Smith America Invents Act On Collaborative Research, 94 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 133, 147 (2012) (“Prof. Sarnoff's proposal to amend the new Act to incorporate an equivalent to subsection 102(f) rightfully intends to bar patent protection of obvious variants and thereby foreclose the opportunity for unscrupulous copiers to leverage the AIA to their advantage. However, if such an amendment is made, it should be realized that subject matter under subsection 102(f) was only considered “prior art” by the Federal Circuit in OddzOn by virtue of language limiting its use under section 103. . . . Therefore, any such amendment of the AIA to include a requirement that the inventor “himself invent the subject matter to be patented,” should also explicitly state that subject matter that qualifies as prior art under such new subsection be subject to consideration for obviousness purposes.”).; 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명과 증명책임 등을 중심으로), 504면(“이러한 개정으로 OddzOn Products 사건처럼 모인기술 (영업비밀)을 무권리자의 특허출원에서의 선행기술로 사용하여 진보성을 부정할 수 없게 되었다.”). 814) Joshua D. Sarnoff, supra, at note 20 (“I am indebted to Chico Gholz (and others with extensive interference practice expertise) for this point, as well as for the argument (discussed below) that the PTO might have substantive authority to reject claims to obvious derived variants under new § 135(d), and for the concern over limitation of derivation petitions to the later-filing applicant (given that derivation interferences often involve claims of copying that run both ways and given that parties that are 특허법상 모인(冒認) 법리 313 Oddzon 디자인 특허(D 346,001) Just Toys 제품(Ultra Pass balls) <표 31> 미국 CAFC Oddzon 판결 사안 3) Oddzon Products 판결 ① 사안의 개요 Oddzon은 완구 및 스프츠 용품 업체로 Vortex 라는 토싱 볼(tossing ball)을 판매 하고 있다. 완구 및 스프츠 용품 업체인 Just Toys는 경쟁품인 Ultra Pass 볼을 두 가 지 버전으로 판매하고 있다(아래 <표> 참조). Oddzon은 디자인 특허 침해 등을 이유 로 Just Toys를 상대로 소를 제기했고, Just Toys는 침해를 부정하면서 디자인 특허의 무효를 주장한 사안이다.

<법원의 판단> 특허법원은, “발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거 나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으 므로, 실제로 출원되어 등록된 발명이 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는 모인대상발 명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당 한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판 결 등 참조).”는 법리를 판시한 다음, 실질적 동일성과 모인 행위 모두 인정할 수 없으 므로 이 사건 특허발명은 모인출원에 해당하지 않는다고 보았다.

4. 영국 가. 모인의 의의 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 348 영국 특허법 자체는 모인을 정의하고 있지 않고 특허법 제7조 제3항에서 발명의 실질적 창안자(the actual deviser of the invention)를 (공동)발명자로 정의하고 있다. 구 체적으로 보면, 제7조 제1항에서는 누구든지 단독으로 혹은 타인과 공동으로 특허출 원을 할 수 있음을 규정한 다음, 제2항에서 특허를 받을 수 있는 주체에 대해 규정하 고 있다. 즉, (a) 원래 발명자 또는 공동발명자에게, (b) 위 (a)에 우선하여 법률 등 또 는 당해 발명의 창작 전에 당해 발명자와 체결된 계약의 집행가능한 조항에 따라, 해 당 발명의 창작 시에 해당 발명에 대해 영국에서의 완전한 재산적 권리를 가진 자에 게,905) (c) 어떤 경우에도, (a)와 (b)에 언급된 자로부터의 권리승계인에게 부여될 수 있으며 그 외의 자에게는 부여될 수 없다고 규정하고 있다. 한편, 제3항에서는 발명의 실질적 창안자(the actual deviser of the invention)를 (공동)발명자로 정의하고 있으며, 제4항에서는, 제1항에 따른 특허출원인은 반증이 없는 한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 취급된다고 규정하고 있다.906) 한편, 아래와 같은 모인 또는 공동출원 위반 사례는 모두 재판례상 모인으로서 문 제될 수 있다고 한다(CIPA Guide Sixth Edition §37.05).907) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 후에 비권리자가 허위의 양도 증으로 해당 특허출원인 명의를 자기명의로 변경한 경우 ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 및 계약에 기초하여 해당 특허 출원인 명의의 이전 후에 해당 계약이 무효, 취소 등으로 판단된 경우 ③ 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 특허출원 전에 해당 권리에 관한 발명을 알게 된 비권리자가 자기명의로 특허출원한 경우 905) 영국 특허법 제39조에서는, 소정의 종업원 발명은 사용자에게 귀속되는 것으로 취급한다고 규정하고 있는데 (b) 규정에 해당하는 전형적인 예로 볼 수 있다.

가. 제9조에 따라 고시된 국가핵심기술 나. 「산업발전법」 제5조에 따라 고시된 첨단기술의 범위에 속하는 기술 다. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따라 인증된 신기술 라. 「전력기술관리법」 제6조의2에 따라 지정·고시된 새로운 전력기술 마. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증된 신기술 바. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 새로운 건설기술 사. 「보건의료기술 진흥법」 제8조에 따라 인증된 보건신기술 아. 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」 제14조에 따라 지정된 핵심 뿌리기술 자. 그 밖의 법률 또는 해당 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 기술 중 산업통상자원부장관 이 관보에 고시하는 기술 2. "국가핵심기술"이라 함은 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술로 서 제9조의 규정에 따라 지정된 것을 말한다.

“이러한 대상 발명의 과제 및 작용효과는 H가 1984년경 실시된 실험에 대하여 확 인한 사상, 즉, 펌블-노즐에 대해서는 (1) 편평에서 선형의 분무가 형성되고, 양호(良 好)한 미립화 상태를 나타내고 실용적으로 W≦０.２ｍｍ가 타당하며, (4) 분무의 확대 각도는 색(sack) 직경(D)과 슬릿의 색(sack) 내벽으로부터의 절입량(切込量)(A)으로 규 정할 수 있을 가능성이 있는 것에 있어서 이미 시사되고 있던 점이다. 후기 (5)와 같 이, 상기(1)~(4) 중, (1)은 공지의 사항이었지만, (2)~(4)의 각 사항이 공지였다거나 용 이하게 발명할 수 있었다고 인정되지 않는다. 이러한 점에서 H를 대상 특허발명의 공 동발명자의 한 사람이라고 인정할 수 있다. 그러나 상기 (1)~(4) 이상에서 구성요소 E 의 구성을 이끄는 기술적인 정보가 그 실험의 결과로 밝혀진 것은 아니기 때문에, H 의 공헌은 원고의 공헌에 비하여 크다고 말할 수 없다.” (2) 원고의 공헌에 관하여 법원은 특허공보에 발명자로 기재된 원고를 공동발명자로 추정한 것이 아니고, 대 상 특허발명의 구체화의 단계에서 원고가 가장 크게 공헌하여 공동발명자 간의 지분 율이 가장 크다고 판단하였다.

③ BGH v. 22.01.2013, Az X ZR 70/11 -Bohrwerkzeug (드릴공구) <사안의 개요> 피고는 드릴공구에 관한 분쟁특허의 권리자이며, 원고는 피고에 대하여 분쟁특허 의 이전을 청구하고 있다. 피고는 2002년 원고에게 특정의 드릴공구를 생산할 수 있는 기계를 제작해 줄 것을 의뢰하였는데, 2002년 8월 주문이 이루어지기 전까지 원고는 피고에게 여러 개의 시험용 드릴 샘플을 건네주었다. 한편 2003년 1월 피고는, 2002. 7. 18.을 선출원일로 하여 드릴공구를 유럽특허(분쟁특허)로 출원하고 그 종업원을 발 명자로 지정하였다.

6. 일본의 공동발명자 지분율을 산정한 판례 연구 가. 知的財産高等裁判所 平成19年3月29日判決 平成18年(ネ)第10035号 判決(원고 50%; H 30%; I 20%) 1) 사실관계 대상 특허발명(연료 분사 밸브, 특허 제2609929호)은 “슬릿 형상 분공의 내부의 폭 W와 내부의 긴 방향을 따른 길이 L1의 비율을 4.5 이상으로 하여 분무를 매우 편평한 형상으로 하여 공기와의 접촉면적을 증대시켜, 주위의 공기를 끌어들이기 쉽게 하고 분무의 미립화를 촉진하여 연료 분사량이 적은 경우에도 분무의 입경을 작게 할 수 있는 것이며, 또 분무의 도달거리 및 관철력(貫徹力)을 슬릿 형상 분공의 내부의 폭 W와 내부의 긴 방향에 따른 길이 L1의 비율을 조정하는 것에 의하여 가능하게 한 것 660) Falana v. Kent State University, 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. Jan. 23, 2012). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 215 이다. 그 결과, 대상 특허발명은 스월(swirl)을 불필요로 하거나 연비가 향상해 희박연 소의 제어범위가 넓어져, 사이클 변동이 적다는 작용효과를 얻을 수 있는 것이다.” 발명신고서에 원고 및 H(피고 회사 연료연구실 연구개발에 관한 연구원)가 공동발 명자로 기재되었고, 특허공보에서도 원고 및 H가 발명자로 기재되었다.

(3) 원리 또는 모델의 모든 관여자를 다룬다(간접적인 가담도 포함). 일반적으로 우선, 원리 또는 모델에 직접적으로 기여를 한 자, 다음으로 이들에 간 접적인 가담한 자의 순서로 정리되었지만, 모두 관여하지 않은 자는 발명자가 아니다.