사회 _ [채널예약]‘라스’ 양준일, 각종 루머 팩트 체크! 국내 활동의 유일한 조건은? | 군포철쭉축제

한편 대법원 2009후2463 판결에 대해 학설은, 모인의 성립 범위 측면에서 실질적 동일성 기준보다는 넓은 의미로 보는 것으로 이해되는데, 다만 그 외연에 대해서는 견 해가 일치하는 것 같지는 않다.

<연방대법원의 판단> (i) 상고심은, 항소심이 정당한 권리자의 발명과 모인특허의 동일성 여부를 판단함 에 있어서 차이점을 강조하는 방식으로 접근한 것을 신랄하게 비판하였다. 연방대법 원은 우선 항소심이 청구항을 그 문구에 따라 해석하였다고 전제하고, 명세서에 쓰여 있는 주름살 장점이 청구항에 포함되어 있지 않다는 이유로 특허의 보호범위를 그에 따라 제한하여 판단한 것은 적절하지 않다고 판시하였다. 연방대법원의 해석에 따르 면, 특허발명에 대한 공동발명자인지 여부는 단지 청구항 및 거기에 내포된 특징적 요 소만에 의해서가 아니라, 명세서나 도면에 포함되어 있는 사항을 포함하여 특허출원 명세서의 전체 내용을 기준으로 판단하여야 한다는 것이다.

그와 관련하여 법원은 조성물에 관한 발명의 착상(완성)은 그 조성물의 화학구조를 특정하는 것과 동시에 그 조성물을 합성(제조)하는 방법을 특정하여야 한다는 법리를 제시하였다.550) 그 법리에 따르면 신규한 합성법을 제공한 자와 그 합성법을 사용하여 신규한 조성물을 합성한 자는 공동발명자가 될 수 있을 것이다. 물론, 합성법이 이미 알려진(공지의) 것이라면 그 합성법을 제공한 자가 공동발명자가 될 수는 없다.551) 그 런데 대상 사안에서는 원고의 합성법은 신규한 것이었고 공개되지 않은 것이었다.

가. 공동발명자 인정기준 발명자는 기술적 사상의 중요부분을 창작한 자라고 설명된다.599) 최근에는 특징적 599) 小林健男, 「共同研究と職務発明」, 開発社, 1975, 26頁(“発明者の認定は、実務担当者の最も頭を悩ます問題の 1つである。ことに、職務発明において補償制度が実施されていると、発明者になるかならないかがその者の金銭 的利害に直接つながる。そればかりではない。当該研究者の能力評価や出世に影響し、さらには学位論文の基礎 になったりするので、実際問題として極めて重要である。ために、発明者の範囲を明確にしておくことは、従業 者の不平不満を避けるため、必要欠くべからざることとなる。のみならず、近時の共同研究開発などでは、多数 の者がグループとなって1つの発明の完成に参画する場合が多い。その結果、妥当な共同発明者の範囲を決めるこ とは、従来以上に重大かつ困難な問題となっている。発明者とは、さて、発明とは技術的思想の創作である。し たがって、一口でいえば少なくともこの技術的思想主要部分を創作した者をいう。そこで、その完成を単に補助 した者は発明者ではないこととなる。たとえば、用途発明のときは別として、化合物の有用性の発見者の如く、 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 199 부분에 기여한 자를 발명자라고 하는데, 여기서의 중요부분이 특징적 부분과 같은 개 념인 것으로 이해된다.

667) 東京地方裁判所 平成30年5月29日 平成27年(ワ)第1190号 判決(“こうした共同発明者各自の発明に対する貢献の 程度は，特段の事情がない限り均等であると認めるのが相当であるところ，本件の証拠上，上記各発明者のうち 本件実施発明の着想から特許取得までの過程において有意に主体的に関与した者がいることを裏付ける客観的な 証拠はない。原告は，発明者以外にも開発に携わった者の氏名を発明報告書や特許出願の願書における発明者と して記載する慣習が被告にあり，発明完了後のコーディングをした者や開発の長にある者が記載されていると供 述する（原告本人〔３，４〕）が，これを直ちに裏付ける証拠はないし，本件発明に係る発明報告書（乙２７～ ３６）において必ずしも開発の長にある者が記載されていないことに照らせば，上記供述を採用することはでき ない。そうすると，本件において，共同発明者各自の発明に対する貢献の程度は均等であると認めるのが相当で ある。”). 668) 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(“本件発明１等については，本件特許１等の出願 時に「発明者」とされた原告，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ及びＨの７人が実際に発明者であること自体は当事者間に争 いがないところ，前記イないしエの検討結果によれば，本件発明１等の特徴的部分への創作的貢献に関しては， （１）着想段階では，〔１〕Ｈが重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作った上で，〔２〕●（省略） ●が●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分を着 想，提案し，〔３〕本件プロジェクトのチーム（上記「発明者」では●（省略）●以外の６人）においてそのよ うに着想が固まっていき，（２）着想を具体化する段階では，〔４〕原告がペーストを作成して岡山樹脂生産部 に送付し，〔５〕岡山樹脂生産部において，Ｂ及びＦが，実機と同様の方式による実験をして，●（省略）●と してソルビン酸を用いた場合の色相改善効果を確認し，〔６〕その後も岡山樹脂生産部において，Ｂらが実機に よる実験をして，上記効果を再確認した，と認められる。”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 227 청구한 대상 발명 출원서 발명자 기재 제1 발명 X1 제2 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제5 발명 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허1 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허2 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 해외 특허3 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 제3 고안 Ｘ１，Ｘ２，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ <표 20> 知財高裁 平成19年(ネ)第10056号 判決의 사안 “D 및 B의 공헌이 현저하고, H 및 F의 공헌이 그 다음으로 보여지지만 원고 의 지분율이 다른 발명자의 평균적인 공헌보다 높다고는 인정되지 않는다. 원 고는 실험보조자적 역할을 한 것을 포함하여 피고에서 프로젝트 팀을 중심으 로 연구개발 중에 대상 발명에 관여했음이 틀림없다. 그러나 특허청구의 범위 에 근거해 정해지는 특허발명의 기술적 범위에 관계된 사상의 창작에 대한 공헌이라는 의미에서는 핵심적인 공헌을 했다고는 인정되지 않지만 다른 발 명자 6명의 평균을 넘은 적극적인 공헌을 한 것으로는 인정하기에 부족하다 .”669) 아. 知的財産高等裁判所 平成21年6月25日 平成19年(ネ)第10056号 判決(16.7%=1/6) 원고는 X1, X2이고, 피고 회사는 브라더 공업회사이다. 이하 표는 출원서에 기재된 발명자이다.

958) 성창익, 앞의 평석, 332면. 959) 권창환, 앞의 평석, 23-24면. 960) 윤태식, 「판례중심 특허법」, 진원사, 2013, 72면. 961) 손천우, 앞의 논문(무권리자의 특허출원(모인출원)에 대한 새로운 판단 기준 : 모인대상발명을 변경한 발명 과 증명책임 등을 중심으로), 549면. 962) 김관식, 앞의 박사학위 논문, 437-438면. 963) 정차호, 앞의 책(특허법의 진보성), 439-438면. 964) 조영선, 앞의 논문(모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제), 365면. 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 373 우선 신규성 판단 시에도 실질적 동일성 기준이 적용된다는 것이 종래 판례와965) 다수설966) 및 심사기준의967) 입장이다. 다만, 이에 대해서는 신규성 판단 시에는 동일 성의 범위를 매우 엄격하게 보아야 한다는 비판적 견해도968) 있다.

특허법 제2조 제1호가 ‘발명’을 기술적 사상이라고 규정하며, 그러므로 기술적 사상의 창작에 실질적으로 이바지 하여야 발명자가 될 수 있는 점은 당연하다. 판결에서도 ‘기술적 사상’을 핵심어로 제시하고 있다.446) 나. 법원의 태도 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결은 원고가 발명하였다고 주장하 는 기술이 해당 특허의 청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각 하였다. 그 판단은 원고가 해당 특허발명의 발명자가 되기 위해서는 청구항에 기재되 어 있는 사항을 중심으로 원고가 기술적 사상에 실질적 기여를 하였어야 했다고 본 것이다. 그러한 기준을 지지하는 견해도 존재한다.447) 그런데 출원 중이나 특허 후에 도 청구발명은 보정 또는 정정될 수 있고, 그러한 보정, 정정 후에는 (공동)발명자 여 부 및 그들 사이의 지분율을 다시 확인할 필요가 있다.448) 다. 미국의 사례 미국에서도 청구항을 기준으로 공동발명자를 판단한다.449)450)451) 그래서 청구항이 445) Id. at 221 (“Patent rights originate in the inventors, and, therefore, inventorship dictates ownership.”). 446) 서울고등법원 2013. 7. 18. 선고 2012나64071 판결(“발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술적 과제를 해 결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명 을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 한다.”). 447) 김승군·김선정, “공동발명의 법적 문제점에 대한 고찰”, 지식재산연구 제10권 제1호, 한국지식재산연구원, 2015, 65면(“발명자로 인정을 받으려면 ① 해당 특허청구의 범위에 기초하여 정해진 기술적 사상의 ② 창작 행위에 실제로 가담했는지 여부에 대한 판단이 필요하다고 해석된다.”)(인용 下田憲雅,“ 特許法における「發明 者（共同發明者）」の意義”, パテント, Vol.62 No.9(2009), JPAA, 102頁). 448) Todd M. Martin, Pervin Taleyarkhan, Righting Inventorship Wrongs: A Multijurisdictional Overview, 10 Landslide 59, 60 (2017) (“Conducting regular check-ins with the inventors, especially if the claims are amended ...”). 449) Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he critical question for 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 161 작성된 후에 그 청구발명에 기초하여 공동발명자가 결정되어야 한다.452) Ultra-Precision 판결에서 CAFC는 청구항의 구성요소를 기준으로 공동발명자 여부를 판단하였으며, 대상 인물이 쟁점이 된 청구항의 3개 구성요소 중 어떤 것도 착상하지 않았다는 이유로 법원은 그를 공동발명자로 인정하지 않았다.453) 좀 더 정확히 설명하 면, 공동발명자는 각 청구항 별로(“on a claim-by-claim basis”) 판단된다.454) 단지, 그 출원 전체의 공동발명자를 판단하는 경우에는 그 출원에 포함된 청구항 중 하나 이상 의 청구항에 기술적 신규사상을 기여한 자는 모두 공동발명자가 된다. 즉, 하나의 청 구항에 대한 공동발명자와 하나의 출원에 대한 공동발명자는 다른 것이다.

다시 정리해서 말하자면, 影山론에 따르면 발명자 인정의 판단요소는 발명을 구성 하는 원리 및 모델이 있는데, 원리 및 모델의 독창성(창작성)을 고려하여 각 중요도를 대비해서 판단하여야 한다. 이러한 인정기준은 원리 및 모델의 2단계 중 어느 한 단계 의 기여를 기준으로 하는 것을 명확하게 제시하고 이는 발명자 및 후술한 공동발명자 인정 체계의 출발점이 된다고 주장한다.150) 2) 공동발명자의 법리 가) 공동발명 및 공동발명의 유형 공동발명의 개념 공동발명에서도 상술한 발명에서와 같은 影山론의 2단계설을 적용한다. 공동발명 이란 “복수의 사람이 발명의 성립에 필요한 행위와 그 사람 사이의 주관적 관여를 가 지고 불가결하게 협력해서 성립시킨 발명”이라고 정의한다.151) 그 정의에 따라서 발 명의 성립에 불가결로 필요한 행위는 객관적 측면이고 사람 간에 주관적 관여는 주관 적 측면이라고 한다.152) 객관적 측면 및 주관적 측면이 공동발명의 필수적인 성립요건 148) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“原理を考えた着想からモデ ルの設定の予測が極めて容易な場合には、モデルの設定者は発明者とならないと考えられる（例、p.269の事 案）。”). 149) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34頁(“。なぜならば着想、着想の 具体化とも、オリジナリティ（創作性）が認められるべきものであるが、上記の場合、モデルの設定には、オリ ジナリティが認め難いからである。発明者認定の基準としてのモデルの設定にはあたらないともいえる。後に p.102〜で、発明を構成する原理とモデルの各価値から、原理とモデルのウェイトについて考えるが、上記の場 合、原理に比し、モデルのウェイトが極めて低いケースとも考えることができる。その意味で原理モデルの価値 の裏付けは、原理・モデルのオリジナリティといえる。”). 150) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 34-35頁(“ー般の発明者認定の基準 は、上記原理、モデルの2つの段階のいずれかへの寄与を基準とすることにより議論が明確化する。以上は、筆者 の発明・共同発明の成立及び発明者、共同発明者認定の体系の出発点となる。”). 151) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“上記を少し具体化して、 「複数の者が、発明の成立に必要な行為及びそれらの者の間の主観的関与をもって、不可欠に協力して成立させ た発明」と定義する。”). 152) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 87頁(“この定義のうち、（4）「発 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 92 이 된다.153) 구체적으로 객관적 측면 및 주관적 측면을 제시한다.

1036) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する 調査研究報告書), 81-82頁(“특히 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 모인특허출원 또는 모인 특허에 관한 발명에 대하여 모인자의 기여의 취급에 대하여는 현지 대리인에 따르면, 모인특허출원 또는 모인 특허에 있어서 진정한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 개량발명 ‘A(선행기 술)+B(신규요소)+C(신규요소)’를 한 경우, 모인에 대한 진정한 권리자의 구제로서는, 당해 개량발명이 진정한 권리자와 모인자의 공동발명인 경우에는 진정한 권리자로의 일부 명의변경을 명하는 것 등이 생각되며, 다른 한편 당해 개량발명이 모인자의 단독발명인 경우에는 C를 삭제하는 청구항 명세서의 보정을 명하고, 또한 진 정한 권리자로의 전부명의변경을 명하는 것, 출원의 거절을 명하거나 또는 B를 삭제하는 청구항 명세서의 보 정을 명하고 또한 진정한 권리자에게 A+B의 소정기간 내 신출원의 허용을 명하는 것 등이 생각된다고 한다.