국방- ※[속보] 해군 부상자들 “부산대 권역외상센터 등지로 후송 중” | 군포철쭉축제

사. 출원 전체 또는 특허 전체를 기준으로 하는 공동발명자 판단 공동발명자는 어떤 출원 또는 어떤 특허의 모든 청구항 중 적어도 하나 이상의 청 구항에서 신규사상을 기여한 자로 정의될 수 있다.247) 하나의 출원에 청구항이 100개 가 있는데, 그 중 하나의 청구항에라도 신규사상을 기여한 자는 공동발명자가 되는 것 이다.248) 1984년 이전에는 어떤 출원이나 특허의 모든 청구항에서 신규사상을 기여한 243) “work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole.” 244) Childress v. Taylor, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991) (“Parts of a unitary whole are ‘inseparable’ when they have little or no independent meaning standing alone.”). 245) 우리 저작권법 제2조 제21호는 약간 더 강한 표현을 사용한다: “‘공동저작물’은 2인 이상이 공동으로 창작 한 저작물로서 각자의 이바지한 부분을 분리하여 이용할 수 없는 것을 말한다.” 분리하여 이용할 수 있으나 가치가 급감하는 저작물도 포함해야 할 것으로 생각된다.

2011년 개정된 미국 특허법은 종전 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의 (First-Inventor-to-File)로 전환되었고, 이에 따라 종전 저촉절차(35 U.S.C. 135 Interferences)는 파생 절차(35 U.S.C. 135 Derivation proceedings)로,826) 종전 저촉 특 허(35 U.S.C. 291 (pre-AIA) Interfering patents)는 파생 특허(35 U.S.C. 291 Derived Patents)로827) 그 내용이 변경되었다. 특허심판원(The Patent Trial and Appeal Board) 에 대한 파생 절차 신청은 선출원(derived application) 공개일 또는 선 특허 발행일 중 빠른 날부터 1년 이내에만 할 수 있으며,828) 민사소송(civil action)은 선 특허 발행 일부터 1년 이내에만 제기할 수 있다.829) 2) 이전청구제도 가) 개요 825) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 106, 110頁. 826) 35 U.S.C. 135 (“(a) INSTITUTION OF PROCEEDING.—(1) IN GENERAL.— An applicant for patent may file a petition with respect to an invention to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an individual named in an earlier application as the inventor or a joint inventor derived such invention from an individual named in the petitioner’s application as the inventor or a joint inventor and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed. Whenever the Director determines that a petition filed under this subsection demonstrates that the standards for instituting a derivation proceeding are met, the Director may institute a derivation proceeding. (2) TIME FOR FILING.—A petition under this section with respect to an invention that is the same or substantially the same invention as a claim contained in a patent issued on an earlier application, or contained in an earlier application when published or deemed published under section 122(b), may not be filed unless such petition is filed during the 1-year period following the date on which the patent containing such claim was granted or the earlier application containing such claim was published, whichever is earlier.”). 827) 35 U.S.C. 291 (“(a) IN GENERAL.—The owner of a patent may have relief by civil action against the owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date, if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief under this section. (b) FILING LIMITATION.—An action under this section may be filed only before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as the inventor or joint inventor.”). 828) 35 U.S.C. 135 (a)(2); 이해영 외, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향 에 관한 연구”, 특허청, 2012.12., 44면. 829) 35 U.S.C. 291 (b): 이해영 외, 앞의 보고서, 51면. 특허법상 모인(冒認) 법리 317 미국에서는 모인에 관한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 이전청구를 인 정하는 제도는 없으며, 발명자가 특허를 취득하는 것을 희망하는 경우에는 특허법상 스스로 출원할 필요가 있다. 자기의 발명이 모인된 발명자는 자기도 특허출원을 함으 로써 interference 절차(pre-AIA) 혹은 derivation 절차(post-AIA)를 통해 특허를 취득 할 수 있지만 이와 같은 절차에 의한 구제에는 시간적 제약이 있다. 즉, 미국 특허법 제135조(35 U.S.C. 135) 및 제291조(35 U.S.C. 291)에 규정된 내용은 모두 선 후 출원 또는 선 후 특허가 경합하는 상황에서 후출원자 또는 후 특허권자인 정당한 권리자의 구제에 대한 것이므로 정당한 권리자의 출원 없이 이전청구를 인정하는 다른 주요국 의 제도와는 차이가 있다고 볼 수 있다.

우선 모인의 성립 범위 판단기준 중 ‘실질적 기여’ 기준에 따를 경우 정당한 권리 자가 스스로 발명하지 아니한 부분에도 출원일 소급의 효과가 미치게 되므로 모인출 원 이후에 출원하는 제3자의 이익을 해하는 결과가 발생할 가능성이 있어 부당하며 따라서 모인의 성립 범위 판단 시 ‘실질적 동일성’ 기준을 적용해야 한다는 견해가 있 다.759) 다른 한편, 모인의 성립 범위 판단에 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우에도 모인 대상발명이 모인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출 원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지 나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.760) 이 견해는 특허청 심사기준과 달리 모인출원으로 인정되는 발명의 범위는 확대되더라도 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명은 모인대상발명의 범위로 한정이 된다는 견해로 볼 수 있 다. 다만, 이 견해에 대해서는, 모인출원으로 인정되면서도 출원일 소급이 되지 않는 발명에 대해서는 모인출원인과 모인대상발명자의 어느 누구도 그 발명자로 볼 수 없 게 된다는 점에서 의문의 여지가 있다는 비판이 있다.761) 758) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 모인출원, 직무발명제도 해설, 한국특허법학 회 편, 박영사, 2015, 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8 조, 영국 특허법 제8조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있 는 발명(독일의 경우에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106 면 및 5309면; 특허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도 에 대하여 마찬가지로 이해하고 있는 것으로 보인다. 上揭書 28頁.”). 759) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면. 760) 강경태, “모인출원 토론문”, 한국특허법학회 정기세미나, 2014. 10., 2면. 761) 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179면 각주 38(“한편 후자의 경우에도 모인대상발명이 모 인출원발명과 동일성이 인정되는 경우에만 모인대상발명에 대하여 출원일이 소급될 뿐이고 동일성이 인정되 지 아니한다면 별도의 출원이 가능할 것에 지나지 않으므로 부당한 결과는 발생하지 않는다는 견해도 있다.

청구발명은 조성물에 관한 것이고, 원고가 발명한 것은 합성법이므로, 그 두 발명 에 차이가 있다. 그런 견지에서 청구발명의 구성요소만을 기준으로 (공동)발명자를 판 단하게 되면 원고가 기여한 바를 인정하기 어렵다. 그러나, 원고의 신규한 합성법이 없었더라면 해당 조성물의 합성은 애초 가능하지 않았다. 그런 견지에서 법원은 청구 항의 구성요소를 무시하고 발명의 창출에의 실질적 기여를 기준으로 발명자 여부를 판단하였다. 실험의 과학인 화학 분야에서는 공동발명자를 판단하는 기준이 기계 분 야, 전기 분야에서와 다를 수 있다고 생각된다.

Wunderlich는 창작적으로 기여하는지 요건에 반대하고 공동 개발 작업팀에서 발생하 는 발명에 있어서는 공동발명자인 요건은 발명사상의 착상에 대한 공동의 정신적 창 출에서 공동발명자가 작업을 하고, 각 사람이 다른 발명자의 지시에 따라 행동하지 않 고 독자적으로 행동하는 점에 있다고 했다.373) 371) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右精神的共同作業は、問題解決（Problemlosung）についてなされなければならないすなわ ち、単に課題が設定せられるのみでは、問題解決の要件が欠如し、課題の設定者は、共同発明者とはいい得な い。しかし、課題の設定者が、少くとも基本的な態様で新規な可能な解決方法提供することにより得る。共同発 明者となり。”). 372) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“右問題解決についての精神的寄与は、独自性を有する寄与（selbstandiger Beitrag）でなけ ればならない。単に技術水準に関する情報巻提供したり、専ら他人の指示により精神的作業を行う者は共同発明 者ではない。しかし、右の如き者も、自己の思考を付加することにより、共同発明者となり得る。例えば、他人 の指示に変更を加えたり、改良をおし進めたり、または、技術水準から新しい解決方法、例えば、公知の部分の 新規な結合への方向を提示する等の場合である。他方共同発明者具体的な技術的手法の説の独自の寄与は、明の 体裁をとる必要はない。技術的問題解決に到る基礎を引き出したり、技術的問題解決に到る自然現象または作用 効果の関連性を見出した者も、共同発明者たり得る。共同発明者の各人の寄与は、自体、創作的寄与 （schopferischer Beitrag）それ自であることを要するか。”). 373) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“この点についてのドイツの学説・判例は紛糾している。リュデッケ（Ludecke）は、創作的 寄与なる要件に代え、共同発明者の各人の寄与は、当該技術分野における平均的能力を上まわる思考過程による 共同作業を要するとし、ブンダリッヒ（Wunderlich）は、創作的寄与なる要件に反対し、共同開発作業チームか ら生ずる発明においては、共同発明者たる要件は、発明思想の着想についての共同の精神的創出において、共同 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 143 독일 연방법원은 Spanplatten 사건의 판결에서 Lüdecke의 견해에 동조하면서도 해 당 사안을 규명한 것에 대하여 불충분하다며 공동 개발 작업팀 관여자가 당업기술자 들의 평균 능력을 뛰어넘는 기여를 하지 않았음에도 불구하고 공동발명자임을 긍정하 였다. 법원에서 Lüdecke의 기준을 적용한 경우에는 다른 팀 관여자도 해당하는 기여 를 찾아낼 수 없다. 따라서 개인으로서의 발명자가 존재하지 않기 때문에 법원은 이 결론을 내렸다.374) 본 견해를 따르면 공동발명자란 “독자적인 인식 사고과정에 근거하여 얻어진 기여 에 의하여 특허능력을 가진 발명의 실현, 즉, 해당 기술적 문제 해결과 상당한 인과관 계를 가진 형태로의 공동작업을 한 자가 공동 발명자라고 정의한다.”375) 위 논술한 바 와 같이 공동발명자의 요건으로서 공동발명자 간에 공동작업의 인식을 필요로 하는지 에 대하여 견해가 대립하여 존재하지만 본 논문에서 저자는 Lüdecke의 견해가 정당 하다고 주장한다.376) 다. 발명의 공헌도 발명자 인정 요소 중에서 발명에 대한 기여가 창조적인 것임을 요건으로 하고 있 다. 이 요건이 공동발명자 인정 기준에서도 적용된다. 대상 발명에 대한 기여가 창조 적인 기여에 대해서 판례를 통해서 해석한 자료가 있다.377) 독일연방대법원 Verkr 発明者が作業を行い、各人が、他の発明者の指示に従って行動することなく独自に行動する点にあるとした。 374) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 14頁(“ドイツ連邦裁判所は、「Spanplatten」事件判決において、右リュデッケの見解に同調しつつ も、当該事案の解明には不十分であるとし共同開発作業チーム関与者が、当業技術者の平均的能力を超える寄与 を斎らさなかったにも拘らず共同発明者であることを肯定した。何故なれば、リュデッケの見解による基準を適 用する場合には、他のチーム関与者も右基準に該当する寄与が見出され得ず、したがって個人としての発明者が 存在しないことになるが故に、同裁判所は、上述の如き結論とならざるを得なかったものとされている。 375) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“結論として、共同発明者とは、独自の認識思考過程に基づき得られた寄与により、特許能力 を有する発明の実現、すなわち、当該技術的問題解決と相当因果関係を有する態様での共同作業をなした者が、 共同発明者であると定義づけられる。 376) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“共同発明者たる要件として、共同発明者間に共同作業の認識を必要とするか否かについて は、見解対立が存在部。リュデッケは、共同開発作業チームにおける共同発明者の要件として、各関与者が、当 該発明を協同作業の下に行うとの認識の下に、開発作業に従事することを必要とするとしている。その理由とし て、共同発明者の創作的寄与の要件につき、意識的共同作業の認識を要件とすることによってのみ、単独発明者 の発明的所与の場合より、その要件を緩和することが正当化せられるとしている。 377) 布井要太郎, “共同発明者の要件--東京地裁 平成16年(ワ)第一四三二一号特許譲渡代金請求事件”, 判例時報 1927号, 2006, 15頁(“上述したように、発明者の概念についての第３の重要な要素として、発明への寄与が創造的 なものであることの要件がある。この発明への寄与が創造的なもの、すなわち創造的な寄与について、本調査研 究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、下記のとおり解説している。 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 144 anzung sverfahren 사건에 따르면 “판례법에 따르면 발명에 대해 창조적 기여를 한 사람은 누구든지 공동발명자로, 기여 자체에 특허성이 있는가, 또는 발명적이란 말인 가에 대한 요건이 되지 않는다. 이 창조적인 기여는, 당업자의 통상의 기능을 초월해 야 하는 것이다. 예를 들어, 독일의 판례법에 의해 발명자로서 인정되는 자는, 그 기여 가 최종적인 성공의 원인이 되었거나 발견된 해결책에 결정적인 영향을 미친 자, 근저 에 있는 과제를 해결하는 방법의 기본개념을 고안한 자, 또는 그 개념을 실행에 시작 한 자이다. 물론, 이것은 통상의 기능을 초월하고 있는 것이 조건이다. 전체적인 성공 에 영향을 미치지 않았던, 즉, 발견된 해결책과는 무관한 기여만에 따라서는 공동발명 자로서의 요건은 충족시키지 않고, 발명자 또는 제3자에 의하여 부여된 구체적인 지 시에 따라 이루어진 기여만으로 보아도 동일하지 보지 않는다. 게다가 발명을 실행에 시작한 자 또는 발명을 시험한 사람은 통상 그 작업이 특정 과제와 관계되는 것이 아 닌 한 발명자라고 볼 수 없다.”378) 라. 종속청구항에만을 위한 공헌 독일 연방대법원 Ver khanzung sverfahren 판결은 다음과 같이 설시한다.

원고 주장 심결취소사유는, Y가 본건 발명을 발명하였다는 것을 보여주는 객관적 인 증거는 존재하지 않는 한편, 본건 발명의 기본적인 구성은 모두 X로부터 Y에게 전 달된 기술정보와 부합하므로 본건 발명은 Y를 발명자로 하는 발명은 아니며, X를 발 800) 中山信弘 小泉直樹 編, 前揭書(新.注解特許法(上卷)), 412頁에 소개된 것을 정리한 것임. 특허법상 모인(冒認) 법리 307 명자로 하는 발명이거나, 적어도 X를 공동발명자로 하는 발명이라고 해야 한다는 것 이다.

가. 부합, 혼화 및 가공 1) 부합 부합은 “소유자를 달리하는 여러 개의 물건이 결합하여 1개의 물건으로 되는 것 이고”317) 훼손하지 않으면 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용이 들도록 결합된 것 모델, 프로그램에 관한 발명, 기계구조의 발명과 발명의 실험·실증을 실시하지 않으면 발명의 효과를 확인할 수 없는 화학 분야의 발명과 차이는 없다.”라는 견해를 나타내고 있다.したがって、共同発明者の認定につい て、発明の実験、実証を問わず発明の効果が分かり得る発明であるビジネスモデル、プログラムに関する発明、 機械構造の発明と発明の実験・実証を行わなければ、発明の効果が確認できない化学分野の発明と差異はな い。」との見解を示している。“). 314) 강태성, 「물권법」 제7판, 대명출판사, 2017, 598면 참조. 315) 陈小奇·李湘云, “‘秀水街’纠纷可否另辟蹊径—补偿法则与添附制度的引入”, 中华商标 12期, 2005. 316) 刁舜·陈家宏, “基于添附理论的商业标识保护研究”, 商业研究 3期, 2018; 刁舜, “添附理论视角下的从属专利保护 研究”, 中国发明与专利 11期, 2016; 刁舜, “添附理论视角下的非法演绎作品保护研究”, 电子知识产权 8期, 2016; 陈家宏, “专利添附问题探讨”, 知识产权 5期, 2013; 任广科, “无合作意图共同完成发明创造的专利权利归属 ”, 电子 知识产权 , 2010. 317) 송덕수, 「물권법」 제3판, 박영사, 2017, 341면 참조. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 128 이다.318) 우리 대법원은 이를 확정 적용하고 있다. 즉 분리하면 경제적 가치가 없을 경 우까지도 부합에 속한 것이다.319) 공동발명의 경우와 부합의 경우가 부합된다.

이 경우에서는 모두 모델로 취급한다.651) ➈ 단계: 원리 및/또는 모델에의 기여 정도 를 요구한다. 652) ➈ 단계: 모델에만 기여 정도를 요구한 다.653) <표 18> 원리 및/또는 모델의 관여자: 2가지 경우(影山) ➈ 단계에서 말하는 기여 정도는 “일반적으로 (가) 기술적인 불가결성의 정도, (나) 기술수준, (다) 유용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에 기여한 특징적인 구성요 소의 수(예: 청구항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도, (바) 신규성, 진보성의 정도와 같은 요인을 갖춘 것으로” 판단하면 된다.654) ➉ 단계: 발명자의 지분율 산정방법655) 648) 影山光太郎, 上揭 論文, 124頁. 649) ➁ 원리를 추출할 수 없는 경우는 ➅-1 경우와 같은 경우로 구분한다.

가) 수원지방법원 2014. 10. 28. 선고 2013가합12788 판결(90%) 원고는 대상 발명1(기능성 오리를 사육하기 위한 사료 조성물)에 대하여 그의 지분 율을 90%로 주장하였다. 법원은 “① 대상 발명은 공동발명자인 원고가 피고 회사에 입사하기 전부터 연구하여 오던 주제였던 점, ➁ 공동발명자들은 원고가 피고 회사에 입사하기 이전에는 대상 발명의 주제에 대해서 알지 못하였고 이에 대하여 기존부터 연구하여 온 바도 없으며, 원고 입사 이후 이루어진 대상 발명의 진행 과정에서도 자 세한 내용에 대하여는 거의 알지 못하였던 점”등에 고려하여 원고의 지분율을 90%로 인정하였다.