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<사안의 개요> 원고는 체인 및 운반기계부품의 제조 판매 등을 목적으로 하는 주식회사이다. 피 고는 신화공업(伸和工業)의 상호로 플라스틱 성형용 금형설계제작업을 운영하고 있던 E의 종업원이었지만 평성 10년 8월경 그 사업을 승계한 자이다.

3) 실무 <실질적 협력을 요구한 사례> 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결에서 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야” 한다고 판시하였다. 그 후 특허법원 2003. 5. 30. 선고 2001허7141 판결에서 법원은 “공동발명자에 해당하는지 여부의 판단은 발명에 나타난 기술적 사상의 창작 및 발명의 구성에 실질적으로 협력 하였느냐를 기준으로 판단하여야 한다”고 제시하였다. 앞에서 말한 바와 같이 실질적 으로 협력한 자가 공동발명자라는 법리가 중요한 것이 아니라 어떤 행위가 실질적으 로 협력하는 행위인지가 중요하며, 특히 주관적 요건이 필수적인지 여부가 해결되어 야 한다.

전화통화 내용에 대해서는 당사자 사이에 엇갈린 주장이 있는데, Metcalfe에 따르면, unarguable. Only when there is self-evidently no bone should the dogs be prevented from fighting over it.”). 938) Id. at paragraphs 100-101 (“So what then about s.8? Does “invention” there mean what is claimed or does the context otherwise require? We think it must have some more general meaning than what is in the claims. The most obvious reason for that is that s.8 applies to situations where there are no claims at all—indeed even prior to a patent application. And applications themselves are not required to have claims. The question of entitlement can therefore arise before any claims exist—and in principle must remain the same whatever claims later emerge. Moreover, as the deputy judge observed, it is often the practice of patent agents to put in first drafts which are wider than they expect to end up with so as to draw a wide search. As for the final claims in the patent as granted, their form and content will depend upon a number of individual factors—what has turned up in the prior art forcing reduction in scope, what subsidiary claims the patent agent has formulated based on the description and what monopoly is actually thought to be valuable (there is no point in claiming wider). Accordingly, we think one is driven to the conclusion that s.8 is referring essentially to information in the specification rather than the form of the claims. It would be handy if one could go by the claims, but one cannot. Section 8 calls for identification of information and the rights in it. Who contributed what and what rights if any they had in it lies at the heart of the inquiry, not what monopolies were actually claimed.”). 939) University of Southampton’s Applications [2005] R.P.C. 11, at paragraphs 21-24의 내용을 정리한 것이다.

구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 324 않기 때문에 공동발명자에 해당하지 않아 제256조에 의한 구제가 가능하지 않다고 보 아 약식 판결을 하였다(제102조(f)항에 기초한 청구는 제256조에 기초한 청구와 중복 된다고 하여 미리 각하함).846) 구체적으로 보면, 본 사안의 두 연구팀의 경우 제116조의 공동발명자 요건을 충족 하지 않기 때문에 원고들이 이 사건 특허의 공동발명자로 추가될 수 없고, 이 사건 특 허의 발명자를 완전히 대체하는 것(the complete substitution of inventorship)은 제 256조에 따른 발명자 정정의 문제가 아니라 발명의 우선(priority) 여부 문제이며 이 문제는 제256조가 아니라 제135조 저촉(interference) 절차에 따라 해결되어야 한다고 보았다.847) 항소심에서 원고들은 Kimberly–Clark 판결을848) 인용하면서, 해당 판결에서의 공 동발명자 판단 기준에 따르면 이 사건에서 공동발명자 요건이 충족된다고 주장하였 다.

셋째, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안도 가능할 것이다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명 자인지 여부가 쟁점이 되었다.

한편, 청구범위의 내용은 그로부터 명세서에서 기술된 발명의 부분이 권리로서 보 호받는 대상이 되지 못한다는 것을 알 수 있게 할 때에만 비로소 공유관계를 인정하 는 판단기준으로 기능하며, 이 경우에는 기술된 실시형태가 더 이상 청구항으로 포섭 될 수 없고, 그 결과 보호대상에 대한 공유관계를 성립시킬 수 없기 때문이라는 것이 연방대법원의 입장이다.

① 법원은 직무발명신고서 및 특허공보의 기재에 추정력을 부여하지 않고, 발명에 실질적으로 기여한 정도를 평가하여 지분율을 책정하였다. 다만, 그 기재에 원고가 먼 저 기재되어 있었다는 사실을 참고하여 원고의 지분율을 조금 높게 책정하는 정도로 기재를 활용하였다.

1. 우리나라의 법리 대법원 판결에 따르면987) 공동발명이 성립하기 위해서는 복수의 관여자 사이에 실 질적 상호협력 관계가 필요하므로 위와 같은 경우에 공동발명의 인정은 쉽지 않을 것 으로 보인다. 다만, 특허법원 판결 중 정당한 권리자와 모인자의 공동발명을 인정한 것이 있다.988) 이 사건에서 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 실질 적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없지만(특허법 제33조 본문 위반 아님), (ii) 甲과 乙은 ‘실질적인 협력관계’에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자 에 해당한다고 판단하였는데(특허법 제44조 위반으로 무효), ‘실질적 협력관계’의 인정 을 전제로 공동발명 성립을 인정하였다는 점에서 독일의 판례(공동발명의 성립에 주 관적 요건을 요구하지 않음)와는 차이가 있고 그 사정범위가 넓다고 보기는 어렵다.

다음으로 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통 상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 구체적으로는 특허를 받을 수 있는 권리에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유 에 대해 제33조의2를 신설하여 제1항에서는 공동발명의 경우에 대해 규정하고, 방안 3-1의 내용(공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우)은 제2항에 규정하는 것이다. 여기에서 ‘공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우’는, ① 주관적 공동은 결여되어 있지만 객관적 공동은 인정되는 경우(2명 이상이 공동 창작의 의사 없이 발명의 완성 에 공동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)를 일반적으로 규정하는 방안과, ② 모인 상황에만 적용되는 경우(무권리자와 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원 발명에 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 경우)로 제한적으로 규정하는 방안이 가능할 것인데, 위 ①, ② 방안 중 ②의 경우 앞서 본 ‘방안 1’의 내용과 사실상 차이가 없게 된다.