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가) 부정적 견해 현행 발명자 판단 기준에 따를 경우 모인대상발명의 발명자가 모인대상발명의 자 명한 변경에 대한 공동발명자로 인정되기는 어려울 것이라는 견해가 있다.850) 나) 긍정적 견해 제135조 모인절차(Derivation Proceedings)를 통해 모인대상발명의 자명한 변경에 대해서도 모인대상발명의 발명자가 공동발명자 또는 단독발명자로 주장하여 구제받 을 수 있다는 견해도 있다.851) 850) Dennis Crouch, The Removal of Section 102(f)’s Inventorship Requirement; the Narrowness of Derivation Proceedings; and the Rise of 101’s Invention Requirement. (“In our prior e-mail communications (repeated here with permission), Sarnoff has also explored other ways to block patenting of the obvious variants. He writes: 1. A person who conceives of an obvious variant is normally treated as an inventor of an invention (just of an obvious one), so lack of inventorship under Section 101 may not be a successful approach to invalidating the claim made by the deriver, although the deriver will likely be entitled at least to joint-inventor status; and 2. Current inventorship law may not necessarily treat the originator of the underlying invention as a joint-inventor of the obvious variant of which the originator did not conceive, even if the originator added a significant contribution to conception by the deriver, and thus it may not always be possible to correct inventorship to permit the originator to obtain joint inventor status and joint ownership of the obvious variant. 3. However, the courts have sometimes extended unpatentability to obvious variants even when the statute does not clearly provide for it, as they did in In re Foster, 343 F.2d 980 (C.C.P.A. 1965) (extending Section 102(b) to claims that were obvious in light of statutory bar art).”). Sarnoff 교수의 견해를 소개한 밑줄 부분. (2018. 8. 11. 방문). 851) Robert A. Armitage, Understanding the America Invents Act its Implications for Patenting, 40 AIPLA Q.J. 1, 98 (2012) (“The AIA’s new derivation provisions under § 135, coupled with ancillary changes to the patent statute, provide alternative remedies for a true inventor in the situation where someone has learned of the inventor’s invention (i.e., derived from the inventor non-public knowledge of the type that was at issue in OddzOn) and the deriver sought a patent on the derived subject matter or some obvious variant of that derived knowledge. If an inventor succeeds in such a derivation claim, the inventor can decide which patent application, in which it would then have ownership, should issue as a patent. Thus, the AIA affords an inventor not just an alternative to an OddzOn defense, which merely destroys what might otherwise be valid patent rights, but a superior option that was clearly engineered by Congress as a means to spare patentability.”); Id. at 98 footnote 384 (“In the “obvious variant derived” situation, the later-filing inventor should be able, in many situations, to make a joint inventorship claim, perhaps even a sole inventorship claim, on the obvious variant. This assertion can be advanced on the ground that disclosure of the complete conception of the invention to the deriver made an inventive contribution to the 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 326 3. 독일 가. 모인의 의의 독일에서는 특허의 이의신청 무효 사유의 하나인 ‘모인(widerrechtliche Entnahme)’에 대하여 “특허의 본질적 내용이 타인의 발명의 설명, 도면, 모형, 기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없이 취득되 어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호 및 제21조 제1항을 인용하는 제22 조)”852)으로 설명하고 있다.

셋째로, 공동발명의 경우를 살핀다. 두 명 이상의 연구원이 공동으로 발명을 하는 경우에는 각 연구원이 진보성을 인정받을 정도의 기여를 하지 않았더라도 그 들의 기 여의 합이 진보성을 인정받는 경우 그 둘은 공동발명자가 된다. 두 연구원이 창출한 두 신규요소의 각각이 진보성을 인정받지는 못하나 그 두 신규요소의 합이 진보성을 인정받는 경우 각각을 창출한 자가 공동발명자가 되는 것이다.

1. 방안 1: 특허를 받을 수 있는 권리 규정 개정(공동발명자 정의 無) 입법적 해결 방안으로 생각해 볼 수 있는 첫 번째 선택지는, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상 의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하여 규정하고, 관련 조문을 이에 따 라 정비하는 방안이다. 가. 구체적 방안 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 408 현행 특허법 특허법 개정안 라 한다)을 기초로 특허출원한 경우, 그 특 허출원 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 타인의 발명으로부 터 그 특허출원 발명을 쉽게 발명할 수 있 으면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 그 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 다. ④ 타인의 발명을 기초로 특허출원한 경우, 그 특허출원의 출원인과 그 타인이 그 특 허출원 발명에 공동으로 기여한 것으로 인 정되면, 그 특허출원된 발명에 대해서는 제 3항에도 불구하고 그 특허출원인과 그 타 인이 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한 다. ⑤ 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상 속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재 직 중 특허를 받을 수 없다. 제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리 자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이 하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제 33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있 는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제 2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경 우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하 다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사 업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하 여서는 아니 된다. 다만, 원사 업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다. ② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료 를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀 속 관계, 대가 등 대통령령으 로 정하는 사항을 해당 수급사 업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다. ③ 원사업자는 취득한 기술자 료를 자기 또는 제3자를 위하 여 유용하여서는 아니 된다.

대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

한편 위와 같은 개정에 추가하여, 모인 출원에 (i) 정당한 권리자의 발명과 (ii) 모인 자의 발명이 청구항별로 구분되어 있고, 아직 출원 단계라면 출원을 분할하는 방법으 로 대응하는 것도 가능할 것으로 보이는데, 이러한 내용을 입법적으로 해결하는 방안 도 생각해 볼 수 있을 것이다.

① 법원은 직무발명신고서 및 특허공보의 기재에 추정력을 부여하지 않고, 발명에 실질적으로 기여한 정도를 평가하여 지분율을 책정하였다. 다만, 그 기재에 원고가 먼 저 기재되어 있었다는 사실을 참고하여 원고의 지분율을 조금 높게 책정하는 정도로 기재를 활용하였다.