언론> [개장시황] 코스피, 개인8231기관 매수세에 1990대 강세 출발 | 군포철쭉축제

다만, 이 경우 ‘본질적 내용’이 무엇인지에 대해 논란이 있을 수 있다.986) 3) 정리 이상 해석론에 의한 해결 방안과 입법적 해결 방안을 살펴보았는데, 우선은 ‘실질 적 기여’ 기준으로 이 문제에 대해 대응하되 판례의 축적을 통한 법리 정립을 통해서 985) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 532-533 (“In any case, a prerequisite for usurpation is that the essential contents of the patent in suit have been usurped from “the description, drawings, models, devices or means” of the injured party (Section 21 para. 1 no. 3 PatG). Accordingly, the subject matter protected by the patent in suit must be objectively identical to the subject matter that had been in the injured party’s possession at the relevant point in time, taking the problem and solution underlying the invention into account. Amendment and modifications which are within the ambit of a person skilled in the art may be disregarded.”). 986) 특허발명의 ‘비본질적 부’분, ‘특징적 구성’ 혹은 ‘기술사상의 핵심’이라는 개념이 균등론상 과제해결원리 동 일성 판단에서 사용되기는 하지만 모인과 관련하여 논의되는 본질적 내용을 어떻게 이해해야 할 것인지는 쉬 운 문제는 아니며 결국 독일식 입법을 하더라도 이 문제에 대해서는 판례의 축적을 통한 해석론 정립이 필요 할 것이다.

Ⅱ. 모인자 기여 시 공동발명 인정 여부 피모인자 모인자의 공동기여가 인정되는 경우 공유관계 인정 여부와 관련하여, 현 행법의 해석상 가능하다고 볼 수 있는 면이 있고, 모인자의 기여에 관한 취급에 대하 여는, 구체적 사안 당사자의 희망 등에 따라 유연하게 대응할 수 있는 것이 바람직하 다는 점도 고려하면 모인자 기여의 취급에 대한 별도의 규정 마련의 필요성은 낮다고 볼 수 있다. 즉, 해석론상 가능한 방법으로, ① 독일과 같이 주관적 공동 불요설의 입 장에서 객관적 공동만으로 공동발명을 인정하는 방법과 ② ‘공동의 의사’ 결여로 원칙 적으로 ‘공동발명’으로 볼 수는 없지만 공유관계 인정의 필요성에 따라 일정한 요건하 에 공동발명에 준하는 것으로 취급하는 방법을 생각해 볼 수 있는데, 우리나라의 경우 공동발명이 성립하기 위해서는 원칙적으로 복수의 관여자 사이에 실질적 상호협력 관 계가 필요하다는 것이 대법원 판결의 입장이므로 ①의 방법보다는 ②의 방법이 해석 론상 곤란성이 적을 것으로 보인다. 다만, 정당한 권리자와 모인자 모두 발명의 완성 에 실질적으로 기여한 것으로 인정되어 특허를 받을 수 있는 권리를 두 사람의 공유 요약서(Summary) 13 로 하는 경우에는 각자 기여도를 인정받아 권리의 주체로 될 수 있다는 장점도 있지 만 분쟁 당사자 사이에 공유 관계를 형성함으로 인한 부작용도 있을 수 있다. 만일 당 사자가 공유를 희망하지 않는 경우 최후의 수단으로 문제된 출원 특허를 거절 무효로 하는 방법이 있지만 당사자 모두에게 바람직한 귀결은 아닐 것이다. 피모인자와 모인 자의 공동 기여 인정 시 공유관계를 인정하는 독일의 경우 공유자의 ‘지분 양도’가 자 유롭다는 점에서 우리나라 일본과 차이가 있고, 영국의 경우 우리나라 일본과 같이 타 공유자 동의 없는 ‘지분양도’가 제한되지만 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정 되는 경우의 해결방안에 있어 특허청장에게 폭넓은 재량이 인정되기 때문에 우리나라 와 상황이 같지는 않다. 결국 독일이나 영국은 피모인자와 모인자의 공동 기여가 인정 되는 경우 해당 발명을 양자의 공동발명으로 취급하더라도 이로 인한 부작용이 우리 나라에 비해 적다고 볼 수 있다. 향후 특허권 공유제도 개선 논의에 있어 이러한 점도 고려될 필요가 있다.

독일의 경우 우리나라와 유사하게 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제수 단으로 정당한 권리자 출원에 대한 우선권 제도와 특허권 이전청구제도를 모두 마련 하고 있는데, 우선권 제도는 거의 활용되지 않는다고 한다. 한편, 모인출원 특허에 대 한 정당한 권리자의 구제 수단으로 특허출원 특허 이전청구소송(독일 특허법 제8조) 에 있어서는 출원발명 또는 특허발명에 대한 정당한 권리자와 모인자의 기여도를 객 관적으로 평가하여 둘 모두의 기여가 인정되는 공유로 하는 것이 가능하다는 것이 판 례의 확립된 입장이다. 다만, 학설상 다른 견해는 존재한다.

라. 4단계: 1 내지 3단계의 모든 청구항에의 적용 하나의 청구항에 대하여 위 1 내지 3단계를 모두 거친 후에는 나머지 청구항에 대 하여 동일한 방식으로 위 1-3단계를 모두 적용한다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.

(7)의 경우: (7) 및 (9)에 의한다. 원리·모델에의 기여의 합계이다. 가) 1984년 개정 전 제116조 구 특허법 제116조에서는 발명이 둘 이상의 자에 의해 공동으로(jointly)으로 이루 어진 경우 공동출원해야 함을 규정하고 있을 뿐 ‘공동으로(jointly)’의 의미에 대한 내 용은 포함하고 있지 않았다.833) 다만, 구 특허법 제116조에 대해 해석한 판례는 복수 의 자가 협력하여야(collaborate) ‘공동으로(jointly)’의 요건을 충족한다고 보고 있었 다.834) verdict, Richardson is entitled to ownership of the patents as against Suzuki. Such remedy is appropriate under the circumstances: . . .”). 832) Id. at 1250 (“Suzuki argues that Richardson has no remedy other than by seeking an interference in the United States Patent and Trademark Office with his own invention, and presumably by taking similar actions, if such are available, in other countries. We do not agree. The courts are not powerless to redress wrongful appropriation of intellectual property by those subject to the courts' jurisdiction. The denial of Richardson's motion for judgment is reversed. Suzuki shall assign to Richardson the patents filed by Suzuki that include the Richardson/Cazort invention of the Alternate Shock Mount, in all countries. We remand to the district court for the purpose of implementing compliance.”). 833) 35 U.S.C. § 116 Inventors (July 19, 1952, c. 950, 66 Stat. 799; Pub.L. 97-247, § 6(a), Aug. 27, 1982, 96 Stat. 320) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each sign the application and make the required oath, except as otherwise provided in this title.”). 834) Kimberly–Clark Corp. v. The Proctor & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 916 (Fed. Cir. 1992) (“It is undisputed that this language required some form of collaboration in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly.’ The courts had also made clear that an invention can be made ‘jointly’ under Section 116 only if two or more persons collaborate in it. See, e.g., Shields v. Halliburton Co., 667 F.2d 1232, 1236–37, 216 USPQ 1066, 1069–70 (5th Cir.1982); Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824, 154 USPQ 259, 262 (D.D.C.1967).”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 320 나) 1984년 개정 후 제116조 1984년 특허법 개정 시 제116조 제1문은 그대로 둔 채 제2문이 추가되었는데 그 내 용은 다음과 같다: ① 발명자들이 물리적으로 함께 혹은 동시에 일하지 않았다거나, ② 각자가 같은 유형 혹은 정도의 기여를 하지 않았다거나, ③ 각자가 특허의 모든 청구항에 기여를 하지 않았던 경우에도, 그들은 공동으로 출원할 수 있다.835) 위와 같은 개정이 공동발명 인정에 있어 협력관계 요건 요부에 대한 변화를 의미 하는지에 대해 연방관할항소법원(CAFC)은 그렇지 않음을 분명히 하고 있다.836) 또한, 연방관할항소법원(CAFC)은 1984년 개정 시 함께 개정된 제103조도 제116조 협력 요건의 폐지를 의미하는 것은 아니라고 보았다.837) 2) 관련 판례 가) Kimberly–Clark 판결838) 835) 35 U.S.C. § 116 (1988) (“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”). 836) Kimberly–Clark Corp., 973 F.2d at 916-917 (“The “Section by Section Analysis” in the Congressional Record indicates that Congress intended to codify the principles of Monsanto: Subsection (a) of section 105 amends section 116 of the patent law to allow inventors to apply for a patent jointly even though (i) they did not physically work together or at the same time, (ii) each did not make the same type or amount of contribution, or (iii) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. Items (i) and (ii) adopt the rationale of decisions such as Monsanto [ ]. Accord Senate Comm. on the Judiciary, Patent Law Amendments of 1984, S.Rep. No. 98–663, 98th Cong., 2d Sess., p. 8 (1984); see also 1 Donald S. Chisum, Patents 2–13 (“There is no evidence that Congress intended to discard the fundamental requirement that there be some form of collaboration between the joint inventors in the development of the final invention.”) The court in Monsanto [ ] stated the pertinent principles as follows: . . . Monsanto clearly contemplated collaboration, working together, even if not physically.”). 837) Id. at 917 (“Contrary to P & G's argument, the companion amendment to Section 103 does not indicate that the collaboration requirement of Section 116 was eliminated. A purpose of the 1984 amendment to Section 103 was to overturn a line of cases under which a prior invention which was not public could be treated under Section 102(g) as prior art for purposes of Section 103 with respect to a later invention made by another employee of the same organization. 130 Cong.Rec. H28071 (Oct. 1, 1984), reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 5827, 5833–34 (discussing the problems caused by In re Bass, 474 F.2d 1276, 177 USPQ 178 (CCPA 1973) and In re Clemens, 622 F.2d 1029, 206 USPQ 289 (CCPA 1980)). The practical consequence of these decisions was that research organizations were given an incentive to discourage information sharing and collaboration among their researchers, thus impeding research, because one inventor's unpublished work might be prior art against another's. Congress amended Section 103 to eliminate this problem and thereby to encourage team research.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 321 ① 사안의 개요 킴벌리-클라크(Kimberly–Clark, K-C) 사와 프록터앤드갬블(Procter & Gamble, P&G) 사는 1회용 기저귀 시장의 경업자이다. 1980년대 초 두 회사 모두 자사의 1회용 기저귀 기술에 있어 상당한 개선이 있었지만 유아의 대변이 누설되는 문제 해결에 있 어서는 큰 진척이 없었는데, 특히 의사들의 모유수유 권유로 유아 대변 누설은 매우 중요한 과제로 되어 있었다(모유수유한 유아의 대변은 분산성과 유동성이 크기 때문 임). 1982년 봄 K-C의 Kenneth Enloe는 기저귀의 탄성 다리 삽입부 내측에 탄성 플랩 을 세우는 착상을 하였고 시제품에 대한 시험을 통해 유동성이 큰 대변 누설 감소에 뛰어난 효과가 있음을 확인한 후 이에 대해 특허를 받았다(미국 특허 제4,704,116호, Enloe 특허, 1987. 11. 3. 발행). Enloe의 연구로부터 거의 3년이 경과한 1985년 1월 P&G의 Michael Lawson은 1회 용 기저귀에서 누설을 통제하기 위해 이너 플랩(inner flap)을 사용하는 것을 착상하 였고 Lawson을 단독발명자로 하여 출원한 후 1987. 9. 22. 특허를 받았다(미국 특허 제4,695,278호, Lawson 특허). Lawson은 P&G의 다른 종업원들의 선행연구를 전혀 모 른 채 단독으로 연구를 진행하였는데, 선행연구자들 중 Kenneth Buell은 1979년 및 1982년에 인보드 플랩(inboard flap)을 갖춘 1회용 기저귀를 만들었는데, Buell 역시 Lawson 특허가 발행 후 한참 뒤인 1988년 또는 1989년까지 Lawson의 연구에 대해 모르고 있었다.

15) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, ① 영업비밀 요 건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비밀로 관리된’) ② 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙 강화하는(부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 지정된 장소 밖 으로 무단유출하거나 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 등도 영업비밀 침해행위로서 처벌하도록 하고, 영업비밀 침해행위에 대한 벌칙을 종전에는 원칙적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 그 밖의 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 하던 것을, 앞으로는 각각 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금, 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 상향함) 내용의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가 결되었다.