공유기> ※[일문일답] 은성수 금융위원장 현장에서 돈이 제대로 공급되는 게 중요 | 군포철쭉축제

라. 특허의 분리 모인특허가 원발명자(피모인자)의 단독발명에 관한 제1청구항, 모인발명자의 단독 발명에 관한 제2청구항, 원발명자와 모인발명자의 공동발명에 관한 제3청구항으로 구 성된 경우, 그 하나의 특허를 3개의 특허로 분리하여 등록시키는 방안을 강구할 필요 가 있다. 불편한 동거를 그 3개 청구항 모두에 강요할 필요가 없다. 제1항 특허는 원 발명자가 보유하고, 제2항 특허는 모인발명자가 보유하고, 제3항 특허에 대하여만 두 사람이 공동발명자가 되면 된다. 하나의 특허에서의 청구항 하나하나에 대하여 따로 무효심판을 청구할 수 있다면, 개별 청구발명에 대하여 개별 특허가 존재한다고 볼 수 도 있다.

2) 모인대상발명을 기초로 한 진보성 판단 2011년 개정 전 미국 특허법의 특징은 모든 유형의 제102조(신규성 및 권리 상실 규정) 선행기술이 제103조 비자명성 판단에 활용될 수 있다는 것인데, 심지어 제102조 (f)항 선행기술(비공지 모인대상발명)도 진보성 판단에 활용될 수 있다는 것이었다.810) 즉, 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발명은 제102 조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다.

나. 모인출원 특허의 거절 이의신청 무효 1) 모인출원의 거절 출원인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속되는지 여부를 확정하는 절차에 의한 실체심사의 지연을 방지하기 위해(BGH BIPMZ 97, 396（B5）Drahtbiegemaschine), 독일 특허법 제7조 제1항은 특허출원인에게 공권인 특허부여청구권이 귀속하는 것으 로 보고, 출원인에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속되는지 여부를 판단할 권한을 특허청에 부여하지 않았으며(BGH GRUR 65年, 411頁 Lacktraenkeeinrichtung事件), 만일 출원인이 정당한 권리자가 아님이 특허청에 분명하게 되었다 하더라도 특허부여 청구권은 출원인에게 속하기 때문에(BPatGE(Bundespatentgericht, 연방특허법원), conception of the obvious variant–or was the sole inventive contribution to the obvious variant. In this typical case, if this assertion is established, it will then permit the inventor to use the derivation proceeding as a means for having the inventorship on the earlier-filed application corrected to reflect the obvious variant was either a joint invention or, in some cases, the inventor’s sole invention. The correct inventor should be positioned in the derivation proceeding to have the naming of the inventor corrected for any involved application or patent. Once correctly named as the inventor or a joint inventor, not only is ownership impacted, but patentability can be protected through the right to benefit under § 120 of the deriver’s original patent filing date. Because, as will be discussed in detail: (a) deceptive intention is no longer a limitation on correction of inventorship; (b) correction of inventorship can be done in a derivation proceeding under § 135, and (c) the inventor’s § 115 required statements can be corrected under the new safe harbor provisions, all the tools exist in the new statute to get to the right outcome on inventorship, ownership, and patentability of the obvious variant. This contrasts markedly with the destructive effects of pre-AIA § 102(f), whether it operates as a prior art or a “loss of right to patent” provision. See Leahy-Smith America Invents Act, sec. 3, § 135; 35 U.S.C. § 120 (2006).”). 852) 일본 특허청 홈페이지에 소개된 독일 특허법 일본어 버전을 번역한 것이다. 한편, 일본의 보고서에서는 “특 허의 요부가 그 자가 갖는 설명서, 도면, 모형, 기기류 또는 장치를 통해 또는 그 자가 이용하는 방법을 통해 그 자의 동의 없이 타인에 의해 취득된 것(特許の要部が、その者の有する説明書、図面、ひな型、器具類または 装置を介して、またはその者が利用する方法を介して、その者の同意なしに他人により取得されたこと)”으로 설 명하고 있다. 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方 に関する調査研究報告書), 39頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 327 41,192,195), 출원인이 정당한 권리자가 아니라고 하여 출원을 거절하는 것은 불가하다 고 한다(Schulte, 301頁).853) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 그 중 1인이 혹 은 전혀 별개의 자가 출원한 경우에도 마찬가지다.854) 2) 모인특허의 이의신청(Opposition) 무효(Nullity) 이의신청 무효 사유로서의 모인에 대한 독일 특허법 제21조 제1항 제3호에 따르면 특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하므로 발명의 과제와 해결 수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)과의 동일성이 요구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변 경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).855) 다. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 853) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 40頁. 한편, 독일 특허법 제7조 제1항이, 실체심사의 지연을 이유로 출원인이 정당한 권리자인 지 여부의 판단을 하지 않는다고 하고 있으므로 실체심사의 지연으로 이어지지 않는 경우에는 출원을 거절하 는 것이 가능하다고 하는 견해도 있다(Festschrift ZAkDR‖Das Recht des schoepferischen Menschen‖1936, 107頁 他). 854) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 40頁. 855) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart, 2014, pp. 532-533 (“In any case, a prerequisite for usurpation is that the essential contents of the patent in suit have been usurped from “the description, drawings, models, devices or means” of the injured party (Section 21 para. 1 no. 3 PatG). Accordingly, the subject matter protected by the patent in suit must be objectively identical to the subject matter that had been in the injured party’s possession at the relevant point in time, taking the problem and solution underlying the invention into account. Amendment and modifications which are within the ambit of a person skilled in the art may be disregarded.”); Benkard, Patentgesetz 11. Auflage 2015, § 21, Rn. 24(“특허의 본질적 내용이 무엇인가는 특허의 기반이 된 기술적 문제(과제설정)와 해결방안에 의하여 탐지하여야 한다. 이 때 기준이 되는 문제(과제)는 참여자가 주관적으로 그리는 형상에 따라 정해지는 것이 아니라, 문제된 발명에 의하여 사실상 해결되는 것이 무엇인가라는 객관적 기준에 따라 정하여야 한다 (BGHZ 78, 358, 364 = GRUR 81, 186, 188 – Spinnturbine II). …… 모용대상을 통상의 기술자가 능력 범위 내에서 개량하거나 개악하는 형식으로 비본질적 변경을 가하였다고 하더라도, 이는 동일성을 인정하는 데 영 향을 미치지 아니한다(BGHZ 68, 242, 246 = GRUR 77, 594, 595 - Geneigte Nadeln). …… 특허 대상이 종전 제3자의 출원을 모용한 것이라면, 모인사상이 청구범위나 명세서 내에 포함되어 있든 또는 별첨된 형식으로 포함되어 있든 그 형식 여하를 불문하고 모인이 인정되며(RG GRUR 40, 35, 40), 해결수단이 다른 이상 과제 설정이 동일하다는 것만으로는 (모인을 인정하기에) 충분치 않다(RGZ 130, 158, 159 f; RG GRUR 40, 35, 40).”); Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 21, Rn. 58(“모인특허는 모인대상 그 자체와 일치할 필요는 없고, 모인특허가 모인된 일반적인 해결원칙으로부터 통상의 기술자가 용이하게 인지하고 발견 할 수 있는 구체적인 실시물에 해당하는 것이면 족하다. 제3자가 발명적 교시의 본질적 내용을 차용한 것이면 된다. 그 판단은 출원대상을 기준으로 한다. 출원의 발명적인 것을 이루는 것이 모인된 사상과 동일하여야 한 다. 과제설정이 동일하더라도 다른 해결방안을 가지고 출원한 때에는 동일성을 부정하여야 한다.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 328 독일에서는 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 수단으로 특허이의신청 에 의한 특허 소멸 후 신출원(독일 특허법 제7조 제2항)과 특허출원 특허 이전청구의 소(독일 특허법 제8조)가 있는데 이하 각각 살펴본다.

미국에서 공동발명자 여부를 판단하기 위해서는 첫째 청구항을 기준으로 한다는 점, 둘째, 신규사상을 창출하여야 한다는 점, 셋째, 해당 출원 또는 특허의 적어도 하 나 이상의 청구항에서 신규사상의 창출에 기여하면 된다는 점(not-all-claims 원칙) 등 이 정립되어 있다. 공동발명자 인정을 위해서 주관적 의사의 합치가 필요한지 여부에 대하여는 엄격한 주관적 요건을 요구하는 견해가 존재하나, 요구하지 않는 견해가 다 수설인 것으로 이해된다. 그 다수설에 따르면, 모인자가 모인대상발명을 변경한 경우, 모인자와 피모인자가 공동발명자가 될 수 있는 것이다.

2) 관련 판례 가) 東京地裁 平成14年7月17日 平成13年(ワ)第13678号 ① 사실관계: 소외 Y는 원고에 대하여 유방암 등으로 유방을 절제한 여성이 보정 용으로 사용하는 브래지어의 제작을 의뢰하였다. 원고는 좌우의 유방을 별개로 보호, 보정하는 좌우분리형 브래지어를 좌우 한쌍으로 조합한 브래지어의 시작품을 봉제하 고 이것을 Y에게 송부하였다. 한편, 피고는 1998년 4월 22일 특허출원(당초특허출원) 을 한 후, 1999년 1월 27일 당초특허출원을 기초로 국내우선권 주장을 하면서 특허출 774) 吉田広志, “冒認に関する考察 : 特に平成13年最高裁判決と平成14年東京地裁判決の関係をめぐって”, 知的財産 法政策学研究 Vol.10, 2006. 2., 69-70頁. 한편, 특허권 등의 양도증을 위조하여 정당한 권리자로부터 권리를 사 취(詐取)하는 행위 등에도 ‘모인’이라는 용어가 사용된다고 한다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 와이즈만 과학자들은 1988년 봄 자신들의 결과를 학술지 투고를 위한 논문 형태로 작성한 다음 논문 발행 전에 논문 초안을 Schlessinger 교수(과거 와이즈만에서 근무 했지만 Meloy 연구소에서 안식년 중이었는데, Meloy는 후에 이 사건 당사자인 Rorer 그룹에 합병됨)에게 송부했다. Schlessinger 박사는 와이즈만에게 실험에 사용할 두 개 의 모노클로날 항체(자신과 그 팀이 Meloy에서 개발한 것임)를 제공하였는데 이 항체 들이 (와이즈만 과학자들이 자신들의 발견이라고 주장하는) 상승효과에 어떤 역할을 했는지에 대해서는 당사자 간에 다툼이 있다.

i) 인스콘테크가 피고 회사와 수차례 기술 회의를 하면서 해결을 요청한 기술 내용은 ‘㉮ 이음매 통과 시 다이 (die)가 자동 후진 후 복원되게 구성, ㉯ 립(lip)이 백롤(back roll)에 닿지 않게 스토퍼(stopper) 구성, ㉰ 저속 부터 고속 코팅 가능하고, 고속 코팅 시 진공장치 구성, ㉱ 이물질을 제거할 수 있는 흡입수단(suction type)‘ 등이다.