신화> 청산도 명의 이강안, 그가 그리는 푸른 꿈은 무엇일까 | 군포철쭉축제

134 Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, “Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz”, GRUR 1997, 255, 256. 135 RGZ 70, 249. 137 Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 108. 138 Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, “Zur Herausgabe des Verletzergewinns bei Verstößen gegen das Markengesetz”, GRUR 1997, 255, 256-257. 따라서 손해를 산정하는 3가지 방법이라는 개념 자 54 고 인정하면서도, 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 요건이 충족되는 경우 침해행위 로 인해 취득한 이익의 반환을 청구할 수 있다는 것이 계속된 판례를 통해 적어도 관습 법적으로 확정되었다고 하였다.

399 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), ,306-307. 400 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010),, 309-312. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판 결은, 특허법 제130조에 의한 과실 추정의 복멸과 관련하여, “위 규정에도 불구하고 타인의 특허 발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.”라고 하였 다.

또 다른 사건에서 법원은 피고는 어린이 장난감을 팔아서 원고의 특허를 침해하여 침해 이익 반환과 관련하여 피고들은 침해 상품이 판매에 기여하는 텔레토비, 바비, 위니 더 푸우와 같은 상품화된 장식품을 지니고 있기에 기여도가 정해져야 한다고 주장하였으며. 법원은 이에 관해 명확히 결론은 내리지 않았지만 기여도와 관련해 캐릭터가 독립적으로 European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017)., 71 Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203. 72 Bodo Sperlein Ltd v Sabichi Retail Ltd & anr [2015] EWHC 1242. 73 Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd [2014] FSR 37. 74 JWL v House of Fraser [2016] EWHC 626 (Ch). 34 추가적인 이익을 창출하였다는 사례가 될 수도 있다고 하였다.

그 이유로는 간접비의 일부를 공제하는 것을 허용하면 침해로 인하여 발생한 이익을 완 전히 반환받지 못하게 되는데, 167 이는 이익 반환의 방식으로 손해를 조정하는 의미와 목 164 BGH GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen Ⅱ; OLG Köln GRUR 1983, 752 등. 165 Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law”, in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits, ,225 (2015). 이와 관련하여, Sabine Rojahn, “Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung”, GRUR 2005, 623, 625는 실무 사건의 약 95% 에서 실시료 상당액을 청구하는 방법이 이용되었다고 한다.

침해품의 매출액과 관련하여, 이익 반환의 대상에는 오로지 침해품의 매매에만 기인하여 발생하는 관련 물품에 의해 취득한 이익도 포함될 수 있다.

한편 특허법 제128조 제4항에 의해 손해의 발생 그 자체도 추정되는지, 아니면 권리자가 손해의 발생을 증명해야 하는지 문제된다. 이에 대해서는 손해의 발생 그 자체까지 추정 401 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010),, 222. 402 정상조∙박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), ,221-222. 126 되는 것은 아니라는 견해가 다수라고 한다.

침해자의 이익 반환을 청구하기 위해서 특허권자가 침해자의 이익을 주장하고 증명해야 하는데, 침해자의 이익에 관한 자료는 침해자가 보유하고 있으므로 특허권자가 이를 증 명하는 것이 쉽지 않다. 따라서 우리나라에서도 위에서 언급한 특허법상의 자료제출명령 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다.

155 침해자는 권한 없이 특허권을 이용하여 자신이 취득한 이익을 특허권자는 취득할 수 없 었을 것이라는 주장을 할 수 없다.