서랍장> ※김남국, 금태섭 향해 검찰개혁 촛불이 부끄럽나…저질 B급정치 하지말라 | 군포철쭉축제

① 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 원심은, 피고가 제일엔지니어링으로부터 원고가 작성한 위 개발자료를 넘겨받은 사실은 인정되지만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2 항, 제4항, 제6항, 제7항은 위 개발자료에 게재된 발명(이하 '원고의 발명'이라고 한다) 과 동일하지 아니하므로, 위 청구항들은 피고가 원고의 발명을 자신이 발명한 것으로 하여 출원한 경우에 해당하지 아니하고, 그에 따라 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33 조 제1항 본문에 의하여 무효로 될 수 없다는 취지로 판단하였다.

공동발명자의 기여에 대한 고려요소를 제시하였다. “① 발명의 구상은 특허출원범 위에 있어서의 각 기술적 특징이고, 그러나 한 공동발명의 구상에 대한 각 발명자는 비록 대상 특허발명에 대한 동등한 형식 또는 정도의 기여를 할 필요가 없지만, 각 발 명자는 반드시 중요한 부분에 대해 기여해야 발명자가 된다. ② 발명의 구상이 확립된 후 그 구상을 실시화 한 자는 발명자로 볼 수 없고 단순히 발명자에게 통상적인 지식 또는 관련된 기술의 해석을 제공하지만 특허출원발명의 전체에 구체적 아이디어에 대 한 기여가 없는 자는 공동발명자로 칭할 수 없다. ③ 각 공동발명자는 특허출원범위의 모든 항에 대해 기여할 필요는 없고 그 중에 하나 이상의 청구항에 기여하면 된다. 게 다가 공동발명자는 공동으로 연구를 협력하여 종사한 사실이 있어야 한다. 개별적으 로 연구한 두 사람은 우연히 같은 발명을 하여도 공동발명자로 볼 수 없다.”356) 라. 생물화학에서 공동발명자의 판단기준(기술 구분) 본 판례에서 대상 특허발명의 청구항은 화합물이다. 법원은 “화합물의 발명 구상 은, 만약 화합물의 특정 구성을 제출하였지만 대상 화합물을 생산하는 ‘방법’이 결여 되면 당해 화합물 발명의 구상을 형성되었다고 할 수 없다. 즉 화합물의 발명 구상은 특정 화합물의 화학구조 및 당해 화합물을 제조한 실시방법이 필요하다”고 제시하였 다. 원고가 공동발명자로 주장하는 이유에서 대상 발명의 화학구조 및 명명을 협조하 여 해독하였고. 그의 특허출원 서류작성에 참여하였다고 한다. 그러나 법원은 “업무는 전업성 및 곤란한 정도 여부에 대한 한 발명자로 인정하는 요소에 무관한 요소라고 생각한다. 비록 간단한 발명이라도 대상 발명에 실질적으로 기여하면 발명자로 본다 .”357) 그래서 원고가 주장한 해독하는 발명자의 기여는 전혀 무관하고 단순히 타자의 356)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而 對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重 要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供 發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再 者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共 同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共 同發明人。”). 357)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但 欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化 合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明既為「化合物」，發明構 想自應包含所請化合物之結構及其製造方法。準此，上開證據須足以證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第1項 之12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第1項 之共同發明人。”). 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 139 구상을 사용하여 구체적 기술수단으로 검증한 것을 공동발명자로 볼 수 없다.358) 원고 가 주장한 특허출원서류의 작성에 참여하여 공동발명자라고 하는 것에 대하여 법원은 발명을 명세서 또는 출원 과정에서 행정적으로 협조하여 발명을 완성하는 자는 대상 발명에 실질적 구상에 기여한 바가 없으므로 공동발명자로 인정하기 어렵다고 보았 다.359) 법원은 화학물의 ‘구조’, ‘제조방법’은 동시에 구비하여야 발명의 구상이 완성한 것이라고 설시하였다. 만약 구조 및 제조방법 중에 어느 하나를 결여한 자는 당해 발 명의 공동발명자로 인정하기 어렵다.360) 화학분야에서는 새로운 조성물의 구조를 아 는 것만으로는 부족하고 그 조성물의 제조방법까지 알아야 비로소 재현가능성이 인정 된다고 보는 것이다.

마. 소결 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決로 인하여 대만실무에서의 공동발명 자 인정기준이 미국의 그것과 유사해졌다고 설명한 논문이 있다.361) 따라서 법원은 실 질적 기여로 판단하는 외에 공동으로 협력한 사실, 그리고 법원이 공동발명자의 검증 한 과정에서 법원이 각 청구항에 대해 검증한 동시에 원고의 증거에 대한 추정력(미 국 보강증거, corroboration)에서도 판단한다. 대만의 한 학자는 공동발명자 인정에 대 한 미국처럼 청구항의 기재로 의거하여 판단하는 것이 적절하다고 설명한다.362) 358)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“依據一般光譜之解讀規則與化學分析之知識而予以解析，雖與 IUPAC 名稱之命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明 人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人”). 359)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“縱可認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申請事 宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過 程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正 付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人 縱協助系爭專利一完成申請專利之工作亦難謂係共同發明人。”). 360) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 137頁. 361) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 362) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 138頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 140 VI. 독일의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방 법363) 1. 공동발명자 판단 법리 가. 발명자 판단 법리 독일 특허법에서 발명 및 발명자에 대한 개념을 규정하지 않고 있다.364) 발명에 대 한 연방대법원(BGH)의 판결에서 발명에 대해 해석하고 있다. 따라서 “특허에 의한 보 호 가능한 발명을 지배 가능한 자연력의 개재 사용 하에 이루어지는 계획성을 가진 행위에 관한 교리로 규정하고 있다.”365) 독일 특허법이 발명자에 대한 규정을 두고 있 지 않지만 한 보고서가 조사한 자료를 통해서 발명자에 관련된 개념은 판례법에 의해 만들어지고 있다고 한다. 발명자 인정기준에서 3가지 중요한 요소가 검토된다.

법원은 원고가 증명책임을 다하지 못하였다는 이유로 직무발명신고서 또는 특허출 원서 등에 기재된 사항을 그대로 따른 것이다. 공동발명자 각자의 발명에 대한 기여한 정도는 “특단의 사정이 없는 한 균등하다고 인정하는 것이 상당하지만, 각 발명자 중 대상 실시발명의 착상으로부터 특허 취득까지의 과정에서 의미에 주체적으로 관여한 사람이 있음을 뒷받침하는 객관적인 증거는 없다. 원고는 발명자 이외에도 개발에 종 사한 사람의 이름을 발명보고서나 특허출원의 원서에서의 발명자로 기재하는 관습이 있었으며, 발명 완료 후의 코딩을 한 자나 개발팀장이 기재되어 있다고 주장하였다.

1) 大阪地裁 平成12年(2000)7月25日 平成10年(ワ)第10432号判決 대상 판례는 모인특허권자와 진정한 발명자를 공동발명자로 인정할 수 있음을 법 원 차원에서 처음으로 인정한 것이다.

Ⅰ. 모인의 의의 요약서(Summary) 9 모인의 의의 우리나라 모인출원: 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(무권리자)의 출원. 일본 모인출원: 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 자가 행한 출원. 미국 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것. 타인에 의한 완전한 발명의 착상 (conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명 을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것(communication) 이 요구됨. 독일 특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명‧도면‧모형‧기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없 이 취득되어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호). 영국 영국 특허법 제7조 제2항에 규정된 특허를 받을 수 있는 주체(발명자/공동 발명자, 예약승계인, 승계인)가 아닌 자에 의한 출원‧특허. 거절이유 무효사유 모인 여부(동일성) 판단 기준 우리나라 ◯ ◯ ① 협의의 실질적 동일성(2003후2218) ② 실질적 기여(2009후2463) 일본 ◯ ◯ 실질적 동일성(명확한 의미 정립 X) 미국 ◯ ◯ ① (pre-AIA) 모인대상발명(제102조(f)항)이 진보성 (제103조) 판단 선행기술로 활용됨. ② (post-AIA) 실질적 동일(substantially the same) (명확한 의미 정립 X) 독일 ☓ ◯ (이의신청) ① 본질적 내용(essential contents) 모인 여부 ② 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경‧개 량은 동일성에 영향을 미치지 않음(대법원 판결). 영국 ◯ ◯ ① 발명의 “핵심(heart)” 부분에 대하여 모인의 존부가 문제로 됨. ② 통상의 기술자의 기술상식에 불과한 구성의 부 독일을 제외하면 특허법에 모인의 정의 규정을 마련한 경우는 없다. 독일의 경우 ‘본질적 내용’을 기준으로 모인을 판단하므로 모인의 성립 범위가 상대적으로 넓다.

➂ 단계에서 ① 원리를 고려한 착상 및/또는 모델 설정에 직접적으로 관여한 자를 제시한 다음에 ② 간접적으로 가담한 자를 순서대로(차례로) 정리하고 모든 관여하지 않은 자는 발명자가 아니다.638) 그 다음 ➃, ➄ 단계는 ➂ 단계를 기초로 하여 복수자 인 경우에 적용된다.

가. 구체적 방안(제33조의2 신설) 모인 및 정당한 권리자 구제 관련 제도개선방안 413 특허법 개정안(방안 2-1) 특허법 개정안(방안 2-2) 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상 인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> 1. 제25조, 제29조, 제32조, 제33조의2, 제36 조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우 나. 검토 현행 특허법 제29조에 따르면, 모인대상발명이 제29조 제1항 각호에 해당하지 않 을 경우(즉, 비공지일 경우) 제29조 제2항 진보성 판단에 활용할 수 없다. 그 결과 무 권리자가 비공지 모인대상발명에 대해 동일성의 범위를 벗어나는 정도의 개량 변경 을 한 후 특허출원하면 해당 출원 특허를 거절 무효로 하기 어려운 점이 있다.