여성지갑 _ [화보] 클라라 “결혼? 해보니 정말 좋아…남편은 나와 삶의 방향이 같은 사람” ]]> | 군포철쭉축제

412) Smith v. Bousquet, 111 F.2d 157, 162-63 (C.C.P.A. 1940) (stating that in chemistry and biology, invention conception does not exist in definite and permanent form before reduction to practice). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 153 시점을 결정하고, 구체화 여부는 우선권을 결정하는 도구로만 사용된다. 그래서 미국 특허상표청 심사기준도 착상으로 발명자를 결정한다고 설명한다.415) 3) 구체화의 중요성: 저촉(interference)절차 위 설명에 따르면, 발명의 완성 여부 및 발명자 판단과 관련하여 착상만이 중요하 고 구체화는 중요하지 않다. 그러나, 그 구체화는 (선발명주의에서 중요하였던) 저촉 절차에서는 매우 중요한 의미를 가졌다. 선발명주의에서 선발명자가 후발명자에 대해 우선권(priority)를 가지는데, 그 전제조건은 선발명 후 그 발명을 구체화하는 행위를 하였다는 점이다.416)417)418)419)420) 그래서 출원일 이전에 해당 발명을 구체화 하였는지 여부를 다투게 된다.421) 413) Allen K. Yu, The En Banc Federal Circuit's Written Description Requirement: Time for the Supreme Court to Reverse Again?, 33 Cardozo L. Rev. 895, 966 (2012) (“In some biotechnological contexts, the Federal Circuit has held that mere conception of an idea is insufficient to establish inventorship, and that an actual reduction to practice is required.”). 414) Kathleen Asher, The Doctrine of Simultaneous Conception and Reduction to Practice: An Argument for Its Repudiation, 2003 Syracuse L. & Tech. J. 2 (2003). 415) USPTO, MPEP § 2137.01 (8th ed. Rev. 8, July 2010) (“발명자를 판단하는 기초적인 질문은 누가 그 발명 을 착상하였는지이다.”). 416) Charles L. Gholz, A Critique of Recent Opinions in Patent Interferences, 84 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 163, 241 (2002) (“A party's actual reduction to practice of the other party's invention, if not abandoned, suppressed, or concealed, defeats the patentability of the opponent's claim regardless of whether that reduction to practice also establishes priority of invention during the interference.”). 417) Eric K. Steffe et. al., Biotech Collaborations and Maximizing Patent Protection: Two Hypotheticals, 27 AIPLA Q.J. 149, 183 (1999) (“In an interference context, the ability to rely on a prior actual reduction to practice for priority is lost if that actual reduction to practice is abandoned, suppressed, or concealed.”). 418) Vincent J. Allen, The on Sale Bar: When Will Inventors Receive Some Guidance?, 51 Baylor L. Rev. 125, 147 (1999) (“In the interference context, where two inventors are attempting to claim priority over the other based on being the first to reduce to practice ....”). 419) Christian J. Garascia, Evidence of Conception in U.S. Patent Interference Practice: Proving Who Is the First and True Inventor, 73 U. Det. Mercy L. Rev. 717, 722 (1996) (“The U.S. patent system gives domestic inventors a distinct advantage over foreign inventors in interference practice by allowing an inventor, who is not first to file a patent application, to contest priority by showing a previous conception and reduction to practice prior to another's effective filing date.”). 420) Arthur L. Plevy, Some Important Differences Between Patent Practice in Europe and the United States, N.J. Law., JUNE 2001, at 40, 42 (“In fact, a later-filed application can take priority over an earlier application if the later applicant can prove in an interference proceeding that his or her date of invention and reduction to practice occurred before the filing of the earlier case.”). 421) Debra K. Leith, Biological Deposits Necessary for Patent Protection: An Expansion of Permissible Procedure-in Re Lundak, 773 F.2d 1216, 227 U.S.P.Q. (Bna) 90 (Fed.cir.1985)., 61 Wash. L. Rev. 1519, 1523 –24 (1986) (“Demonstration of reduction to practice of an invention verifies that a produce or process has been, or could be, made or performed successfully on or before the filing date of the application.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 154 라. 미국식 법리의 도입사례: 대만의 미국식 구상(構想, conception) 법리 대만에서는 “conception”을 (착상(着想)이 아니라) 구상(構想)이라고 번역한다.422) 일본이 conception을 착상이라고 번역하였는데 반해, 대만은 그 영어단어를 구상이라 고 번역하였다. 그러나, 그 구상은 미국의 conception과 동일한 의미로서 어떤 구상이 명확하며 달성이 가능하면 그 구상을 창출한 자가 발명자가 된다.423) 결과적으로 대만 은 미국의 법리를 도입한 것으로 이해된다. 미국의 법리를 번역하여 설시한 것으로 보 이는 대만의 판례는 다음이 예시된다: 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判 決.424) 대상 판례가 설시한 법리가 미국의 법리와 유사하다고 평가한 글도 있다.425) 마. 조영선 교수의 설명 조영선 교수는 착상과 구체화에 대하여 다음과 같이 설명한다.

② 대법원 2009.11.26. 선고 2007후4663 판결(상고기각) 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인 정한 다음, 명칭을 “돌출외주면을 갖는 크라운형 풀리 및 그 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제482168호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발 명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 ‘경사면의 높이가 0.2mm 정 도인 것을 특징으로 하는 돌출외주면을 갖는 크라운형 풀리’로서 그 특허출원 전에 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 256 라이텐스 오토모티브 파트너쉽 사(이하 ‘라이텐스 사’라고 한다)가 설계하여 작성한 후 지엠비코리아 주식회사를 거쳐 원고에게 교부된 도면(을 제1호증의 3)에 기재된 원 심 판시 비교대상발명 1의 ‘0.2mm CROWN이 형성된 풀리’와 동일한 발명이므로, 원 고가 라이텐스 사로부터 이 사건 제1항 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받았음을 인정할 아무런 자료가 없는 이상, 이 사건 제1항 발명은 발명을 한 자 또는 그 승계인이 아닌 자가 출원하여 특허를 받은 것이어서 구 특허법(2006. 3. 3. 법 률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제133조 제1항 제2호, 특허법 제33조 제1항 본문에 의하여 그 특허가 무효로 되어야 한다고 판단하였다.

법원은 대상 발명3을 원고가 주도적으로 창출한 것을 인정하고 원고가 주장한 지 분율 70%를 그대로 인정하였다. 피고 회사가 60%를 주장하였다는 점 및 결과적으로 법원이 원고가 주장한 70%를 그대로 인정하였다는 점에 근거하면, 애초 원고가 80% 또는 90%를 주장할 필요성이 있었다고 평가될 수 있다.

15) 중기부/산자부/공정위/특허청, 중소기업 기술탈취 근절대책, 18. 2., 7-9면. 이와 같은 내용 중, ① 영업비밀 요 건을 완화하고(‘합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된’ → ‘비밀로 관리된’) ② 영업비밀 침해행위 등에 대한 벌칙 강화하는(부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 지정된 장소 밖 으로 무단유출하거나 영업비밀 보유자로부터 영업비밀의 삭제 또는 반환을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 등도 영업비밀 침해행위로서 처벌하도록 하고, 영업비밀 침해행위에 대한 벌칙을 종전에는 원칙적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 한 경우에는 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 그 밖의 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 하던 것을, 앞으로는 각각 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금, 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 상향함) 내용의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(의안번호: 17079)이 18. 12. 7. 국회 본회의에서 가 결되었다.

2) 공동발명자 판단 원고는 매니큐어 기구의 개발을 위하여 선행 발명자를 고용하였으며 선행 발명자 는 프로토타입(prototype) 기구를 만들어서 원고에게 전달하였다.538) 그 전달 이후 선 행 발명자는 원고 또는 후행 발명자와 아무런 접촉을 하지 않았으며 별도의 추가적인 역할도 하지 않았다.539) 원고는 그 프로트타입 기구를 후행 발명자에게 전달하였으며, 535) Bianco v. Globus Med., Inc., 30 F. Supp. 3d 565, 577 (E.D. Tex. 2014) (“A person does not become entitled to be named as a joint inventor on a patent merely by suggesting a desired goal or result without conceiving of the means by which that goal can be attained.”). 536) Bianco v. Globus Med., Inc., 618 F. App'x 1032 (Fed. Cir. 2015). 537) Clairol Inc. v. Save-Way Indus., Inc., No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30222 (S.D. Fla. June 10, 1980), and amended, No. 79-175-CIV-CA, 1980 WL 30310 (S.D. Fla. Aug. 25, 1980). 538) Id. at 7. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 180 그는 비용분석, 성능분석을 실행하였으며, 나아가 여러 기술적 변경, 개량을 수행하였 다. 최종 제품에 대하여 법원은 선행 발명자 혹은 후행 발명자 단독의 것이 아니며 그 두 발명자의 공동의 노력의 결과라고 판단하였다.540) 그럼에도 불구하고 선행 발명자 와 후행 발명자 사이에는 아이디어를 주고받는 기회가 없었으며 선행 발명자의 활동 이 종료된 후 후행 발명자의 활동이 시작되었다.541) 법원은 발명이 순차적으로 완성될 수 있다고 설시한 Monsanto v. Kamp 판결을 인 용한 후,542) 대상 사안에서 선행 발명자의 노력이 종료된 후 후행 발명자의 노력이 시 작되었고, 그 둘 사이에 아무런 의사교환이 없었지만, 대상 특허발명이 선행 발명자의 노력과 후행 발명자의 노력의 시너지 결과를 가지는 점에 주목하여 두 발명자가 공동 발명자라고 판단하였다.543) 3) 평가 대상 사안에서 선행 발명자는 후행 발명자의 존재도 모르지만, 후행 발명자는 선행 발명자의 존재를 인지하며, 그 자신이 선행 발명자의 결과물을 변경, 개량하여 더 우 수한 제품을 구현하는 발명을 완성하는 사실에 대하여 잘 인지하였을 것이다. 그렇다 면 선행 발명자의 인지가 존재하지 않는 경우에도 후행 발명자의 인지만으로도 공동 발명자를 인정할 수 있는 것이다. 물론, 두 발명자가 서로의 존재에 대하여 완전히 인 지하지 못하는 경우에는 공동발명자로 인정하기 어려울 것이다.544) 4) 유사 판결들 539) Id. 540) Id. 541) Id. (“In contrast, there was virtually no give-and-take of thoughts and ideas between Burian and Sempliner, and Sempliner's actions of participation ended before Burian's began.”). 542) Monsanto Co. v. Kamp, 269 F.Supp. 818, 824 (D.D.C. 1967) (“One may take a step at one time, the other an approach at different times. One may do more of the experimental work while the other makes suggestions from time to time. The fact that each of the inventors plays a different role and that the contribution of one may not be as great as that of another, does not detract from the fact that the invention is joint, if each makes some original contribution, though partial, to the final solution of the problem.”). 543) Id. at 7 (“and the factual finding that the teachings and claims of the B-S patent are the synergistic result of the inextricable efforts of Burian and Sempliner, the Court holds that Burian and Sempliner are joint inventors.”). 544) In re Hardee, 223 U.S.P.Q. 1122, 1123 (Ass't Comm'r Pat. 1984) (“[W]here two persons are totally unaware of each other's work, there can be no joint inventorship.”). 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 181 선행 발명자와 후행 발명자가 직접적인 의사교환이 없는 경우에도 선행 발명자의 기여가 후행 발명자에게 연결되는(connected) 경우 그 두 발명자를 공동발명자라 인 정한 사례로는 2010년의 Arbitron v. Kiefl 판결,545) Memry v. Kentucky Oil 판결546) 등 이 추가로 발견된다. 한 회사에서 갑이 연구한 결과를 (갑의 퇴사, 부서이동 등의 이유 로) 을이 이어받아 연구하는 경우 그 갑과 을을 공동발명자로 인정할 수 있을 것이다.

첫째, 모인의 성립 범위와 관련하여, ‘협의의 실질적 동일성’ 기준과 ‘실질적 기여’ 기준 모두 장 단점이 혼재하며 구체적 적용에 있어서 불명확한 점이 있다는 점도 공 통되지만 기술탈취 후 모인자 명의로 특허를 받는 것을 방지한다는 소극적 측면에서 정당한 권리자의 보호를 강화하기 위해서는 모인의 성립 범위를 넓게 보는 것이 바람 직할 것이며 이러한 점을 고려하면 두 기준 중 ‘실질적 기여’ 기준이 위와 같은 목적 에 부합한다는 점은 부인하기 어렵다. 구체적으로 보면, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준은 구성의 차이 유 무를 중심으로 동일성을 판단하는 경향에 있었던 반면, ‘실질 적 기여’ 기준은 구성의 차이가 있음을 전제로 그 차이점에 대한 평가를 통해 해당 차 이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 경우 등 기술적 사상의 창작에 실질적 기여가 없는 경우에는 발명자로 인정하지 않음으로써 모인대상발명을 개량 변경한 경우에도 여전히 모인이 성립할 수 있어 모인 성립 범위 가 넓어지는 측면이 있다. 예를 들면, 모인대상발명이 A이고, 이를 변형한 모인발명이 A1(종래 ‘협의의 실질적 동일성’의 범위)인 경우, A2(모인자의 ‘실질적 기여’가 인정되 지 않는 정도)인 경우 및 A3(모인자의 ‘실질적 기여’를 인정받을 수 있는 정도)인 경 우, 종래 ‘협의의 실질적 동일성’ 기준에 따르면 A1을 넘어서 A2까지 모인출원으로 보기는 어렵게 되지만, ‘실질적 기여’ 기준을 적용하는 경우 A1뿐 아니라 A2까지도 단순 모인출원에 불과한 발명으로 취급할 수 있게 된다. 물론 최근 특허법원 판결례에 서 보듯이 ‘실질적 기여’가 없는 경우 특허발명과 모인대상발명의 ‘실질적 동일성’을 인정함으로써 여전히 ‘실질적 동일성’이라는 개념을 활용할 수 있지만 이 경우의 ‘실 질적 동일성’이 종래 ‘협의의 실질적 동일성’과 동일한 기준이라고 보기는 어렵고 오 히려 모인 법리 특유의 동일성 판단 기준이라고 이해하는 것이 타당할 것이다. 그렇다 면 모인의 성립 범위에 대해서는 ‘실질적 기여’ 기준에 대한 해석론으로 대응하는 방 결 론 427 안과 만일 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 ① 모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 미국식 입법(미국 pre-AIA)이나 ② 본질적 내용에 기초하여 모인을 정의하는 독일식 입법에 의해 해결하는 방안이 생각될 수 있다.

예를 들어, 청구항 제1항이 A, B, C, D 및 E의 5개의 구성요소로 이루어지고 A 및 B 는 공지요소인 경우, 나머지 신규요소인 C, D 및 E의 중요도를 결정하는 것이다. 이 경우 A 및 B의 중요도는 0%이고, C, D 및 E의 중요도의 합은 100%가 되어야 한다.

나. 발명의 완성 시점 발명은 명확하며 재현 가능한 상태에서 완성됨을 명확하게 하여야 한다. 그 발명이 가지는 ‘효과’를 완전히 파악하여야 발명이 완성되는 것이 아니다. 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 ‘실시’할 수 있는 정도로 발명이 명확하면 그 때 발명이 이미 완 성된 것이고, 그 발명의 효과는 그 후에 따로 측정, 확인될 수 있다. 다만, 선택발명, 용도발명 등 그 발명의 효과가 확인되어야 발명이 완성되는 것으로 인정되는 발명에 있어서는 효과의 확인 후 발명이 완성될 것이다.