중기- [간밤TV] ‘언니네쌀롱’ 유빈, 원더걸스 티 벗고 CEO로 완벽 변신
오늘의소식940 20-02-28 08:42
본문
(ii) 쟁점
피고 1과 5는 이 사건에서 문제된 독일 특허 10 2005 054 847 (분쟁특허)의 공유자
로 등록되어 있으며, 이 사건의 쟁점은 피고들이 원고의 발명을 모인하였음을 이유로
위 분쟁특허를 원고 1에게 이전하여야 하는지 여부 및 원고 2가 단독발명자인지 여부
에 있다.
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갑이 창출한 공지요소 a를 활용하여 을이 b 요소를 추가하였고, 그 후 병이 c 요소
를 추가하여 결과적으로 (진보성이 인정되는) (a+b+c) 발명을 창출한 경우, 비록 b 요
소 및 c 요소만으로는 진보성이 인정되지 않으나 그 두 요소가 한꺼번에 a 요소와 합
쳐짐으로써 진보성이 인정되는 경우 을과 병은 공동발명자가 되는 것이다.
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729) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결(“한편, 모인대상발명에 이 사건 제1항 특허발명의 홀더와 홀더
를 작동시키는 제4유압실린더에 대응되는 구성이 포함되어 있는지 여부가 명시되어 있지는 않으나, 기계가공
장치에서 모인대상발명의 C-type 지지프레임과 같은 형태의 지지프레임은 프레임의 상, 하부 사이의 공간에
안치된 가공 대상물을 지지하면서 가공하기 위해 사용된다는 점은 기술상식이고, 더욱이 모인대상발명의
C-type 지지프레임이 그 선단부의 하부에 위치해 있는 벤딩다이를 지지해주는 구성을 포함하고 있지 않다면
아무것도 지지하고 있지 않고 아무런 기능도 없는 C-type 지지프레임을 굳이 설치해야할 이유가 없다는 점에
비추어 보면, 모인대상발명에도 이 사건 제1항 특허발명의 홀더와 제4유압실린더에 대응되는 구성이 포함되어
있거나, 이와 같은 구성들을 채용하는 것은 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도에 불과한 것이어서 기술
적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이라고 볼 수 없다 할 것이다.”).
730) 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2015허1430 판결(“이 사건 제1항 특허발명과 모인대상발명의 구성은 실질적으로
동일하고, 일부 차이가 있다고 하더라도 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 변경에 불과
특허법상 모인(冒認) 법리
269
제1항 특허발명 모인대상발명 비교
전처리 공정을 거친 튜
브를 캐리지로 로딩하
여 벤딩하는 벤딩머신
에 있어서, 로딩 되는
튜브(1)가 캐리지(2)를
통해 벤딩테이블(47)을
경유하여 공급되는 튜
브(1)를 국부적으로 가
열하는 고주파가열기(3)
(구성요소 1-1)
벤더, 캐리지), 고주파
가열기를 포함하여
구성, 벤더는 베이스
프레임 등을 포함하
여 구성
모인대상발명에 벤딩테이블이나 캐리
지, 베이스프레임, 고주파가열기 및 벤
딩테이블 상호간의 배치구조가 명시되
어 있지 않다고 하더라도, 모인대상발
명에 이와 같은 구성을 부가하는 것은
통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정
도의 기술적 구성에 불과한 것이고, 이
로 인해 특별한 작용효과가 발생한다고
볼 수 없음. 상기 고주파가열기(3)의
일측에 설치되는 베이
스프레임( 7 ) (구성요소
1-2)
상기 베이스프레임(7)
상에서 왕복이동 가능
하게 병렬 설치되는 한
쌍의 이송프레임(8, 9)
(구성 요소 1-3)
벤더는 베이스프레임, 베이스프레임 상에
왕복 이동가능하게
설치되는 한 쌍의 이
송프레임, 이송프레임
① 모인대상발명에 벤딩이 이루어지는
과정이 구체적으로 나타나 있지는 않지
만, 이송프레임, 벤더프레임, 벤딩금형
및 사이드부스터에 대응되는 구성이 동
일하게 개시되어 있는 이상 벤딩이 이
<표 24> 특허법원 2014허7707 판결(모인 여부 판단)
② 특허법원 2015. 10. 8. 선고 2014허7707 판결731)
<사안의 개요>
이 사건 특허발명(2-헤드 2-래디어스 시스템 벤딩머신, 특허 제10-1066923호)은 피
고가 원고에게 제공한 도면을 도용한 것으로서 모인출원에 해당하여 무효라는 이유로
피고가 무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 정정을 인정하되 이 사건 정정발명이
무권리자 출원이어서 무효라는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원 2014. 9. 30.자 2013
당2092 심결).
이 사건 모인대상발명은 2007. 12.경 피고가 원고에게 제공한 도면에 개시된 시스
템 벤딩머신에 관한 것이며, 피고로부터 제공받은 도면을 기초로 이 사건 특허발명을
출원하기는 하였으나, 이 사건 특허발명은 모인대상발명에 개시되지 않은 구성을 포
함하고 있어 모인대상발명과 이 사건 정정발명은 동일한 발명이 아니며 원고의 출원
은 정당한 권리자의 출원이라는 것이 원고의 주장이다.
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위 사항들 외에 2차적 요소들은 지분율 산정에 직접적인 영향을 미치지 않는다. 그
러한 2차적 요소로는 “(1) 배경지식(prior art 또는 background knowledge)의 제공,
(2) 공동연구개발에 참가한 기간, (3) 설비, 자금, 인력 등 연구를 위하여 필요한 환경
의 조성을 위하여 공헌한 정도, (4) 공동발명자의 동기유발명을 위하여 공헌한 정도,
(5) 직급 등을 들 수 있다.”616) 2차적 고려요소가 공동발명자 지분율 산정과 직접적인
관련이 없는 것이 사실이나, 발명에의 헌신, 도움이라는 측면에서는 외면하기 어려운
성격을 가진다. 2차적 요소까지 고려하는 지분율 산정방법의 개발이 필요하다고 본다.
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1. 우리나라의 법리
대법원 판결에 따르면987) 공동발명이 성립하기 위해서는 복수의 관여자 사이에 실
질적 상호협력 관계가 필요하므로 위와 같은 경우에 공동발명의 인정은 쉽지 않을 것
으로 보인다. 다만, 특허법원 판결 중 정당한 권리자와 모인자의 공동발명을 인정한
것이 있다.988) 이 사건에서 법원은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 실질
적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없지만(특허법 제33조
본문 위반 아님), (ii) 甲과 乙은 ‘실질적인 협력관계’에서 이 사건 특허발명의 기술적
특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자
에 해당한다고 판단하였는데(특허법 제44조 위반으로 무효), ‘실질적 협력관계’의 인정
을 전제로 공동발명 성립을 인정하였다는 점에서 독일의 판례(공동발명의 성립에 주
관적 요건을 요구하지 않음)와는 차이가 있고 그 사정범위가 넓다고 보기는 어렵다.
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Ⅳ. 중국의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법
중국 특허법실시세칙 제13조가 발명자를 “발명창조의 실질적 특징에 대하여 창조
적 공헌을 한 자”라고 정의한다. 그리고 그 발명창조는 청구항의 발명을 기준으로 한
다. 여기서의 실질적 특징이 적어도 신규성을 구비하여야 할 것인데, 나아가 진보성까
지 구비하여야 하는지에 대하여 명확하게 설명한 자료는 발견되지 않았다. 여기서의
창조적 공헌이 공동발명자 판단에서 적용된다는 설명이 있는데, 그 창조적 공헌이 실
질적 특징에 대한 공헌과 어떻게 다른지에 대하여 설명하는 자료를 발견하지는 못하
였다.
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i) 진정한 권리자와 모인자 중 어느 한쪽에 권리를 귀속시키고 다른 쪽에 지분의
가격을 지불
특허권 설정등록 후는 발명 자체를 분할하는 것은 불가하게 되지만, 전면적 가격배
상의 방법에791) 의해 진정한 권리나 모인자 중 한 쪽에 권리를 귀속시키는 것이 가능
한 경우가 있다고 보고 있다.
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또한 출원일 소급제도에 있어 (i) 모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급
이 인정되는 범위를 달리 보는 것도 문제가 있을 것이다. 예들 들어, 모인대상발명(A)
을 일부 개량 변경하여 모인출원(A‘)한 경우, A‘를 모인을 이유로 거절 무효로 하면서
도 정당한 권리자의 출원은 A‘가 아니라 A에 대해서만 소급효를 부여하자는 것이 이
러한 입장으로 볼 수 있는데, 다음과 같은 점을 고려하면 출원일 소급제도에 있어 (i)
모인으로 거절 무효되는 범위와 (ii) 출원일 소급이 인정되는 범위는 동일하게 보아야
할 것이다.
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