독서> 전승빈, MBC 일일극 ‘나쁜 사랑’ 최호진 역으로 안방극장 눈도장 | 군포철쭉축제

“고안의 ‘완성’이라고 함은 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안 의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준 에 입각하여 하여야 한다.” 아. 최근 판례 최근의 한 판례가 공동발명자 판단기준에 대하여 종전 판례를 정리하여 제시하고 있다.

연방특허법원은 특허청 이의심사부의 결정을 취소하고 특허유지결정을 하였고, 이 에 이의신청인인 원고가 상고한 사안이다.

ii) 2006. 4. 20.자로 작성된 인스콘테크의 ‘슬롯다이 코팅유닛’에 대한 제품 사양서(을 제22호증의 1)에는 ‘㉮ 슬롯 다이: 백롤과 갭컨트롤(gap control)이 가능하며 공급되는 액압의 제어가 가능함, ㉯ 코팅롤과 갭조정장치를 부착하여 미세 조정이 가능하도록 스케일(scale)을 부착함, ㉰ 펌핑 시스템, ㉱ 제어 방법: 백롤을 구동하여 스 피드 레퍼런스(speed reference)를 피드백(feedback)하여 메인 스피드(main speed)와 동기화시킴. 원단의 이음 매부 통과 시 코팅 스테이션(station)에 별도 부착된 콘솔 박스의 버튼으로 다이를 후진시킨 후 원래의 위치로 설정 가능’ 등의 내용이 기재되어 있다.

(ii) 특허권 이전 청구 부분 항소심 법원은, 특허발명의 본질적 부분은 높은 함량의 실리카를 단지 추가하는 것 이 아니라 제시된 비율로 성분들을 혼합하는 방법이라고 보고 모인대상발명과 특허발 명의 동일성을 부정하였는데, 연방대법원은 공동발명 판단 기준에 대해 다음과 같이 판시한 다음 이 사건 특허발명에 대한 원고와 피고의 기여도에 대해 명확한 판단을 하지 않은 원심 판결에 잘못이 있다고 하여 이 부분 원심 판결을 파기하였다.904) (iii) 공동발명 판단 기준 만일 피모인 구성과 모인자 부가 구성이 인과관계를 갖고 상호 작용하고 또한 두 부분이 발명의 과제 해결에 필요했다면 각각의 기여부분이 진보성 판단에서 별개로 고려되어서는 안 되며, 공동발명인지 혹은 정당한 권리자의 단독발명인지 여부는 발 명의 과제와 과제해결수단을 전체적으로 고려해서 판단해야 한다.

둘째, 모인대상발명 A(발명자 甲)와 협의의 실질적 동일 범위는 벗어나지만 A로부 터의 변경 개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A2를 乙이 출원한 경 우에도 A1을 출원한 경우와 동일한 결론에 이르게 된다. 즉, ① A2는 모인 출원 특허 에 해당하여 거절 무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또는 제35조에 따 라 A2의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲 은 乙에 대해 A2에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다. ‘실질적 기여’ 기준하 에서는 A1에 대한 취급과 A2에 대한 취급에 차이가 없게 된다.

기여의 정도는 일반적으로 “(가) 기술적인 불가결성의 정도, (나) 기술수준, (다) 유 용한 것으로 고려된 정도, (라) 특허발명에서 기여한 특징적인 구성요소의 수(예: 청구 항의 수), (마) 구성요소의 특징 정도 (바) 신규성, 진보성의 정도와 같은 요인을 갖춘 것으로 생각된다.”182) 간접적으로 가담의 주관적 관여는 “상담 → 의견교환 → 조언 → 지도 → 교시 및 관여의 정도는 강해진다. 이 기술내용은 위의 일반적인 요인 외에, 특히 “가담”의 성 격에서, 일반 또는 개별, 추상적이나 구체적하거나 관여 기간, 관여의 효과 정도 등을 고려하게 될 것이다. 결국, 관여의 형태와 내용을 고려하여 기여 정도가 결정된다. 결 합적 기여에는, 직접적인 기여와 간접적으로 가담을 맞춘 기여에 대한 기여 정도가 결 정된다.” 183) 또한 원리 또는 모델에만 불가결한 기여를 했다고 해도 다른 관계자의 발명 전체 에 대한 기여와의 관계에서 공평의 견지에서 발명자가 될 수 없는 것도 있다고 생각 된다.184) 원리·모델에의 직접적인 기여는 간접적인 가담에 비해 명확하기 때문에, 직접적인 기여의 정도를 먼저 고려하게 된다. 간접적으로의 가담의 정도는 직접적인 기여의 정 도도 고려하여 구한다.185) の両方に相当な寄与をした者について、原理またはモデルのウェイトが小さい方のみへ寄与した者との関係で、 発明者としてよい場合が生じ得ると思われる）。”). 182) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“寄与の程度は、一般に、 (イ)技術的な不可欠性の程度、（ロ）技術レベル、(ハ）有用と考えられる程度、に特許発明であれば、寄与した 特徴的な構成要素の数（例、請求項の数）、(ホ）構成要素の特徴の程度、A新規性、進歩性の程度のような要因 から成ると考えられる。”). 183) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“。間接的加担における主観 的関与については、相談→意見交換→助言→指導→教示（第6章p.88）と関与の程度は強くなる。一般に、相談で は不十分であるが、助言・指導ではその技術的内容により、教示では関与はより十分と考えられる。この技術的 内容は、上記の一般的な要因の他に特に「加担」の性質から、一般的か個別か、抽象的か具体的か、関与の期 間、関与の効果の程度などを考慮することになろう。結局、関与の態様と内容を考慮して寄与の程度が決せられ る。結合的寄与では、直接的寄与と間接的加担を合わせた寄与について、寄与の程度が決せられる。”). 184) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 108頁(“また、原理またはモデルの みに不可欠な寄与をしたとしても、他の関係者の発明全体への寄与との関係で、公平の見地から発明者となり得 ないこともあると思われる（例えば、原理またはモデルの一方のウエイトが極めて小さい発明で、ウェイトが小 さい方に不可欠な寄与をした者について生じ得ると思われる）。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 100 각 발명자의 발명에 대한 기여(정도) = 원리에 대한 기여 + 모델에 대한 기여 = 원리 중요도 × 원리에 기여 정도 + 모델의 중요도 × 모델에 대한 기여 정도 <표 8> 지분율 산정기준(影山) (2) 지분율 산정기준 위 언급한 원리 모델의 중요도, 원리·모델에 대한 기여에 맞춰 공동발명의 경우 각 발명의 발명에 대한 기여(정도)를 다음 공식과 같이 정량적으로 구한다.186) 관계자의 주관적 관여에 의하여 기여 정도는 알기 어렵기 때문에, 객관적 측면에 직접적으로 기여한 다른 관계자의 기여와의 비교를 적절히 고려한다. 또한, 상기의 기 여비율은 발명자의 인정의 당부를 되돌아보는 의미도 있다. 187) 3) 발명자/공동발명자의 인정 및 지분율 산정의 기본적인 절차 대상 발명에 대한 발명의 특정에 따라서 다르게 판단한다. 그래서 물체계 또는 물 질계 발명을 분류하고, 발명자의 인정을 향해서, 정량적으로 발명자의 지분율 산정방 법을 제시한다. 이하는 기본적인 절차에 대한 影山책 123~126면을 요약 정리한 것이 다.

3) 대상 판결의 요약 대상 판결이 제시한 법리는 다음과 같이 요약될 수 있다.

결 론 7 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 결 론 425 제7장 결론 이 보고서는 기술탈취 문제에 효과적으로 대응함에 있어, ① 특허법 외의 관련 법 률(부정경쟁방지법, 하도급법, 상생협력법, 중소기업기술보호법 등)의 적용 가능성과 한계, ② 특허법 관련 규정(제33조부터 제35조, 제44조, 제99조의2 등)에 의한 대응 가 능성과 한계를 검토해 보고, ③ 주요국의 관련 법리 및 논의 동향에 대한 분석을 참고 하여, ④ 특허제도 개선의 필요성 및 제도개선방향에 대해 검토해 보았다.

먼저 이전청구제도에 대해 살펴보면, 영국 특허법 제8조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 전의 권리부여절차(Determination before grant of questions about entitlement to patents, etc)에서 해당 특허출원에 관하여 출원인 명의의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있고,913) 제37조 제2항에서는 특허청장이 특허부여 후의 권리부 여 절차(Determination of right to patent after grant)에서 해당 특허에 관하여 특허명 의인의 변경을 명할 수 있다고 규정하고 있다.914) 또한, 동법 제37조 제5항에 의해 모 인에 관한 특허명의인 변경명령에 의한 정당한 권리자의 구제는 해당 특허명의인이 특허부여시 또는 특허이전시에 모인에 대하여 악의였던 경우를 제외하고 동법 제37조 에 기초한 특허청장에의 요청절차가 특허부여 후 2년 이내에 이루어진 경우에 한한 다.915) 다음으로 출원일 소급제도에 대해 살펴보면, 정당한 권리자는 특허청장의 명령에 의해 모인출원이 거절 또는 모인출원에 관한 특허가 취소된 후 소정의 기간 내에 모 인출원의 명세서에 기재된 사항에 대하여 새로운 출원을 할 수 있고, 이 경우 해당 출 원은 모인출원일에 출원된 것으로 본다(영국 특허법 제8조(3)(c), 제37조(4)(b)).916) 이 913) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 8 (“(2) Where a person refers a question relating to an invention under subsection (1)(a) above to the comptroller after an application for a patent for the invention has been filed and before a patent is granted in pursuance of the application, then, unless the application is refused or withdrawn before the reference is disposed of by the comptroller, the comptroller may, without prejudice to the generality of subsection (1) above and subject to subsection (6) below -(a) order that the application shall proceed in the name of that person, either solely or jointly with that of any other applicant, instead of in the name of the applicant or any specified applicant; (b) where the reference was made by two or more persons, order that the application shall proceed in all their names jointly; (c) refuse to grant a patent in pursuance of the application or order the application to be amended so as to exclude any of the matter in respect of which the question was referred; (d) make an order transferring or granting any licence or other right in or under the application and give directions to any person for carrying out the provisions of any such order.”). 914) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) above, an order under that subsection may contain provision - (a) directing that the person by whom the reference is made under that subsection shall be included (whether or not to the exclusion of any other person) among the persons registered as proprietors of the patent; (b) directing the registration of a transaction, instrument or event by virtue of which that person has acquired any right in or under the patent; (c) granting any licence or other right in or under the patent; (d) directing the proprietor of the patent or any person having any right in or under the patent to do anything specified in the order as necessary to carry out the other provisions of the order.”). 915) UK, The Patents Act 1977 (as amended) 37 (“(5) On any such reference no order shall be made under this section transferring the patent to which the reference relates on the ground that the patent was granted to a person not so entitled, and no order shall be made under subsection (4) above on that ground, if the reference was made after the end of the period of two years beginning with the date of the grant, unless it is shown that any person registered as a proprietor of the patent knew at the time of the grant or, as the case may be, of the transfer of the patent to him that he was not entitled to the patent.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 352 경우 새로운 출원에 신규사항이 포함된 경우에는 해당 사항을 삭제해야 한다(영국 특 허법 제76조(1)(b)).917) 라. 모인자 기여의 취급 특허청장(Hearing Office)의 권리부여절차에 있어서 권리귀속 여부 판단 시 모인자 기여의 취급에 대하여는 아래와 같이 처리된다고 한다.918) 우선 정당한 권리자의 발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)’에 대하여 모인자가 형식적 으로 개량발명 ‘A(선행기술)+B(신규요소)+C(선행기술 또는 주지기술)’을 행한 경우, 해당 개량발명은 실질적으로는 정당한 권리자의 단독발명으로 보아 정당한 권리자로 의 전부명의변경을 명할 수 있다고 한다.