책장 _ ‘마이웨이’ 가수 김미성 “열아홉에 사실혼으로 낳은 아들…호적에 못 올려 이모라 불렸다” ]]> | 군포철쭉축제

나. 인지: 쌍방(two-way) 인지 v. 일방(one-way) 인지 갑이 먼저 연구를 하고 퇴사를 한 후 을이 그 연구를 이어받아 연구를 하는 경우 갑이 그의 발명(a)이 누군가에 의하여 계속 연구된다는 사실을 알지 못하여도 공동발 명자 판단이 달라지지 않아야 할 것이다.560) 선행 발명자가 그의 발명이 후행 발명자 에 의하여 사용되고 있다는 사실을 전혀 알지 못하여도 공동발명은 성립할 수 있 다.561) 사실 갑은 a에 대하여는 단독발명자인데, 그 후의 을의 행위에 의하여 을과 공 560) Bradley M. Krul, The "Four Cs' of Joint Inventorship: A Practical Framework for Determining Joint Inventorship, 21 J. Intell. Prop. L. 73, 97 (2013) (“Unbeknownst to Ben, Alice conceives a new cross-member for the frame that Ben conceived as part of the same project for ABC Recliners . . .”). 561) Theranos, Inc. v. Fuisz Pharma LLC, No. 5:11-CV-05236, 2013 WL 5051172, at 3 (N.D. Cal. Sept. 12, 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 188 동발명자가 되는 것이다. 여기서 갑은 을의 존재 또는 공동연구에 대한 인지를 가지지 않았으나, 을은 적어도 갑 또는 누군가의 선행연구를 이어받아 연구한다고 인지한 것 이며, 그렇다면 쌍방인지가 없어도 적어도 일방인지가 있다면 공동발명자성을 인정하 여야 할 것이다.

“착상 자체가 새로운 것이라면 그 착상을 한 자가 진정한 발명자이고, 새로운 착상을 구체화한 자 역시 그 구체화가 통상의 기술자에게 자명한 것이 아닌 이상 발명자로 평가하여 공동발명자로 취급하되, 위 착상은 상당한 정도로 구 체적인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 ‘방향성’만을 제 시한 정도로는 발명에 창작적으로 관여한 것으로 평가할 수 없다.”426) 422) 李素華, “專利法之發明人主義及發明人之認定”, 月旦法學教室, 163期, 2016, 34-35頁(“循此脈絡，對發明之完成 有「實質貢獻之人」，乃爲完成發明而進行精神創作之人其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」 （conception），並進而提出具體而可達成改構想之技術手段。”). 423) 智慧財產法院98年度民專上字第39號民事判決(“所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須 就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段 實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。”). 424) (“一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是 在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究 或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付 諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際 驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計 畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研 發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴 儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工 程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。”). 425) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 426) 조영선, 「특허법」 제4판, 박영사, 2013, 226-227면 참조. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 155 o 새롭고 구체적 착상 = 발명 - 새롭지 않은 착상 ≠ 발명 - 구체적이지 않은 착상 ≠ 발명 o 그 착상의 자명하지 않은 구체화 = 공동발명427) - 그 착상의 자명한 구체화 ≠ 발명 <표 11> 착상과 구체화(조영선 교수 설명) 위 조영선 교수의 설명은 다음과 같이 요약될 수 있다.

2) 공동발명자 여부 판단 법원은 Eli Lilly 판결을 인용하며,513) 공동발명자 여부를 판단하기 위한 세 요건을 제시하였다: ① 선행 발명자와 후행 발명자 사이의 협력 또는 연결(collaboration or connection), ② 공통의 목표(common goal) 및 ③ 특허발명의 착상에 대한 현저한 기 512) Arbitron Inc. v. Int'l Demographics, Inc., et al., 2009 WL 68875, at 9 (E.D. Tex. Jan 8, 2009). 513) Eli Lily, 376 F.3d at 1359. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 174 여(significant contribution). 가) 협력 또는 연결(collaboration or connection) 법원은 협력 또는 연결을 인정하기 위하여 선행 발명자(피고)와 후행 발명자(원고 회사의 직원) 사이에 의사소통(communication)이 필요하다고 설시한 Eli Lilly 판결을 인용하였으며,514) 그 의사소통의 존재에 관하여 다툼이 있었다.

<표 48> 특허법 개정방안(방안 3-2) 현행 특허법 특허법 개정안 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외 하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. ③ 공동 창작의 의사 없는 2명 이상이 공 동으로 기여한 것으로 인정되는 발명에 대 해서는 제2항을 준용한다. 나. 방안 3-2 방안 3-2는, 방안 3-1과 같은 개정에 추가하여 ‘모인대상발명으로부터 통상의 기술 자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’에 대해서는 정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권 리를 가진다는 점도 함께 규정하는 것이다. 즉, 판례에 따른 ‘실질적 기여’ 기준 대신 입법적으로 모인의 성립 범위를 명확히 하는 ‘방안 1’과 같은 내용을 추가하는 것이 다. 구체적으로는 ‘특허를 받을 수 있는 권리’에 대해 기본적으로 제33조에서 규정하 고, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 공유’에 대해 제33조의2를 신설하여 공동발명 외에 공유가 성립할 수 있는 경우를 규정하는 것이다.

9. 결론 이 글은 공동발명자 사이의 지분율을 산정하는 조금 더 진보된 방법에 관하여 제 안하였다. 실무에서 이 방법이 활용되기를 기대한다. 현재는 아무런 산정기준이 제시 되지 않음으로 인하여 눈을 감고 산정하는 바와 다름이 아닌데, 이 방법이 작은 빛을 제공한다고 생각된다. 공동발명자 관련 이론은 아직 발전초기 단계에 머물러 있고 검 토되어야 할 쟁점들이 많다. 그런 쟁점들을 연구하는 와중에 공동발명자 지분율 산정 방법의 법리도 더불어 발전할 것으로 예상된다. 관련 법리의 발전없이 어떤 한 법리만 우뚝 발전하기는 어려운 법이다. 이 글의 결론에 갈음하여 공동발명자와 관련되어 향 후 연구되어야 할 쟁점을 아래 소개한다.