건강정보 - [기자칼럼]‘윤이형 절필’이 가리키는 것 | 군포철쭉축제

구(수술 및 치료용 기계기구) ‣환자의 수술/치료를 위하여 의 사에 의해 처치되거나 의사의 지도에 따라 사용되는 기계나 기구(의료용 보조/교정 기구) ‣위에 속하는 의료용 기기의 부 품 또는 부속품 ‣위에 준하는 의료 또는 수의과 용 기기 상 품 속 성 및 거 래 실 정 (a) 생산부문 (b) 판매부문 (c) 상품의 재질 및 품질 (d) 상품의 용도 √ √ (e) 수요자 범위 (f) 완성품과 부품관계 (g) 기타 <표 14> 상품속성 및 거래실정 분석현황표 - 코용 흡인기(nasal aspirators, 鼻水吸引器) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 34 - ○ 거래실정 - ‘청각 보호구 (hearing protectors, 医療用聴覚保護具)’ 에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 산업현장 등에서 소음으로부터 귀를 보호하기 위한 안전용품으로 이해되고 있으며, 귀마개, 귀 덮개 등 이 대표적임. 병의원 등에서 난청을 치료하기 위한 목적으로 사용하는 귀마개, 귀 덮개의 거래실정은 확 인되지 않음. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류와 일본표준상품분류에서는 귀마개, 귀 덮개와 같은 청각 보호구와 관련된 분류코드 가 확인되지 않음. ○ 비교분석결과 - ‘청각 보호구 (hearing protectors, 医療用聴覚保護具)’에 대하여 한·일 모두 상품의 용도를 분류기준으 로 하고 있는 것은 동일하나, 한국은 의료기기(치과용은 제외)(G110101)로 판단한 반면, 일본은 의료기 계기구(보행보조기 및 목발은 제외)(10D01)외에 수면용 귀마개, 방음용 귀마개(01C04)의 유사군을 복수 로 부여하고 있는 차이점이 있음. - 한국과 일본 모두 의료용 청력보조기와 유사한 기능을 구비한 제품으로 판단한 것은 공통되나, 일본의 경우 청각 보호구(또는 청력 보호구)가 귀마개 및 귀 덮개로 이루어져 있는 거래실정을 반영함으로써 복합적인 용도의 유사군을 부여하게 됨. ☞ 청력보호 [hearing protection, 聽力保護] 소음 수준을 안전한 수준으로 감소시키기 힘든 경우 개인의 청력 보호를 위해 여러 가지 보호구를 사용한다. 재사용할 수 있는 보호구에는 귀마개와 귀덮개가 있고 솜으로도 임시 변동할 수 있다. 방 음 보호구의 효능은 소음의 성질, 노출 기간, 용구가 잘 맞는가, 또 감음 특성 등에 따라 많이 다르 나 일반적으로 이런 보호구들은 높은 소음 수준으로부터 상당한 보호를 해준다. 현재 사용되고 있 는 보호구 중에는 글리세린 같은 액체를 채운 귀 덮개가 가장 감음 효율이 높다.

156 독일 법원은 반환해야 하는 이익액이 특허권자가 입은 손해액에 완전히 대응해야 하는 것이 아니라는 점을 인정하고 있으며, 이익 반환의 방법은 이러한 문제를 피하는 것이라고 설명되기도 한다.

119 에 대한 제재로서 작용하고, 따라서 지식재산권 침해를 예방하는 기능을 한다는 점도 언 급하고 있다. 이러한 점을 고려하면, 설령 침해자의 이익이 특허권자의 손해에 정확하게 부합하지 않더라도 이익 반환 제도가 정당화될 수 있을 것이다.

(출처 : (사)대한의료기기판매협회, 사단법인 일본의료기기산업연합회, 네이버 국어사전, 네이버 지 식백과) 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 91 - ○ 상품의 속성 - ‘마사지기’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. ○ 거래실정 - 가정용 전기 마사지기와 상업용 미용 마사지기에 대한 한·일 양국의 거래실정을 살펴본 결과, 상품의 명칭은 가정용과 상업용으로 구분되어 있으나, 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위, 기능(마사지) 등에 서 구별되는 점을 발견하기 어려움. ○ 타 분류체계와의 비교 - 한국표준무역분류에서는 마사지용 기기(8723)를 달리 명시되지 않은 내과용, 외과용, 치과용 또는 수의 용 기기(872)에 속하는 것으로 분류함으로써, 의료목적의 치료기기로 판단하고 있음. 일본표준상품분류 에서는 마사지기(66646)를 의료용 기기(66)에 속하는 것으로, 가정용 마사지기(86511)는 의료용품 및 관 련 제품(86) 및 가정용 치료기기(865)에 속하는 것으로 분류하였음. 상업용 마사지기와 직접적으로 관련 된 분류코드는 확인되지 않음. ○ 비교분석결과 - 일본에서는 상업용 미용마사지기가 가정용 전기마사지기와 구분되는 기능이 있는 것으로 보고 상이한 유사군코드를 부여한 것으로 추정되나, 거래실정을 조사한 바로는 구분이 모호함. ○ 유사군코드 및 상품명칭 변경 제안 - 상업용 미용마사지기와 가정용 전기마사지기는 용도, 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래실정의 구분이 어려운 제품이므로, 현행분류체계를 유지하는 것이 타당하다고 판단됨. ☞ 안마기(按摩器) 안마로써 피로를 풀거나 병을 치료하도록 만든 기구. <가정용 전기마사지기> <업소용 마사지기> <가정용 전기마사지기> <상업용 미용마사지기> <표 66> 관련상품 - 가정용 전기 마사지기, 상업용 미용 마사지기 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 92 - (4) 의료보조용품 vs 의료보조용품(의료용 골무, 젖꼭지 등) / 수면용 귀마개, 방음용 귀마개 / 요강, 환자용 삽입식 변기/ 귀이개 ○ 한국은 의료보조용품(G110301)을 하나의 유사군으로 분류하고 있는 반면에, 일본은 의료보조용품(의 료용 골무, 젖꼭지 등)(01C01), 수면용 귀마개, 방음용 귀마개(01C04), 요강, 환자용 삽입식 변기 (19B39), 귀이개(21F01)로 분류하고 있음. ○ 상품의 속성 - ‘의료보조용품’ 관련 용어는 아래와 같은 의미로 파악됨. KIPO JPO 유사군 상품범위 유사군 상품범위 G110301 의료용 전기담요, 젖병, 의료 용 물주머니, 청각보호용 귀 마개, 의료용 봉합용 재료, 정형외과용 깁스, 지지용 붕 대 01C01 医療用指サック, 乳首 의료용 골무, 젖꼭지 등 01C03 人工鼓膜用材料 인공고막용 재료 01C04 睡眠用耳栓, 防音用耳栓 수면용 귀마개, 방음용 귀마 개 19B39 しびん, 病人用差込み便器 요강, 환자용 삽입식 변기 21F01 耳かき 귀이개 <표 67> 한·일 유사군 체계의 차이점 (제10류) - 의료보조용품 vs 의료보조용품(의료용 골무, 젖꼭지 등) / 수면용 귀마개, 방음용 귀마개/ 요강, 환자용 삽입식 변기/ 귀이개 ☞ 보조[補助] 1. 보태어 도움. 2. 주되는 것에 상대하여 거들거나 도움. 또는 그런 사람. ☞ 인공고막[artificial ear drum, 人工鼓膜] 인공적으로 만든 고막. 고막에 큰 천공(穿孔)이 있어서 귀가 잘 들리지 않는 경우에 인공고막을 귀에 장치함으로써 청력을 좋게 할 수 있다. 재료로는 목화(木花) ·고무막 ·난막 등이 사용되고, 모양에는 여러 가지가 있다.

참 고 문 헌 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 500 - 1. 단행본 나종갑, 미국상표법연구, 한남대출판부, 2006 문삼섭, 상표법[제2판], 세창출판사, 2004 송영식, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1997 송영식․이상정․황종환, 이대희, 김병일, 지적소유권법(하), 육법사, 2013 오세중, 의장법․상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 최덕규, 상표법[전정판], 세창출판사, 1999 최성우, OVA상표법, 한국특허아카데미, 2005 ______, 주제별 상표법, 한빛지적소유권센터, 2002 특허청 해외지식재산권보호센터, 중국상표제도, 2007 특허청, 상표심사기준, 2018 ______, 상품서비스업 유사군 코드 해설집, 2014 ______, 상품․서비스업 유사군 코드 해설집, 2007.10 ______, 상표심사편람, 2008 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2008.9 ______, 유사상품․서비스업 심사기준, 2018 ______, 서비스표 심사 세부처리 지침 및 요령, 2002 ______, 서비스표 심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정서비스업 분류의 세분화 연구, 2009 ______, 상표심사의 효율성 및 정확성 제고를 위한 지정상품 분류의 세분화 연구, 2010 특허심판원, 상표판결문요지집(1988～1997), 1998, 6 __________, 상표판결문요지집(2001년), 2002. 10 __________, 상표판결문요지집(2003년), 2004.5 __________, 상표판결문요지집_2호, 2001, 4 __________, 상표판결문요지집 Ⅴ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅵ, 2005.4 __________, 상표판결문요지집 Ⅶ, 2006.2 __________, 상표판결문요지집 Ⅷ, 2007.2 __________, 상표판례요지(2004년) __________, 상표판례요지(2006년) __________, 상표판례요지(2007년) 日本特許庁, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제9판 기준), 2008 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제10판 기준), 2015 __________, 일본상품․역무심사기준(니스분류 제11판 기준), 2018 통계청, 한국표준무역분류, 2018 日本總務省, 표준상품분류, 2018 대법원, 법고을(2009판), 2009 니스(NICE) 상품목록에 대한 한·일 유사군 코드 비교연구(10~13류, 19류) - 501 - 2. 논문 및 연구보고서 박균성,김재광, 프랑스와 일본의 도로교통법, 2002.12., 한국법제연구원 박정수, 서비스업 유사군 코드 세분화방안, 특허청 서비스표심사팀, 2009 곽선미, 지정서비스업의 유사판단 관련 검토,특허청 서비스표심사팀, 2007.12 한국지식재산연구원, 상품유사판단기준 재정립방안에 관한 연구, 특허청, 2008 김기홍, 효율적인 국제상표심사를위한 상품분류체계 개선방안, 특허청 국제상표심사팀, 2007 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편계획, 2006.3.2 특허청 상품서비스업분류연구회, 상품서비스업분류 및 유사판단기준 개선방안에 관한 연구, 2005.1 장현옥, 상품심사의 정확성제고방안, 상표ㆍ디자인 심사쟁점연구보고서, 특허청, 2008. 특허청 상표디자인심사정책팀, 상품분류의 현실 적합성 제고를 위한 상품분류 법령체계 개편 계획, 2006.3.2. 한국산업안전보건공단, 청력보호구의 착용방법 및 관리에 관한 지침, 2014.11, 기술표준원, 전기용품안전기준, 2007 식품의약품안전처, 의료기기 안전성정보지, 2016.7 식품의약품안전처, 의료기기 품목의 소분류 및 등급 제정공고안, 2015 김경욱, 상품분류제도에 관한 연구, 배재대 법무대학원 석사학위논문, 2003 박성태, 상표법상 상품, 서비스업 및 상표의 유사에 관한 고찰, 충남대 특허법무대학원, 2005.2 이흥규, 일본상표법제에 관한 연구, 국제지식재산연수원 국제특허연수부, 2005.9 財団法人 知的財産研究所, 「類似商品・役務審査基準」における商品・役務の類否関係の見直しに係る諸 問題についての調査研究, 日本特許庁, 2008 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 이화여자대학교 산학협력단 발 간 등 록 번 호 11-1430000-001673-01 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 편찬기관│특허청 김지수 과장 산업재산보호정책과 이형원 사무관 산업재산보호정책과 수행기관│이화여대 산학협력단 이원복 교수(이화여대 법학전문대학원) 권태상 교수(이화여대 법학전문대학원) 임유정 변호사(법무법인 한얼) 발행일 │ 2018 년 11 월 발행처 │ 특허청 산업재산보호정책과 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4 동 전화. (042)481-5842 팩스. (042)472-1360 이용허락 유형 표시 마크 이용허락범위 [제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지 - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구 KIPO 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동 v 목 차 I. 서론..................................................................................................................................1 1. 연구의 목적..........................................................................................................................3 2. 연구의 범위 및 방법...........................................................................................................3 가. 비교법적 문헌 고찰...............................................................................................................................................3 나. 인터뷰 및 자문 회의 ............................................................................................................................................3 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도.........................................................................5 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁.................................................................................7 2. 법적 성격..............................................................................................................................7 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ..............................................................................................................7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위..................................................................................8 3. 실무에서의 적용 ..................................................................................................................9 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위.................................................................................................9 나. 이익의 의미 ...........................................................................................................................................................10 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸..........................................................................................................................11 4. 제도 운용상 문제점.............................................................................................................11 III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도..........................................................13 1. 미국 .....................................................................................................................................15 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제............................................................................................................15 나. 디자인 특허법.......................................................................................................................................................20 다. 상표법.......................................................................................................................................................................23 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................26 마. 소결...........................................................................................................................................................................28 2. 영국 .....................................................................................................................................29 [관련 판례].....................................................................................................................................................................29 가. 영국의 침해자 이익반환제도..........................................................................................................................30 vi 나. 특허법.......................................................................................................................................................................40 다. 상표법.......................................................................................................................................................................42 라. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................45 마. 소결...........................................................................................................................................................................48 3. 독일 .....................................................................................................................................49 [관련 판례].....................................................................................................................................................................49 가. 특허법.......................................................................................................................................................................49 나. 상표법.......................................................................................................................................................................58 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................59 라. 소결...........................................................................................................................................................................63 4. 일본 .....................................................................................................................................64 가. 특허법.......................................................................................................................................................................64 나. 상표법.......................................................................................................................................................................71 다. 침해로 얻은 이익액의 산정............................................................................................................................72 라. 소결...........................................................................................................................................................................77 5. 중국 .....................................................................................................................................77 가. 특허법.......................................................................................................................................................................78 나. 상표법.......................................................................................................................................................................82 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................85 라. 소결...........................................................................................................................................................................87 6. 대만 .....................................................................................................................................87 가. 특허법.......................................................................................................................................................................87 나. 상표법.......................................................................................................................................................................93 다. 피고의 비용 공제................................................................................................................................................94 라. 소결...........................................................................................................................................................................95 IV. 침해자 이익 반환 제도의 재구성 ...........................................................................97 1. 필요성..................................................................................................................................99 vii 2. 개정안 및 설명 ..................................................................................................................99 가. 침해자 이익 반환에 관한 외국법의 규정.................................................................................................99 나. 개정안.....................................................................................................................................................................103 다. 개정안에 대한 설명..........................................................................................................................................104 3. 가능한 이론적 근거의 검토 .......................................................................................... 109 가. 준사무관리............................................................................................................................................................109 나. 손해배상................................................................................................................................................................111 다. 법정 구제수단 또는 부당이득 .....................................................................................................................119 4. 개별 쟁점......................................................................................................................... 123 가. 과실에 의한 침해시의 적용..........................................................................................................................123 나. 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이의 인과관계.............................................................................125 다. 공제 가능한 비용..............................................................................................................................................127 라. 입증책임................................................................................................................................................................129 5. 실효성 제고를 위한 부수적인 조치............................................................................. 130 가. 증거 개시..............................................................................................................................................................130 나. 회계 전문가 의견..............................................................................................................................................133 별첨: 해외 침해자 이익법리 관련 법조항 ................................................................ 135 I. 서론 2 3 1. 연구의 목적 ⚫ 현행 특허법 제128조 제4항의 “침해자 이익의 손해 추정” 규정은1 악의의 침해자라고 하더라도 특허권자의 손해를 한도로 하고 이를 초과하는 이익 은 침해자가 그대로 보유할 수 있으므로, 특허권의 침해를 오히려 조장한다 는 비판이 있음. ⚫ 그러한 비판적인 입장은 침해자의 이익을 손해로 추정할 경우 특허권자의 손해를 한도로 하지 말아야 한다는 특허법 개정안을 제시하고 있음. ⚫ 이 연구는 현행 특허법 제128조 제4항의 개정을 통하여 특허권자의 손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 특허권자의 손해로 추정 또는 의 제하는 법률 개정안의 이론적/실무적 타당성을 살펴본 후, 구체적인 법률 개정안을 제안하고자 함. 2. 연구의 범위 및 방법 가. 비교법적 문헌 고찰 ⚫ 미국/영국/독일/일본/중국/대만 등 외국 주요 국가의 문헌을 통하여 이들 국가에서 침해자의 이익을 지적재산권자에게 귀속시키는 법적 근거, 법원의 해석 및 학계의 연구를 살펴봄. ⚫ 외국 주요국가에서는 ”침해자의 이익 반환”이 손해배상액 추정의 한 방법이 아니라 손해배상(damages)이나 금지청구(injunction)와는 별개인 부당이득반 환(restitution)2이나 준사무관리라는 제3의 구제방법(remedy)에 터잡고 있는 것으로 파악되므로, 필요한 범위 내에서 각국의 부당이득반환(restitution) 제도와 준사무관리 제도의 일반적인 내용도 검토가 필요함. 나. 인터뷰 및 자문 회의 1 디자인보호법 제115조 제3항 및 상표법 제110조 제3항 역시 동일한 취지의 규정을 두고 있음. 이에 대한 논의는 동일하므로, 이하에서는 특허법 제128조 제4항을 “침해자 이익의 손해 추정”의 대표조항으로 언급하고자 함. 2 영미법의 restitution이 대륙법의 부당이득반환제도와 정확하게 일치하지는 않으나 제도의 취지 라든가 쟁점이 상당 부분 유사하므로, 이 두 가지를 하나의 제도로 취급하되 각 국가별 차이점은 각론에서 자세히 살펴보기로 함. 4 ⚫ 지적재산 침해소송에 관여하는 외국 법조인들 및 실무가들로부터 침해자의 이익 반환 제도에 관한 경험과 문제점 청취 ⚫ 특허법 제128조 제4항을 대체하는 침해자의 이익 반환 규정 개정안에 대한 국내 학자들과 실무가들의 의견 청취 II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도 6 7 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁 ⚫ 특허법은 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정되기 전에 특허법 제156 조는 “① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다 ② 특허권자는 선의무무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없 다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다”와 같이 규정하고 있었으며 이 와 같이 제156조 제2항에 의하여 일정한 요건하에 침해자에게는 금전손해배상의 면제가 가능하였음. ⚫ 이와 같이 개정전에는 손해배상액의 산정에 대해서 규정을 두지 않고 있다가 일 본의 1959년 개정법의 영향을 받아3 거의 유사한 형태로 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 개정되면서 제128조를 신설하여 제1항에서 침해자 이익을 손해액으 로 추정하는 규정과 제2항에서 실시료 상당액을 손해액으로 삼는 규정을 두게 되어 종전의 제156조 제2항과는 달리 특허권자에게 손해액의 증명에 관하여 편 의를 부여하게 됨으로써 특허권자의 손해배상의 청구가 용이하게 해주는 형태로 개정이 되었다고 볼 수 있음. 4 ⚫ 이후 특허법 제128조는 다시 2001년 2월 3일 법률 제6411호로 개정되어 현행 제2항(당시 제1항)이 신설되어 침해자가 양도한 상품의 수량에 피해자의 단위수 량당 이익액을 곱하는 방식으로 계산한 금액을 손해액으로 삼을 수 있게 되었고 1990년도에 신설된 침해자 이익을 손해액으로 추정하는 제1항은 현행법상 제4항 에 위치하게 되었음. 5 2. 법적 성격 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 ⚫ 건해의 대립: 제128조의 제4항의 법적 성격과 관련하여, ① 제128조 제4항을 타 인의 특허권을 침해하여 얻은 이익의 전부를 특허권자에게 반환하도록 하는 것 이라는 견해로 독일 판례에 의하여 무체재산권의 침해로 인한 불법행위에 특별 3 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 149, 158. [이러한 일본의 개정과정에 대해선 독일에 서 인정되는 손해액 계산으로부터 영향을 받아 변형된형태로 도입된 것이라고 한다(,(),,,] 4 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 5 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152. 8 히 인정되어 온 침해자 이익의 반환방법으로 보는 이익반환설, ② 침해자 이익을 특허권자의 손해액으로 추정하는 경우 특허권자의 손해액에 관한 입증의 어려움 을 해결할 수 있다고 하며 손해액의 범위에 관한 추정의 의미만을 가지고 손해 발생의 추정은 아니므로 특허권자는 이 규정을 적용받기 위해 손해발생사실을 입증해야 한다고 하는 입증편의설, ③ 특허법 제128조의 입법과정을 볼 때 단순 한 손해배상액 편의규정으로 볼 것이 아니라 입증편의 이상의 손해배상의 범위 에 관한 특칙으로서 의미를 가진다고 보는 손해평가설, ④ 입증편의설에 대해서 특허권자가 특허침해로 인한 손해에 대해 아직 명확한 정의나 구체적인 산정기 준이 존재하지 않기에 침해자의 이익도 특허권의 침해가 없었다면 존재할 수 없 는 이익이며 특허권 침해가 없다면 특허권자가 동일 이익을 누릴수 있을 것이라 는 가정에서 보면 침해자의 이익도 특허권자의 손해가 무엇인지를 설명해 주는 하나의 예시적인 손해개념규정설의 대립이 있음. 6 ⚫ 검토: 이 가운데 입증편의설에 대해서는 손해배상액의 산정에 있어서 일부 요건 에 관하여 입증 부담을 완화하는 것을 곧 증명편의를 제공하는 것으로 해석하는 것에 대해 동어반복일 뿐이라는 비판이 있고 또한 최근에는 특허법 제128조 제4 항은 차액설에 입각하여 특허권자의 손해액을 계산하는 규정이기보다는 특허권 자의 손해를 어느 정도까지 추정 혹은 간주하여 특허권 침해를 억제하는 성격도 갖고 있다고 보고 판례가 부동산에 대한 불법점유의 경우 소유권자에게 항상 손 해가 있다고 보는 이론구성을 취해 온 점에 비추어 볼 때 특허권 침해의 경우에 도 유사한 이론구성이 가능하다고 하여 특허법 제128조를 특허권자의 손해액 평 가하는 규정으로 보아야 한다고 하는 손해액 산정의 평가기준설이 유력하나, 입 증편의설이 종래의 다수설임. 7 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위 ⚫ 견해의 대립: 특허권자 혹은 전용실시권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 동 안에 권리자는 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용하여 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됨. 이에 대해서는 ① 권리자 실시 필요설, ② 제128조 제2항에 대해서 '특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었 6 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 7 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167. 9 다면 판매할 수 있었던 물건'의 해석을 '특허침해품과 경쟁관계에 있는 특허권자 의 제품'으로 확대하여 해석하고 있는 수정설, ③ 독일의 규범적 손해론을 주장하 면서 시장기회의 상실이라는 개념을 주장하는 시장기회 상실설, ④ 실시불요설 등이 있음. 8 ⚫ 판례 및 검토: 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결에서 '특허법 제128조 제2항 규정(현행법 제4항)은 (중략) 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 입증하는 것으로 충분하다' 고 하여, '특허발명의 실시가 있어야만’ 손해가 발생한다고 판시한 바 없음. 결론 적으로 특허권의 본질은 특허발명이라는 기술에 대한 독점적인 권리라는 점이 특허권의 본질이며 기술독점상태가 훼손된 경우 인과관계를 산정하기가 어려운 데 특허권자는 제128조 제4항, 제5항 어느 것이나 선택하여 손해배상을 청구할 수 있는 것으로 보는 기술독점훼손설이 타당하다고 봄. 9 3. 실무에서의 적용 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위 • 추정의 성질: 특허법 제128조 제4항의 ‘추정’에 대해서는 반증으로 입증해도 충분 하다는 견해와 본증으로 입증해야 한다는 견해가 대립함. 검토하면 특허법 제128 조 제4항의 추정에 대해서 일부복멸을 인정해야 하는지가 문제의 핵심으로 동 규 정은 특허권자의 손해를 금전적으로 평가하는 차원에서 적용되는 평가규범이라고 해석하는 것이 옳다고 할 것이며 금액의 일부복멸을 허용하는 손해평가설이 다수 설임. 10 • 추정의 범위와 인과관계의 추정: 손해의 발생 자체는 추정되지 않고 특허권자가 입증해야 하는 부분이라는 것이 대다수의 견해이며 이는 판례(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831)의 태도임. 11 또한 인과관계 추정 관련하여 특허법 제128조 제4항은 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하 8 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,167-171. 9 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,171-180.. 10 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), ,217-219. 11 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 220. 10 는 것이라고 해석하는 것이 다수의 견해이며 대법원(대법원 1992. 2. 25. 선고 91 다23776)도 동일한 취지에서 판시함. 12 나. 이익의 의미 ⚫ 이익의 의미와 범위: 특허법 제128조에서 말하는 이익이란 특허기술을 독점함으 로 인해 특허권자가 누리는 모든 재산적 가치를 의미하며 침해자가 특허발명을 무단으로 실시함에 따라 얻는 모든 이익이 특허법 제128조 제4항의 이익에 포함 되며 그 범위는, ① 모든 비용을 공제한 순이익으로 해석하여야만 한다는 순이익 설, ② 공제되어야 하는 비용을 침해자가 증명하지 않는 경우에는 총이익액을 가 지고 손해액으로 인정할 수 있다는 총이익설, ③ 변동경비만을 공제해야 한다는 한계이익설도 주장됨. 최근 대법원(2008. 3. 27. 선고 2005다75002)은 한계이익설 을 취한 듯한 태도를 보임. 13 • 판례의 경향: ① 서울고법 1996. 8. 28. 선고 95나9060 판결은 원고회사의 영업이 익률을 7.608 퍼센트로 산정하고 피고들의 침해제품 판매금액에 위 원고회사의 영업이익률을 곱한 금액을 손해배상액으로 인정하였고, ② 서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호 판결은 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련 제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비를 공제하는 방식을 제시하였으며, ③ 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결은 소득세법 제80조 제3항, 시행령 제143조 제3항을 참조하여 ‘침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액-침해제품에 관 련된 주요경비(매입비용+임차료+인건비)-(침해제품 매출액 x 기준경비율 15%)’의 공식을 이용하여 손해배상액을 산정함. 12 대법원은 구 상표법 제37조 제2항에 관한 것이지만 '권리자는 침해자가 취득한 이익을 증명하 면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 증명할 필요가 없다’고 판시함. 13 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 225-233. [대법원은 ‘상표권자는 침해자가 상표권 침 해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침 해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구할 수 있다’고 판시함.] 11 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸 ⚫ 권리자가 침해자의 이익을 주장 증명하면 그것은 권리자의 손해액으로 인정받게 되어 침해자가 이를 복멸하지 않는 한 침해자로서는 그 금액을 권리자에게 배상 하지 않으면 안 됨. 침해자가 얻은 이익 모두 특허침해로 인한 것은 아니고 그 밖에 침해자의 자본, 영업능력, 선전광고, 상품의 품질, 제조기술, 상표, 디자인 등 여러가지가 있을 수 있으며 이러한 사유들은 추정 복멸 사유가 될 수 있음. 14 ⚫ 제2항의 손해액의 증명에 의한 제4항 추정의 복멸 문제: 침해자는 특허법 제128 조 제2항의 금액을 증명함으로써 제4항의 추정을 일부 복멸할 수 있는지 문제되 는데, 이를 인정한다면 결국 권리자에게 마련된 여러 제도 중에서 유리한 제도를 선택할 권리를 박탈하는 것으로 채택하기 어려움. 반대로 원고가 제2항을 주장함 에도 피고가 제4항의 적용을 주장할 수 있는지와 관련해 대법원은 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결에서 원고가 제4항의 적용을 주장하지 아니하는 이상 법 원이 적용할 수 없다는 취지로 판단한 바 있음. 15 4. 제도 운용상 문제점 ⚫ 실제 특허침해소송에서 제128조 제4항의 추정 규정을 적용하여 구체적인 손해배 상액을 산정하는 것은 용이하지 아니함. 침해자가 자신의 자료를 제출하지 아니 하는 것이 주된 이유이기는 하나, 자료제출명령이나 비밀유지명령 등을 통하여 자료가 제출된 경우에도 실제로 ‘침해자의 이익’을 구체적으로 산정하기 어렵다 는 것이 원인임. 14 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 233-235. 15 정상조∙박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 236-238. III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도 14 15 1. 미국 ⚫ 원상회복과 부당이득에 관한 3차 리스테이트먼트는 위법행위에 의해 취득한 수 익의 환수에 관한 일반법리를 규정함. 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제 미국의 특허법은 침해자의 이익을 특허권자에게 배상시키는 명문의 규정을 두고 있지 아 니하다. 이는 상표법이나 심지어는 실용 특허와 동일한 법령에 포함되어 있는 디자인 특허법에서 침해자의 이익을 특허권자에게 배상하도록 하는 명문의 규정을 두고 있는 것 과 대비된다는 점에서 특이하다.

나. 디자인 특허법 다른 대부분의 국가들과는 달리 미국은 디자인권이 별도의 독립된 법령에서 다루어지지 않고 특허의 한 종류, 즉 디자인 특허(design patent)로서 특허법에서 함께 취급되고 있다.

위에서 보는 바와 같이 일본 상표법상 침해자의 이익 조항은 특허법의 해당 조문과 법문 이 완전히 동일하고, 학계에서의 논의도 특허법의 논의 내용과 크게 다르지 않다.

143 독일 특허법은 EU의 지침을 받아들이기 위해 2008년에 개정되었다. 즉 현행 특허법은 EU의 2004년 4월 29일 지식재산권 실현에 관한 지침(the EU Directive on the enforcement of intellectual property rights of 29 April 2004)(Directive 2004/48/EC)에 따라 개정된 것이다. 이 지침의 제13조 제1항 제1문은 지식재산권이 침해된 경우 그 결과로 피해자가 입은 실제 손해(actual prejudice)에 상응하는 손해배상을 명하도록 규정한다. 그 리고 같은 항 제2문 (a) 144는 지식재산권이 침해된 경우 손해배상액을 정할 때 “일실이익 을 포함하여 피해자가 입은 부정적인 경제적 결과, 침해자가 취득한 불법적인 이익 (unfair profits)과 같은 모든 적절한 측면을 고려해야” 하고, 또한 “적절한 사안의 경우 침 해로 인하여 권리자에게 발생한 정신적 손해와 같은 경제적인 요인 이외의 요소들도 고 려해야 한다.”고 규정하고 있다.

(b) 위 (a)와 대체적으로, 적절한 사안의 경 우 만일 침해자가 문제된 지식재산권을 이용하기 위한 허락을 구했다면 지급했어 야 할 사용료 금액을 최소로 하여 이러한 요소들을 기초로 손해배상액을 총액으로 결정할 수 있다.

193 中山信弘· 小泉直樹, 注解特許法 〔第2版〕, 靑林書院 (2017), 1667면. 194 中山信弘· 小泉直樹, 注解特許法 〔第2版〕, 靑林書院 (2017), 1668-1669 195 大阪地判 昭54・11・28 判例工業所有権法 2851의 391면, 2851의 397면 70 ⚫ 기타 대체제, 경쟁제의 존재196 ⚫ 침해자의 시장개발노력, 경영노력, 브란드력, 판매력 등197 ⚫ 침해품의 기타 특징198 ⚫ 침해품의 가격이 낮은 점199 ⚫ 원고 제품과 침해품의 판매지역의 비경합200 ⚫ 원고의 제품과 침해품의 거래처, 판매경로의 비경합201 ⚫ 원고의 제품과 침해품의 수요자의 비경합202 ⚫ 원고의 실시태양과 침해자의 실시태양의 차이203 ⚫ 특허발명의 낮은 기여율204 ⚫ 특허권자등의 공유자의 공유지분비율205 또는 이익액 비율206 ⚫ 전용실시권자 또는 독점적통상실시관자의 특허권자에 대한 약정 실시료액207 한편 법원이 다음과 같은 추정의 복별을 불허한 사례도 있다: ⚫ 원고 실시여력의 일시적 부존재208 196 東京地判 平11・7・16 判時1698호 132면, 139-140면 197 東京高判 昭62・9・29 判例工業所有権法 2851의 830면, 2851의 832면 198 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면 199 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 334면 200 大阪地判 平元・10・9 無体集 21권 3호 776면, 809면 201 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면 202 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 334면 203 東京地判 平19・9・19(平17(ワ)1599호) 204 東京地判 平10・11・26 判例工業所有権法 〔第2期版〕 5469의 147면, 5469의 158면 205 大阪地判 平13・9・20 判例工業所有権法 〔第2期版〕 2335의 348면, 2335의 362면 등 206 東京地判 昭44・12・22 無体集 1권 1호 396면, 402면 207 大阪地判 平13・10・9 判例工業所有権法 〔第2期版〕 2339의 447면, 2339의 473면 등 208 大阪地判 昭61・10・21 判時1217호 121면, 125면 71 ⚫ 원고의 특허발명 불실시209 ⚫ 특허발명의 진보성이 낮은 점210 ⚫ 기타 대체기술의 존재211 ⚫ 대체제, 경쟁제의 존재212 ⚫ 침해품의 다른 특징213 ⚫ 침해품의 독자적인 캐치프레이즈의 사용214 ⚫ 원고의 제품과 침해품의 거래처, 판매경로의 비경합215 ⚫ 원고의 신용불안216 ⚫ 피고와 원고의 영업력의 우열217 ⚫ 피고의 활발한 선전활동 및 지명도의 우위218 나. 상표법 第三十八条 ２ 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を 侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その 者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用 使用権者が受けた損害の額と推定する。 제38조 209 東京地判 平21・10・8(平19(ワ)3493호) 210 東京地判 平21・10・8(平19(ワ)3493호) 211 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호) 212 大阪地判 平22・1・28(平19(ワ)2076호) 등 213 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호) 214 大阪地判 平13・9・20 判例工業所有権法 〔第2期版〕 2335의 348면, 2335의 362면 215 大阪地判 昭61・10・21 判時1217호 121면, 125면 216 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 152면 217 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 152면 218 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호) 72 2 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전 용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하 는 경우에 있어서, 그 자가 그 침해의 행위에 의하여 이익을 얻고 있는 경우에는, 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.