중기 - [조광희의 아이러니]한국영화의 미래와 정치 | 군포철쭉축제

대상 발명에 관하여 특허성이 있다는 것에 대하여 대상 발명 구성요소 E에서 “(1) 편평에서 선형의 분무가 형성됨”은 공지기술이고, “(2) 분무의 확대 각도가 약 180도 가 되어, (3) 내부의 폭 W가 작을수록 양호(良好)한 미립화 상태를 나타내고 실용적으 661) (“特許法旧３５条の相当の対価を請求し得る，特許出願された発明の発明者については，願書に添付された特許 請求の範囲の記載を基準としその発明の技術的思想を把握した上で，当該技術的思想の創作に貢献している者か 否かによって判断すべきである。”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 216 로 W≦０.２ｍｍ가 타당하며, (4) 분무의 확대 각도는 색(sack) 직경(D)과 슬릿의 색 (sack) 내벽으로부터의 절입량(切込量)(A)으로 규정할 수 있을 가능성이 있는 것은 공 지였다거나 용이하게 발명을 할 수 없다는 점”은 그의 특허성이 있는 것이다. 즉 법원 은 청구항에서 공지요소나 공지요소로부터 용이하게 발명할 수 있는 것을 제외한 것, 즉, 특허성 있는 것에 공헌한 자를 공동발명자로 판단하였다.

우리나라의 경우도 특허권 공유관계의 해소 방법으로 가액배상이 가능한 것으로 보고 있다.1030) 다만, 공유자 1인의 분할청구에 따라 대금분할을 위해 특허권이 경매 를 통해 제3자에게 이전되는 경우 실시공유자로서는 해당 제3자로부터 실시허락을 받 지 않는 한 더 이상 특허발명을 실시할 수 없게 되는 불이익을 입게 되는 문제점을 지 적하면서 분할 시 우선매수권 도입을 주장하는 견해가 있는데1031) 경청할 만하다.

셋째, 공동발명의 성립 요건 중 주관적 공동(공동의 인식 또는 의사)을 결여한 경 우에도 일정한 경우 공동발명에 준하는 것으로 취급하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유로 할 수 있도록 특허법을 개정하는 방안도 가능할 것이다.

나. 공동발명자 판단 법리 1) 규정 특허법은 공동발명자를 규정, 정의하지 않고 있다. 특허청의 심사지침서는 다음과 같은 설명을 제시한다.

다. 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정 해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의 공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌 하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서 갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.

750) 권창환, 앞의 평석, 23-24면. 751) 정차호, 앞의 책, 446면. 752) 무권리자 출원은 특허법 제36조(선출원) 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것 으로 보므로(특허법 제36조 제5항) 무권리자 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원이 후출원이라는 이유로 특허 거절되는 것은 아니지만, 특허법 제34조 또는 제35조의 적용을 받지 않는 경우 그 출원일이 무권리자의 출원 일로 소급되지 않기 때문에 무권리자의 출원일과 정당한 권리자의 출원일 사이에 공지된 선행기술이나 제3자 의 특허출원으로 인하여 특허를 받지 못하게 될 가능성이 있다.

- 108 - 붙임 5 국내 변리 서비스 수가 비용 가. 국내 변리 서비스 수가 비용 □ 주요 대기업 (1) 시간제(Time charge) 방식 ㅇ 대부분 해당 건에 Cap을 씌워놔서 시간이 더 들어가더라도 해당 Cap 이상을 청구하지 못하도록 하고 있음 - (A사) 국내출원 명세서는 약 200~300만원(매우 중요한 발명은 물론 500만원 이상을 청구하는 경우도 있음), 특허청 거절 대응은 60만 원 정도 - (B사) A사보다 비용이 조금 더 약함 (2) 주요 대기업의 장단점 ㅇ (장점) 비용을 밀리지 않고 지급한다는 점, 유사 기술에 대한 출원이 많다는 점 때문에 사건 자체의 비용이 크진 않더라도 정형화되어 일을 함으로써 시간을 줄일 수 있다는 장점 ㅇ (단점) 어려운 기술이 많아서 시간이 많이 소요되어 타고객사의 출 원건을 수임하거나 처리하는데 지장 초래 □ 일반기업 (1) 기업의 정액제 방식 ㅇ 기업이 사건에 대하여 비용을 정해놓은 경우에는 그 비용에 맞추어 청구 - 109 - (2) 사무소 수가표 ㅇ 계약이 없는 경우에는 사무소에서 정한 수가표 제시 (1) 선행기술조사 : 50만원 (2) 국내 명세서 작성 기본료 : 80 ~ 150만원 (청구항 1개, 명세서 페이지 15쪽, 도면 1개 기준)이고 아래와 같이 금액이 추가될 수 있고, 등록될 경우 기본료에 상응하는 비용을 성사금으로 수 령 ▪ 독립항 추가 10만원 ▪ 종속항 추가 3만원 ▪ 명세서 페이지 추가 3만원 ▪ 도면 추가 1만원 ※ 많은 특허법률사무소에서 발명의 내용, 노력, 시간과 상관없 이 건당 1백만원 혹은 150만원, 적게는 100만원 미만으로 일률적으로 산정 하기도 함(발명의 중요도와 상관없이 이러 한 일률적인 수가 시스템은 저품질 특허를 양산) (3) 특허청 거절 대응 : 30 ~ 50만원 (사무소에 따라서는 무료) (4) 심판/소송 : 사건별로 상이하며, 무효심판의 예를 들면 700 만원 착수금/승소시 700만원 (5) 해외출원 : 각국당 100 ~ 150만원 (번역료 별도) (6) 해외출원의 특허청 거절 대응 : 50~100만원 (7) 기타 행정적 처리 : 5 ~30만원의 수수료 □ 대학·공공연 ㅇ 매우 낮은 수가 체계 제시 - 학교마다 다르기 때문에 정형화하기 어려움 - 대략 명세서 1건당 100만원 정도 수준 - 특허청 거절 대응은 비용이 없거나 20만원 정도 수준 - 110 - 나. 해외심사결과 대응 비용 □ 해외대리인의 의견을 받아 진행을 하는 경우 ㅇ 대부분의 나라에 있어서 현지 대리인의 비용은 시간당 200~300달러 이고, 시간당 300달러가 넘는 경우도 있음 - 현지대리인의 의견을 받아 진행을 하는 경우 1,000에서 4,000달러 정도의 현지대리인 총비용이 발생 □ 국내대리인이 내용을 검토하여 진행을 하는 경우 ㅇ 국내대리인이 내용을 검토하여 진행을 하는 경우 현지대지인 비용 은 600에서 2,000달러 정도 비용 발생 - 국내대리인의 비용은 현지대리인의 의견을 받아 진행을 하는 것과 상관없이 일반적으로 30만원~80만원 정도 청구 ㅇ 최근에는 현지대리인의 의견을 받는 경우와 국내대리인이 내용을 검토하는 경우를 구분하여 비용을 청구하는 경우들도 발생 - 그리고 이러한 내용이 계약상 수가표에 명시적으로 기재가 되는 경우도 있지만, 이의 편차는 20~40만원 범위 ㅇ 대학·공공연 등의 경우 현지대리인의 의견을 받는 경우 국내대리인 비용은 20만원 국내대리인이 검토하는 경우 국내대리인 비용은 40 만원 정도인 경우가 많음 다. 정리 ㅇ 현지대리인 의견을 받아서 진행을 하는 경우, 비용은 현지대리인 1,000~4,000달러, 국내대리인 20만원~80만원 ㅇ 국내대리인이 검토를 하여 대응을 하는 경우, 현지대리인비용은 600~2,000달러, 국내대리인 비용은 40만원~80만원 - 111 - 붙임 6 주요국 특허 출원 비용 □ 미국 특허 출원 시의 특허변호사 또는 변리사 수임료 ㅇ 미국에서 특허를 출원하고, 심사를 거쳐 등록하려면 미국 특허변호 사 또는 변리사의 도움이 필수임32) ㅇ 미국에서는 일반적으로 서비스의는 투여한 시간에 비례하며, 특히 법률 산업의 경우, 변호사 수임료는 투여한 시간에 비례하는 경우가 대부분이고, 이는 특허의 경우에도 해당 - 현재 미국 top 10 특허 로펌의 경우, 1년차 associate의 시간 당 수 임료는 400~450불 정도이고, 파트너 급의 특허 변호사의 시간 당 수임료는 600~1,000불 정도이며, 중급 미국 특허 로펌의 경우의 시 간 당 수임료는 이의 70% 정도로 추산 ㅇ 미국에서 특허를 출원하려면 어느 정도의 특허 변호사 비용 관련한 자료는 많지 않으며, 상기 비용은 지역, 로펌의 인지도 등에 따라 천차만별임(아래 표 참조)33) [ IP Watchdog, “The cost of obtaining a patent in the US” ] 32) 참고로 미국 변리사란 미국 특허청이 주관하는 변리사 시험(patent bar exam)에 통과한 자이며, 미국 특허변호사란 상기 변 리사 시험에 합격한 자가 미국 50개 주에서 시행되는 변호사 시험(bar exam) 중 하나 이상에 합격한 경우임. 33) - 112 - ㅇ 위 자료에 따르면 아주 간단한 발명의 특허변호사 수임료는 550~750만원, 난이도가 중간 정도인 발명의 특허변호사 수임료는 1,100~1,300만원, 아주 복잡한 발명의 특허변호사 수임료는 1,800만 원 이상으로 나와 있음 - 참고로 위 표를 게재한 IP Watchdog은 특허업계 블로그 중 top 5 에 뽑히는 블로그이며, 위의 표는 IP Watchdog에서 2015년 발표한 자료임 ㅇ 이에 반하여 위 표는 2명의 미국 특허변호사가 근무하는 소형 특허 전문 로펌의 변호사 수임료로 위 표의 가격은 앞서 언급한 가격과 대동소이함 ㅇ 이와는 반대로 미국에서도 top 10 특허전문 로펌에서 특허를 출원 할 경우, 1,500만원 정도가 소요됨 - 예컨대, Fish & Richardson, Finnegan Henderson, Knobbe Martens 등에서 특허를 출원할 경우, 특히 “발명의 설명”이 복잡한 장문으로 이루어지는 bio, 약학 분야의 변호사 수임료는 수천만원 에 달하는 경우도 많음 □ 유럽 특허 출원 시의 특허 변호사 또는 변리사 수임료 ㅇ 유럽의 주요 국가, 즉 영국, 독일, 프랑스 등의 변호사 수임료 역시 미국 변호사와 거의 비슷하다고 간주할 수 있고, 동 비용은 달러와 유로화의 가치에 따라 변할 수도 있으므로 유럽에서 특허 명세서를 처음부터 작성하여 출원할 경우의 비용도 미국과 비슷할 것으로 추 정됨 - 113 - □ 일본 특허 출원 시의 특허변호사 또는 변리사 수임료 ㅇ 일본의 특허 변호사 또는 변리사 수임료는 미국이나 유럽에 비하여 월등히 낮은 것으로 조사됨 - 예컨대, 변호사 수로 일본 2위의 로펌인 Anderson Mori & Tomotsune의 경우, 난이도 중급 수준의 발명을 특허로 출원하기 위한 수임료는 약 600~700만원 정도임(명세서 작성 비용 400~500 만원과, 심사관의 거절에 대응하는 중간사건 비용 200만원 정도가 포함)

나. 발명자의 발명 v. 청구항의 발명 적어도 공동발명자 판단의 견지에서는 발명자의 마음 속에, 연구일지 속에 있는 발 명은 중요하지 않다. 그 발명 중 일부를 사회에 기여하고 나머지 부분만을 청구할 수 도 있다. 혹은 발명자가 실제로 발명한 내용을 초과하여 청구할 수도 있다. 물론, 그런 과도하게 넓은 청구항은 심사과정에서 거절되어야 하고 무효심판에서 무효되어야 하 겠지만, 거절 또는 무효되지 않은 과도하게 넓은 청구항의 발명은 그 거절 또는 무효 전까지는 그 청구항을 기준으로 발명을 확정하여야 한다.

2) 공동발명자 인정 633) 影山光太郎, 上揭 論文, 46頁. 634) 影山光太郎, 上揭 論文, 123頁. 635) 影山光太郎, 上揭 論文, 21頁(“여기에서, “특징적인은, 기존의 기술에 비해서, 특히 발명의 효과로의 기여에 대해 특징적인 의미이다. 앞의, 비행기 발명의 경우, 날개, 프로펠러, 동력 장치 등이 특징적이며, 바퀴 등은 특 징적인 구성요소가 아니다. 또한 특징적인 구성요소에 대해 공지하지 않고 신규성이 있다 (특허법 제 29 조 제 1 항), 진보성이 있다 (동조 제2항)라는 관점에서 논할 수 있지만, 이것은 특허성립요건에 대한 생각할 수 있는 것이다. 이 시점에서, 특징적인 구성요소는 특허성이 있는 사항을 구성하는 것이다. 특징적인 구성요소 는 특허 청구의 범위(청구항, 특허법 제36조 제2항)를 기본으로 하고, 필요에 따라 명세서(동조 제2항)의 발명 상세한 설명 (동조 제3항), 도면(동조 제 2 항)을 참작하여 구할 수 있다.”). 636) 影山光太郎, 上揭 論文, 21頁(“特徴的な構成要素は、特許請求の範囲（クレーム）（特許法第36条第2項）を基 本とし、必要により明細書（同条第2項）の発明の詳細な説明（同条第3項）、図面（同条第2項）を参酌して求め られる。判例のいう「特徴的部分」について、p.185参照。なお、「構成要素」の語は、特許発明の特許請求の範 囲（クレーム）を分説して示すときの各部分の意味でも用いるが。”). 637) 影山光太郎, 上揭 論文, 123頁. 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 209 대상 발명의 특징적인 구성요소를 판단하여 원리를 추출한 후, 이하에서 발명자, 시험, 공동발명자의 인정 기준에 대하여 ➂-➄ 단계 순서로 적용하여 발명자를 판단할 수 있다.