마우스 _ [스경X캠프 현장] 윌리엄스 감독's PICK…양현종, KIA 타이거즈 캡틴 됐다 | 군포철쭉축제

한편, 신설되는 제33조의2는 무권리자 출원 특허에만 적용되고 정당한 권리자나 제3자의 출원에는 적용되지 않는다는 점을 분명히 하기 위해 제33조의2에 따라 특허 를 받을 수 없는 주체가 ‘무권리자’임을 분명히 할 필요가 있다.

3. 모인출원 특허에 대한 정당한 권리자의 구제 모인 출원 특허에 대한 정당한 권리자의 특허법상 구제 수단으로는 종래 출원일 소급제도(제34조, 제35조)만이 존재하였으나 2016년 특허법 개정에 따라 특허권 이전 청구 제도(제99조의2)도 마련되어 2 트랙으로 보호받을 수 있게 되었는데 우선 두 제 도에 대해 간략히 살펴보고, 모인대상발명에 일정한 변경을 가한 모인 출원 특허 상 황에서의 정당한 권리자 보호에 대해 살펴본다.

“판례법에 따르면 청구항에 의하여 규정된 발명에 기여한 모든 발명자가 있어야 한다고 제시하고 있다. 그리고 이 판결에 의하면, 종속청구항도 발명자를 인정하는 판 단의 대상이 된다. 물론, 이 경우에서도, 공동발명자가 될 수 있는 사람의 기여가 창조 적인 것이 불가결한 전제 조건이다.”379) 378) 財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 34頁(“連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件116の判例法によると、発明に対して創造的な寄与をした者 は何人も共同発明者となり、寄与自体に特許性があるか、又は発明的であるかということは、要件とされない。 この創造的な寄与は、当業者の通常の技能を超えるべきものである。例えば、ドイツの判例法により、発明者と して認められる者は、その寄与が最終的な成功の原因となったか、発見された解決策に決定的な影響を及ぼした 者、根底にある課題を解決する方法の基本概念を考案した者、又はその概念を実行に移した者である。もちろ ん、これは通常の技能を超えていることが条件とされる。全体的な成功に影響を及ぼさなかった、すなわち、発 見された解決策とは無関係な寄与のみによっては、共同発明者としての要件は満たさず、発明者又は第三者に よって与えられた具体的な指示に従って行われた寄与のみによっても、同様にみたさない。さらに、発明を実行 に移した者又は発明を試験した者は、通常その仕事が特定の課題にかかわるものでない限り、発明者とはみなさ れない。」”). 379)財団法人知的財産研究所, “国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書”, 2008, 35頁(“本調査研究においてドイツ調査を依頼した弁護士は、「連邦最高裁判所 Verkranzungsverfahren 事件121の判例法によると、クレームによって規定される発明に寄与したすべての発明者 が挙げられるべきであると示している。そして、この判決によると、従属クレームも、発明者を認定する判断の 対象となる。もちろん、この場合でも、共同発明者となり得る者の寄与が創造的であることが不可欠な前提条件 である。」との見解を示している。”), 발명자‧공동발명자 판단 법리에 대한 연구 4 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 발명자․공동발명자 판단 법리에 대한 연구 147 제4장 발명자 공동발명자 판단 법리에 대한 연구 I. 발명자 여부를 판단하기 위한 관련 법리의 연구 1. 서론 어떤 자가 발명자인지 여부를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이 글에서는 그 판단을 위 하여 필수적으로 필요한 관련 쟁점을 정리하여, 결과적으로 발명자 판단 법리의 발전 을 도모하고자 한다. 이 글은 발명자 판단 법리와 관련된 쟁점으로 ① 착상과 구체화 개념. ② 발명의 완성 시점, ③ 청구항의 신규사상을 기준으로 하는 법리 등을 검토한 다.

744) 성창익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우 모인출원이 성립하는지 여부”, 특허판례연구, 박영사, 2012, 332면. 한편, 권창환, “무권리자의 특허출원에 대한 판단기준”, 정보법판례백선 Ⅱ, 박영사, 2016, 23-24면(“실질적 동일성 여부를 중심으로 모인출원 여부를 판단하는 것에서 나아가 특허법의 조문에 충실하면 서도 모인출원에 대하여 탄력적인 대처를 가능하도록 하는 판단기준을 제시한 최초의 사례라는 점에서 그 의 의가 있다. 다만 추상적인 기준으로 인한 실무의 혼선을 막기 위해서는 앞서 언급한 후속판결에서와 같은 구 특허법상 모인(冒認) 법리 279 한 최초의 의미 있는 판결이라는 견해;745) ③ 실질적 동일성의 개념을 통해 무권리자 의 등록특허가 무효인지 판단하는 것은 한계가 있으므로, 실질적 동일성(객관적 요건) 의 범위를 넘는 부가구성이 추가되거나 종전 구성을 변경한 경우에도 창작에 대한 실 질적 기여 여부(주관적 요건)를 중점적으로 판단하여야 한다고 하면서 대상 판결을 지 지하는 견해746) 등이 있다.

2) 서울고등법원 2015. 11. 27. 선고 2014나12203 판결(60%) 원고는 대상 특허발명 1, 2는 원고가 피고 회사에서 근무하던 시절에 단독으로 발 명한 것임에도 불구하고, 피고 대표이사 김씨가 원고 몰래 발명자를 자신 단독으로 하 여 특허등록 하였다고 주장하였다.

기술탈취 관련 법규의 현황 및 문제점 35 보호 대상 위반 행위 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받 을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었 거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다. 성과 타인의 상당한 투자나 노력으 로 만들어진 성과 등 <부정경쟁행위(카목)> 타인의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영 업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타 인의 경제적 이익을 침해하는 행위 하도급법 기술자료 (합리적인 노력에 의하여 비밀 로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자 료, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치를 가지 는 것으로서 아래 어느 하나에 해당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 시공 또는 제품개발 등을 위 한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산ㆍ영업활 동에 기술적으로 유용하고 독 립된 경제적 가치가 있는 정보 ① 정당한 사유 없는 기술자료 제공 요 구 ② 기술자료 유용 - 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술에 대해 수급사업자가 출원을 하기 전에 원사업자가 선(先)출원하여 해당 기 술에 대한 특허권, 실용신안권을 선점하 거나, 수급사업자가 제공한 기술을 일부 수정하여 원사업자가 선(先)출원하는 경 우(공정위 심사기준 예시) 상생협력법 기술자료 (물품등의 제조 방법, 생산 방 법, 그 밖에 영업활동에 유용하 고 독립된 경제적 가치가 있는 것으로서 아래 어느 하나에 해 당하는 자료) 1. 특허권, 실용신안권, 디자인 권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보 2. 제조ㆍ생산방법과 판매방법 등 그 밖의 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보 ① 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위 ② 기술자료의 임치를 요구한 수탁기업 에 불이익을 주는 행위 ③ 위탁기업이 위 ① 또는 ②의 행위를 한 경우 해당 수탁기업이 그 사실을 관 계 기관에 고지하였다는 이유로 수탁· 위탁거래의 물량을 줄이거나 수탁·위탁 거래의 정지 또는 그 밖의 불이익을 주 는 행위 중소기업기 술보호법 중소기업기술 (중소기업 및 중소기업자가 직 접 생산하거나 생산할 예정인 제품 또는 용역의 개발ㆍ생산 <중소기업기술침해행위> ① 공공연히 알려져 있지 아니하고 합리 적인 노력에 의하여 비밀로 관리되는 중 소기업기술(침해대상 중소기업기술)을 부 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 36 보호 대상 위반 행위 ㆍ보급 및 사용에 필요한 독립 된 경제적 가치를 가지는 기술 또는 경영상의 정보) 정한 방법으로 취득ㆍ사용 또는 공개(비 밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 을 포함한다)하는 행위 ② 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 알고 침해대상 중소기업기술을 취 득ㆍ사용 또는 공개하는 행위 ③ 위 ①에 해당하는 행위가 개입된 사 실을 중대한 과실로 알지 못하고 침해대 상 중소기업기술을 취득ㆍ사용 또는 공 개하는 행위 관련 법률 위반행위에 대한 제재 부정경쟁방지법 ① 부정경쟁행위 금지청구권(제4조 제1항) (부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행 위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예 방을 청구할 수 있음). ② 부정경쟁행위 등에 대한 손해배상책임(제5조) (고의 또는 과실 에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 짐). ③ 부정경쟁행위 등으로 실추된 신용의 회복(제6조) (법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추시 킨 자에게는 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해 된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해 배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있음). ④ 부정경쟁행위 등의 조사 등(제7조) (특허청장, 특별시장·광역시 장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(시·도지사) 또는 시 장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로 는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영 업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 서류나 장부·제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사 하게 할 수 있음). ⑤ 위반행위의 시정권고(제8조) (특허청장, 시·도지사 또는 시장· 군수·구청장은 제2조제1호차목의 부정경쟁행위가 있다고 인정되 면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위 <표 3> 기술탈취 관련 법규(위반행위에 대한 제재 비교) 한편, 각 법규에 규정된 위반행위에 대한 제재를 비교해 보면 다음과 같다.

독일의 경우 이의신청 무효 사유로서의 모인에 대한 독일 특허법 제21조 제1항 제 3호에 따르면 특허의 ‘본질적 내용’이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하므로 발명 의 과제와 해결수단의 관점에서 특허발명과 모인대상발명(피모인발명)의 동일성이 요 구되며(BGH GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine Ⅱ) 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경 개량에 의해서는 동일성이 부정되지 않는다(BGH GRUR 1977, 594, 595 – Geneigte Nadeln.).979) 영국의 경우도 모인대상발명에 통상의 기술자의 기술상식에 불과하며 발명적인 것 인 전혀 없는 구성을 부가한 경우 발명자에 해당하지 않는다고 본 판결례가 있다.980) 979) Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 532-533 (“In any case, a prerequisite for usurpation is that the essential contents of the patent in suit have been usurped from “the description, drawings, models, devices or means” of the injured party (Section 21 para. 1 no. 3 PatG). Accordingly, the subject matter protected by the patent in suit must be objectively identical to the subject matter that had been in the injured party’s possession at the relevant point in time, taking the problem and solution underlying the invention into account. Amendment and modifications which are within the ambit of a person skilled in the art may be disregarded.”). 980) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 33 (“So far as the sticky poison concept is concerned that would follow by adding that which any ordinary skilled worker in the field of insect killing would have known. All that Professor Howse added to Mr Metcalfe’s idea is the common general knowledge of those in the art. There was nothing inventive about it and I do not see how Professor Howse could fairly be described as an inventor. The “heart” was Mr Metcalfe’s idea and his alone.”); Id. at paragraph 33 (“So it was because the sticky poison concept came from Professor Howse that Laddie J. awarded joint inventorship. He saw the Professor and Mr Ashby as joint “actual devisors” within the meaning of s.7. What I think Laddie J. overlooked is that their “contribution” amounted to no 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 378 3. 개선방안 가. 종래 기준의 평가 1) ‘실질적 동일성’ 기준 대법원 2003후2218 판결에 따른 실질적 동일성 기준은 다음과 같은 장 단점이 상 정된다.

다) 모인자의 기여에 관하여 현행법상 가능하다고 생각되는 대응 위 보고서에서는 이전청구를 인정하는 것을 전제로 하는 경우, 모인자의 기여에 관 하여는 특단의 입법조치를 하지 않아도 아래와 같은 대응이 가능한 것으로 보고 있다.