행정 - ‘감 잡았어’ 박병호도 김현수도 장타 기대감 상승 | 군포철쭉축제

제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하 는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. ② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. ③ 타인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖 는 발명(이하 본조에서 ‘타인의 발명’이 <표 45> 특허법 개정방안(방안 1) 乙 단독의 권리로 되는 문제가 있고, 甲으로서는 발명 A3에 대한 출원 특허를 거절 무효로 할 수도 없어 피모인자 보호에 충실하지 못한 점이 있게 된다.

나. 특허권 이전청구제도 모인의 성립 범위와 이전청구 인정 범위의 관계에 대해서는, ① 거절 무효의 범위 를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정하는 방안, ② 거절 무효의 범위를 넓게 보되 이전청구는 좁은 범위로 한정하는 방안, ③ 거절 무효의 범위를 좁게 보고 동일 한 범위로 이전청구도 인정하는 방안 등이 가능할 것이다. 학설 중에는 ①의 입장을 취한 견해도 있고,1041) ②의 입장을 취한 견해도 있으며,1042) ③의 입장을 취한 견해도 1039) 특허청, 특허 실용신안 심사기준, 2018. 8., 2109-2110면; 김관식, 앞의 해설(모인출원, 직무발명제도 해설), 179-180면(“우리나라 특허법 제34조, 제35조에 대응하는 독일 특허법 제7조 제2항 및 제8조, 영국 특허법 제8 조 제3항 (c) 및 제37조 제4항 등에서 정당한 권리자가 출원일 소급의 이익을 누릴 수 있는 발명(독일의 경우 에는 우선권주장의 근거가 될 수 있는 발명)의 기준이 되는 발명은 ‘모인대상발명’이 아닌 ‘모인출원발명(die Erfindung selbst, des Patents, the earlier application, the specification of that patent)’으로 해석된다. 우리나 라 심사지침서에도 동일한 취지로 되어 있다. 특허청, 특허 실용신안 심사지침서, 2011, 2106면 및 5309면; 특 허청, 특허 · 실용신안 심사기준, 2015, 2109면 및 5311면. 일본의 경우에도 출원일 소급제도에 대하여 마찬가 지로 이해하고 있는 것으로 보인다.”). 1040) 강경태, 앞의 토론문(모인출원 토론문), 2면. 1041) 조영선, 앞의 논문(모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제), 365-366면(③의 입장을 취하면 피모인자가 모인출원을 이유로 이전청구권을 행사할 수 있는 여지가 좁아지게 되는 점, 이 때 뒤에서 보는 것처럼 출원발 명의 가공자(加功者)인 피모인자는 그 기여분에 상응하여 특허권의 공유지분을 획득한다고 해야 하는바, 이는 기존의 우리 특허법 해석론과 실무에서 벗어난 새로운 시도여서 그 적용 범위를 너무 넓히는 것은 적절치 않 다는 점, ①의 입장을 취하여 진보성 없는 기술적 변형을 단순 모인출원으로 취급하더라도 여전히 모인자에게 는 가공(加功)에 상응하는 금전적 보상의 가능성이 남아 있는 점 등을 고려하면 ①이 타당할 것이라는 견해). 1042) 손천우, 앞의 논문(정당한 권리자의 특허권 이전등록청구제도), 314-316면(“출원일 소급제도만 있을 때에는 모인대상발명의 핵심적(특징적) 구성을 모인(탈취)하여 출원 등록한 모인출원발명을 등록무효로 볼 것인지 여 부가 쟁점이었기 때문에 모인대상발명과 모인출원발명 사이의 동일성의 의미와 범위를 다소 확대할 필요성이 있었고, 그러한 해석이 구체적 타당성에도 부합되었다. 위 대법원 2009후2463 판결도 그러한 의미에서 이해할 수 있다. 그러나 이전등록청구의 경우는 정당한 권리자에게 모인대상발명과 동일하다고 볼 수 없는 부분을 포 함한 특허발명 전체에 대해 이전등록을 인정해야 하는지는 별개의 문제이다. …… 제3설은 제2설과 같이 출원 일 소급제도와 특허권 이전등록청구에서의 발명의 동일성을 다르게 보되, 모인출원발명에서 변경 부가된 구성 의 내용에 따라 공유지분을 인정하는 것도 가능하다는 입장이다. 모인출원자가 상당한 정도의 구성을 변경 부 가한 경우 이전등록청구를 일체 허용하지 않고, 출원일 소급제도만을 허용한다면 모인출원자가 변경 부가시킨 구성이 진보성이 인정되는 등의 발명으로서의 가치가 인정되는 경우에도 사장된다는 문제점이 있기 때문에 이러한 경우에는 정당한 권리자의 이전등록청구를 인용하되 모인출원자의 공유지분청구권을 인정할 수도 있 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 402 있다.1043) 4. 정리 정당한 권리자의 구제 수단으로서 ① 출원일 소급제도와 ② 특허권 이전청구 제도 가 있는데, 두 수단에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)가 다르게 되는 것은 문제가 있을 것으로 생각된다. 예를 들면, ①의 경우는 좁게(거절 무효의 범위를 넓게 보되 정당한 권리자의 출원일 소급 범위는 좁게 인정) ②의 경우는 넓게(거절 무효의 범위 를 넓게 보고 동일한 범위로 이전청구도 인정) 보게 되면, (i) 출원일 소급제도를 활용 하면 오히려 이전청구제도에 비해 불이익한 결과가 도출되어 불합리한 점이 있고, (ii) 현재도 그 활용도가 높지 않은 출원일 소급제도의 존재의의가 더욱 퇴색될 것이라는 점도 있는 등 합리적인 제도 운영이라고 보기는 어렵다. 따라서 두 수단에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)는 동일하게 보아야 할 것이다.

나. 東京地方裁判所 平成27年2月26日 平成23年(ワ)第14368号 判決(대상 발명1: 100%, 대상 발명2: 100%, 대상 발명3: 70%) 출원서의 기재에 따르면 대상 발명1의 발명자는 원고이며, 대상 발명2의 발명자도 원고이고, 대상 발명3의 발명자는 원고 및 B이다. 원고는 대상 발명 1 및 2에 대하여 는 (기재에 따라) 100% 지분율을 주장하면서, 대상 발명 3에 대하여는 공동발명자 B 가 주로 데이터의 취득, 명세서 작성 등 창조성이 낮은 작업을 하였다는 이유로 자신 의 지분율을 70%로 주장하였다.

첫째, ‘특허를 받을 수 있는 자’에 대해 규정하고 있는 특허법 제33조를 개정하여, ① 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명에 대해서는 정 당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 점, ② 피모인자와 모인자의 공 동 기여가 인정되는 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다는 점을 항을 신설하 여 규정하고, 관련 조문을 이에 따라 정비하는 방안이 가능할 것이다. 둘째, 무권리자 특허출원에 대한 특허요건 특례 규정을 두고, 무권리자에 대해서는 예외적으로 비공지 모인대상발명을 진보성 판단의 선행기술로 활용하도록 하는 방안 결 론 429 인데, 무권리자 출원 특허에 대해서는 ① 모인대상발명만을 근거로 진보성 판단을 허 용하는 방안과 ② 모인대상발명 단독으로 또는 모인대상발명과 다른 공지 선행기술의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

한편, 법원에 의해 인정된 발명의 완성과 관련된 사실인정은 다음과 같다.

대법원은, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무 권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 절차 (제35조)에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따 르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 판시 하였는데, 항소심 계속 중 원고는 이 사건 특허발명과 동일한 ‘다중번호 서비스를 위 한 다중 인터페이스를 갖는 이동통신단말기 및 그 제어방법’을 발명의 명칭으로 하여 2010. 3. 11. 특허출원하였고(무권리자의 출원 후에 한 정당한 권리자의 출원임을 주장 하였고, 동일자로 심사청구함), 대법원 2012다11310 판결 선고 이후인 2014. 11. 28. 이 사건 특허에 대해 무효심판(2014당3053)이 청구되었다.

개정안에 따르면 무권리자 출원 특허에 대해서는 제29조 외에 특허요건 특례 규정 을 추가하여 모인대상발명으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 범위까지는 거절 무효로 할 수 있게 된다. 구체적으로는, ① 방안 1과 유사하게 ‘모인대상발명으 로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 발명’만을 거절 무효 대상으로 하는 방 안(방안 2-1)과, ② 모인대상발명 단독으로 혹은 모인대상발명과 다른 공지 선행기술 의 조합을 근거로 진보성 판단을 허용하는 방안(방안 2-2)이 가능할 것이다.

사. 東京地方裁判所 平成29年3月27日 平成26年(ワ)第15187号 判決(14.3%=1/7) 대상 발명의 출원 시 원고 포함한 총 7명(원고, D, E, B, F, G 및 H)이 발명자로 기 재되었다는 점에 대하여는 당사자 간에 다툼이 없다. 원고의 지분율 산정에서 법원은 대상 발명의 특징적 부분의 창작적 기여에 관한 착상 및 그 구체화에 기초하여 다음 과 같이 판단하면서.668) 원고 지분율을 14.3%(=1/7)로 판단하였다.

다. 쟁점 모인대상발명을 변경하여 출원하는 경우 모인으로 인정되는 범위는 정당한 권리자 의 구제와도 밀접한 관련이 있는데 이하 2 트랙 제도 별로 살펴본다. 다) 공동발명자의 지분율 산정기준 및 산정방식 (1) 공동발명자의 지분율 산정의 고려요소 공동발명자의 지분율을 산정하기 위한 影山론에 따르면 발명자, 공동발명자를 인정하는 사안정리의 요소로 원리·모델의 구분 가능성, 원리에서 모델의 예측 난이성 을 다룬다.167) 1) 원리, 모델의 구분 影山론에 따르면 발명의 성립과정에서 “‘원리를 고려한 착상’은 ‘착상’의 본질이 며, ‘모델 설정’(모델)은 ‘착상 구체화’의 중심이라고 한다.168) 즉 원리는 고려함(생각) 이며, 모델은 창안한 것으로 보여 원리와 모델 간을 대비하여 원리는 “추상적·무형적· 불가시적·증명이 어려움·관련한 비용이 적음·개인이 부담하는 측면을 가지는 반면, 모 델은 구체적·유형적·가시적·증명이 용이, 관련 비용이 많음·복수자나 조직에서도 가능 이라는 측면을 가지는 것이다.”169) 결국 원리와 모델의 구분은 구체적인 모델에서 추 상적인 물리·화학의 원리를 추출하는 것이라고 주장한다.170) 166) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 101頁(“（i）が、より明確である からである。ここで、客観面は原理モデルの他、実験による発明の場合には、一応の原理（p.56図4-2、4-3のB 1）の検討も含まれる。”). 167) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“。発明者・共同発明者認定 のための事案整理の要因として、原理・モデルの区分可能性、原理からモデルの予測難易性を採り上げた（p.120 図8.1はこれを採用）。”). 168) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“発明において、「原理を考 えた着想」（原理）は「着想」のエッセンスであり、「モデルの設定」（モデル）は「着想の具体化」の中心で ある。”). 169) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“原理は、「考える」ことで あり、モデルは「創るにとである原理とモデルを対比して見ると、原理は、抽象的、無形的・不可視的・立証が 困難・かかる費用が少ない、個人が負う、のに対し、モデルは、具体的有形的、可視的・立証が容易かかる費用 が多い複数人や組織でも可ということがいえよう。”). 170) 影山光太郎, 「発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から評価・処遇へ －一般・実験・共同発明の場合の 発明者認定と共同発明者間の寄与割合算定の基準・手順－」, 経済産業調査会, 102頁(“結局、原理とモデルの区分 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 96 2) 원리, 모델의 중요성 및 예측 난이성 발명의 가치는 원리의 가치에 모델의 가치를 합한 것이다. 그리고 원리와 모델의 가치에 대한 독창성(창작성)을 통해서 확인할 것이다. 원리와 모델에서 각각의 중요도 (발명에 대한 중요성의 비율)를 고려하여야 한다. 171) 원리·모델의 중요도에 대하여, 이하 2가지 측면으로 고려한다. ① 원리·모델의 절 대적 가치 및 ② 원리·모델의 가치 사이의 상대적 규모이다.172) 影山론이 논한 발명의 가치에 대하여, 대상 특허발명에 대해 발명의 가치 자체에 대해서는 묻지 않고, 발명 자의 인정 및 공동발명자 사이의 지분율을 고려하기 때문에 원리와 모델의 중요도에 대해 고찰한 것이라고 한다.173) 이하에서 구체적으로 원리 및 모델의 중요도를 설명한 다.