생활문화 - “나는 완전히 장라인”…‘정오의 희망곡’ 김민아, ‘여자 장성규’의 거침없는 입담 | 군포철쭉축제

미국의 경우 2011년 개정 전 특허법(pre-AIA)에 따르면, 모인대상발명과 동일한 발 명은 제102조(f)항에 의해 특허를 받을 수 없음은 물론, 제103조에서 모인대상발명도 진보성을 부정하는 선행기술로 사용할 수 있도록 규정하고 있었다. 하지만 2011년 특 허법 개정에 따라 제102조(f)항이 삭제되었는데, 다른 관련 조항들에 의해 제102조(f) 항의 기본 취지는 개정 후에도 여전히 유지된다고 보고 있지만, 모인대상발명을 진보 성 부정의 근거로 삼을 수 있는지는 불명확한 것으로 보인다.

마. 소결 智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決로 인하여 대만실무에서의 공동발명 자 인정기준이 미국의 그것과 유사해졌다고 설명한 논문이 있다.361) 따라서 법원은 실 질적 기여로 판단하는 외에 공동으로 협력한 사실, 그리고 법원이 공동발명자의 검증 한 과정에서 법원이 각 청구항에 대해 검증한 동시에 원고의 증거에 대한 추정력(미 국 보강증거, corroboration)에서도 판단한다. 대만의 한 학자는 공동발명자 인정에 대 한 미국처럼 청구항의 기재로 의거하여 판단하는 것이 적절하다고 설명한다.362) 358)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“依據一般光譜之解讀規則與化學分析之知識而予以解析，雖與 IUPAC 名稱之命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明 人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人”). 359)智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(“縱可認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申請事 宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過 程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正 付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人 縱協助系爭專利一完成申請專利之工作亦難謂係共同發明人。”). 360) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 137頁. 361) 陳秉訓, “論共同發明人之認定與管理”, 全國律師 19卷10期, 2015, 12頁. 362) 姚信安, “論共同發明人之判斷──以美國生化領域實務見解簡評智慧財產法院一○二年度民專上字第二三號民事 判決”, 月旦法學雜誌, 275期, 2018, 138頁. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 140 VI. 독일의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방 법363) 1. 공동발명자 판단 법리 가. 발명자 판단 법리 독일 특허법에서 발명 및 발명자에 대한 개념을 규정하지 않고 있다.364) 발명에 대 한 연방대법원(BGH)의 판결에서 발명에 대해 해석하고 있다. 따라서 “특허에 의한 보 호 가능한 발명을 지배 가능한 자연력의 개재 사용 하에 이루어지는 계획성을 가진 행위에 관한 교리로 규정하고 있다.”365) 독일 특허법이 발명자에 대한 규정을 두고 있 지 않지만 한 보고서가 조사한 자료를 통해서 발명자에 관련된 개념은 판례법에 의해 만들어지고 있다고 한다. 발명자 인정기준에서 3가지 중요한 요소가 검토된다.

둘째, 발명의 구성의 완성이 중요하고 그 구성이 청구항의 구성요소로 표현되는 기 술분야에서는 ① 청구항을 기준으로 하는 원칙에 따르며, ② 청구항의 (공지요소가 아 닌) 신규요소를 구분하고, ③ 모든 청구항의 기술적 중요도를 판단하고, ④ 나아가 청 구항의 신규요소의 기술적 중요도를 판단하는 단계를 거쳐 지분율을 산정할 수 있을 것이다. 기존의 판례들이 지분율을 산정하는 방식은 여러 (중요하든 중요하지 않든) 여러 관련 요소들을 제시하고 그것들을 종합적으로 고려하여 결과치를 책정할 뿐이어 서 산정방법이라고 보기가 어렵다. 위와 같이 청구항의 신규요소를 기준으로 산정하 는 방법이 진일보한 방법이라고 생각된다.

피고는 원고는 대상 직무발명의 발명자가 아니며, 피고 회사의 특허과의 특허기술 담당자 I가 단독발명자라고 주장하였다.

법원은 피고 주장을 받아들이지 않고 대상 직무발명에 대한 직무발명 보상금 지급 의 의무를 인정하였으며, 해당 직무발명은 원고 2명이 공동으로 발명하였으며, 각자의 지분율을 50%로 인정하였다.

다. 3단계: 각 신규요소에 대한 공헌도 결정 해당 청구항의 해당 신규요소에 공헌한 공동발명자를 결정하고 그 공동발명자의 공헌도(지분율)를 결정한다. 즉 청구항 제1항의 C 요소에 대하여 갑, 을 및 병이 공헌 하였다고 결정한 후, 갑, 을 및 병이 C 요소에 공헌한 정도를 결정하는 것이다. 여기서 갑, 을 및 병의 지분율의 합은 100%가 되어야 한다.

주청구가 출원의 분리이전, 예비적 청구가 출원의 공유를 구하는 것으로 하면, 출 원의 분리이전이 가능한 경우에는 출원의 공유에 대하여는 인정될 여지가 없다고도 생각할 수 있지만 연방대법원은, 출원의 분리이전이 가능하였더라도 이것이 원출원을 공유로 하는 판단에 반드시 우선하는 것은 아니라고 하였다.892) 3) 관련 판례 ① BGH 01.03.1977- X ZB 5/75 <사안의 개요> 1960. 7 28. 출원되고 1961. 7. 20. 공개된 독일 특허출원에 대해 모인을 이유로 이 의신청한 사안에서 특허청 이의심사부(Patent Division)는 신규성 결여 등을 이유로 특허 취소결정하였다. 특허권자는 위 결정에 불복하여 연방특허법원에 소를 제기하였 고 정정된 청구범위에 대해 특허유지결정을 구했는데, 특허권자는 청구범위에 물건의 발명만을 기재하고(방법 발명은 모두 삭제) 명세서에는 이의신청인이 피모인부분이라 고 주장하는 전방경사니들(forwardly inclined needles) 구성이 그 자체가 아니라 다른 구성과 함께 청구되었음을 기재하였다.

원고의 주장은, (i) 원고는 이 사건 특허발명의 특허출원 당시 이미 특허등록된 선 행발명과 다른 비공개기술로서 볼 밸브용 볼의 라이닝 작업 시 볼을 지지하는 연결핀 에 액츄에이터를 연결하여 강제적으로 퇴출시키는 모인대상발명을 보유하고 있었고, (ii) 모인대상발명과 이 사건 특허발명은 실질적으로 동일한 발명이며, (iii) B는 이 사 건 특허발명의 기술적 창작에 별도로 기여한 바 없이 원고의 모인대상발명을 모인한 자로서 발명자에 해당하지 아니하므로,735) 발명자가 아닌 B로부터 특허를 받을 수 있 는 권리를 승계 받아 이 사건 특허발명에 대한 특허를 출원한 피고는 무권리자라는 것이다. 반면 피고의 주장은, (i) 이 사건 특허발명과 모인대상발명은 액츄에이터의 연 결핀에 대한 기능 및 자동 제어부의 구성에서 현저한 차이가 있어 동일한 발명이라고 보기 어렵고, (ii) 원고 선행발명의 문제점에 관한 해결을 구상하던 B가 독자적으로 이 사건 특허발명을 개발하였다는 것이다.

한편, ‘실질적 기여’ 기준을 적용할 경우 실질적 기여가 인정되지 않는 범위의 변경 개량에 대해서는 모인자 乙의 특허를 받을 수 있는 권리가 전혀 인정되지 않게 된다. 항소심 법원은, 등록된 특허의 경우 원고의 발명과 동일성이 인정되지 않아 모인에 해당하지 않는다고 보았지만 당초 출원의 청구항 1부터 3에 대해서는 유사성을 인정 하였고 원고의 손해배상 청구를 받아들였다.