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특허법상 모인(冒認) 법리 275 사안 법원의 판단 2016허9219 (협력관계에 있었지만 발 명은 일방 당사자 단독 으로 완성) 기술전문가와 물적‧인적 후원기 업 사이의 공동개발과정 중의 분쟁. 협력관계 유지되던 중 피고들이 특허출원한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 공동출원규정 위반 아님(발명에 대한 기여 X) 2015허8042 (공동개발 종 료 후 단독 으로 개량 출원: 공동발 명이며 공동 출원규정 위 반으로 무효) (i) 원고 회사(대표이사 甲)와 피 고 회사(대표이사 乙)는 주관기 관(중소기업진흥공단)의 관여 하 에 1차 협약(시제품 제작을 위 한 위탁개발협약, 산출물에 대 한 권리는 甲에 귀속)과 2차 협 약(보완시제품 제작을 위한 위 탁개발협약, 주요 내용은 1차 협약과 동일)을 체결함. (ii) 모인대상발명은 아이디어개 발계획서 및 1, 2차 협약에 따 른 1, 2단계 결과보고서의 산출 물. (iii) 이 사건 특허발명은 乙이 모인대상발명을 변경한 것. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원 아님(실질 동일 X) ③ 甲과 乙은 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 甲과 乙은 공동발명자에 해당(특허법 제44조 위반으로 무효) 2016허3730 (공동발명자 중 1인의 아 들이 출원: 모인으로 무 효) 원고회사의 대표이사와 고문으 로 재직하였던 피고가 재직 중 원고회사 직원, 금형설계업체 대표 등과 공동으로 발명한 것 을 피고의 아들이 무단으로 출 원하였다는 것이 원고의 주장이 며, 피고는 자신의 아들이 발명 자라고 주장한 사안. ① 2003후2218 판결 인용 ② 제33조 모인출원에 해당(실질 동일 O, 발명자 또는 승계인 X) ③ 피고, 원고 직원, 금형설계업체 대표 등이 공동발명자로 인정되었지만 공동 출원 위반이 문제로 되지는 않음. - 피고의 아들 C가 자신을 발명자로 하 여 특허를 받은 후 피고에게 권리를 전 부 이전한 사안으로 피고는 자신의 아 들 C가 단독발명자라고 주장하였지만, 당초 출원인인 C는 정당한 권리자가 아 니라고 판단된 사안임. 2017허2666 (사업제안과 특허권의 이전청구를 부정한 대 법원 2014. 5. 16. 선고 2012다 ① 2003후2218 판결 인용. ② 실질적 동일성과 모인 행위 모두 인 <표 25> 모인 여부 판단 특허법원 판결 정리 사자가 실질적인 협력관계에서 이 사건 특허발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실 질적으로 기여하였다고 보아, 공동발명자에 해당한다고 판단한 점이 특징이다.

Ⅳ. 중국의 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법 중국 특허법실시세칙 제13조가 발명자를 “발명창조의 실질적 특징에 대하여 창조 적 공헌을 한 자”라고 정의한다. 그리고 그 발명창조는 청구항의 발명을 기준으로 한 다. 여기서의 실질적 특징이 적어도 신규성을 구비하여야 할 것인데, 나아가 진보성까 지 구비하여야 하는지에 대하여 명확하게 설명한 자료는 발견되지 않았다. 여기서의 창조적 공헌이 공동발명자 판단에서 적용된다는 설명이 있는데, 그 창조적 공헌이 실 질적 특징에 대한 공헌과 어떻게 다른지에 대하여 설명하는 자료를 발견하지는 못하 였다.

또한, 항소법원은, 권리귀속분쟁이 특허청과 법원에서 모두 진행될 수 있도록 하는 제도의 문제점을 지적하면서 간단한 사건의 경우를 제외하고는 가급적 특허청이 법원 으로 사건을 이관하는 것이 바람직하며,948) 분쟁이 지연될 경우 양 당사자 모두에게 945) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 33 (“So far as the sticky poison concept is concerned that would follow by adding that which any ordinary skilled worker in the field of insect killing would have known. All that Professor Howse added to Mr Metcalfe’s idea is the common general knowledge of those in the art. There was nothing inventive about it and I do not see how Professor Howse could fairly be described as an inventor. The “heart” was Mr Metcalfe’s idea and his alone.”); Id. at paragraph 33 (“So it was because the sticky poison concept came from Professor Howse that Laddie J. awarded joint inventorship. He saw the Professor and Mr Ashby as joint “actual devisors” within the meaning of s.7. What I think Laddie J. overlooked is that their “contribution” amounted to no more than adding the common general knowledge in the art.”). 946) 즉, 만일 Howse 교수가 무엇인가를 부가하였다면(sticky poison concept), 그것은 Metcalfe의 당초 아이디 어(자성분말의 사용)와 분리불가하여 결합되며 따라서 Foskett 법리(Foskett v McKeown [2000] UKHL 29; [2001] A.C. 102)에 따라 아이디어 혼합의 결과물은 모두 IDA에 귀속된다는 주장. 947) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 42 (“So here, Mr Prescott argued, if indeed Professor Howse had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by Mr Metcalfe (try magnetic powder in the trap) and accordingly, following Foskett the resulting mixture of ideas all belonged to IDA. I do not think this analogy holds good in the context of an entitlement dispute. Nor do I think it should. First, I do not think the property tracing analogy is good at least in this context—the law of confidential information is too complex for that. Secondly, the s.8 jurisdiction, although based on an entitlement, is free-standing with its own remedies. The Comptroller is given a very wide discretion once a finding of entitlement is made: he can order licences, cross-licences, the power to sub-licence and amendment of the patent, all to fit the justice of the case—see s.8(2). There is no need for an all-or-nothing solution. So if B, having taken A’s idea, genuinely adds inventive material of his own, there is ample power to produce an equitable and fair commercial solution.”). 948) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph 44 (“iii) It is clearly unsatisfactory for a dispute to be in two different fora. So, as I have already said, if the Comptroller finds that there are (or are going to be) parallel proceedings for breach of confidence or contract in the Court (High or County) then, unless he is satisfied that resolution of the entitlement proceedings before him will resolve all matters between the parties, he should normally, at a very early stage, refer the dispute to the court using his powers under s.8(7) or the corresponding sections. And even if there are no parallel proceedings in the court, he should seriously consider making such a reference in complex cases. He did so, rightly, for instance, in Markem. The Comptroller’s jurisdiction should be reserved for relatively straightforward cases.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 363 모인의 의의 우리나라 모인출원: 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아 닌 자(무권리자)의 출원. 일본 모인출원: 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 않은 자가 행한 출원. 미국 타인의 발명을 도용하여 특허출원하는 것. 타인에 의한 완전한 발명의 착상 (conception)과 그 착상이, 모인이 의심되는 자에 대하여, 그 자가 당해 발명 을 지득한 것을 증명할 수 있는 날보다 전에 전달되었을 것(communication) 이 요구됨. 독일 특허의 본질적 내용(essential contents)이 타인의 발명의 설명‧도면‧모형‧기기 혹은 장치로부터 혹은 타인이 사용하는 방법으로부터 해당 타인의 동의 없 이 취득되어 있을 것(절취)(독일 특허법 제21조 제1항 제3호). 영국 영국 특허법 제7조 제2항에 규정된 특허를 받을 수 있는 주체(발명자/공동 발명자, 예약승계인, 승계인)가 아닌 자에 의한 출원‧특허. <표 32> 모인의 의의(주요국 비교) 손해이므로(이 사건의 경우도 PCT 출원 후 약 8년간 양 당사자 모두 발명의 실시를 못하고 있음을 지적하고 있음) 당사사 간의 합의를 통해 조기에 분쟁을 해결하는 것 이 바람직하다는 점을 강조하고 있다.949) 이 사건이 특허청에서 항소법원에 이르기까지 발명자 판단이 계속 변경된 이유는 발명적 착상(inventive concepts) 특정이 달라졌기 때문이다.950) III. 정리 이상 살펴본 주요국의 모인 법리를 쟁점별로 정리해 보면 다음과 같다.

다. 주관적 요건 필요 여부 조영선 교수는 공동발명자 요건에 객관적 요건 외에 주관적 요건이 필요하다고 주 장하며, 그 주장의 근거로 저작권법에서 주관적 요건을 필요로 하므로 특허법에서도 필요하다는 점을 제시한다.48) 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 무엇일까? 혹시, 저작권법에서 주관적 요건이 필요한 이유가 특허법에서 주관적 요건을 필요로 하기 때문이 아닐까? 필자는 이 글에서 저작권법에서든 특허법에서든 주관적 요건이 반드시 필요한 것이 아니라고 주장한다.

II. 주요국의 법리 1. 일본 가. 모인의 의의 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 자연인인 발명자에게 귀속되지만(일본 특 허법 제29조 제1항 본문), 이러한 특허를 받을 수 있는 권리는 양도가 가능하며(동법 제33조, 제34조) 따라서 출원이 가능한 자는 이러한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 한하며 그 이외의 자가 출원을 한 경우에는 거절되고(동법 제49조 제7호), 과오 로 등록된 경우에는 무효사유로 된다(동법 제123조 제1항 제6호). 이와 같이 특허를 772) 조영선, “모인 특허권에 대한 이전청구의 법률문제”, 사법 제39호, 사법발전재단, 2017. 3., 9-10면. 773) 제2설에 대해 출원일 소급제도는 모인특허출원을 무효로 시키는 것이기 때문에 발명의 동일성의 범위를 넓 게 보더라도 정당한 권리자가 실제 발명한 것 이상의 권리를 취득할 위험이 없다고 설명하고 있는데, 거절 무 효되는 범위와 출원일 소급이 인정되는 범위를 동일하게 보면 문제없는 설명이지만, 앞서 본 바와 같이 두 범 위를 달리 보는 견해도 있다.

- 大阪地判平成12年7月25日(最高裁ホームページ)는, 발명의 특징의 일부는 원고가, 기타 부분은 피고가 생각한 것으로 인정되기 때문에 본건 양 발명은 원고와 피고가 공동으로 창작한 것이며 공동발명으로 보는 것이 상당하다고 판시하였다.

법원은 먼저, 원고는 연구에 필요한 장비 및 인력을 지원하고 피고 A의 기술적 도 움으로 이 사건 모인대상발명인 SL200 및 SL210 서지보호기를 이 사건 특허발명의 출 원일 전에 개발한 사실을 인정한 다음, 이 사건 모인대상발명의 발명자로 인정받기 위 해서는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 할 것인데, ① 원 고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술 분야에 전혀 기술력이 없었던 점,715) ② 원고의 직원들이 이 사건 모인대상발명의 개 발에 일정부분 관여한 사실을 인정할 수는 있으나, 그들의 역할은 피고 A를 보조하는 수준에 있었던 것으로 보인다는 점716) 등을 근거로 원고의 직원들을 이 사건 모인대 715) 원고는, 피고 A가 이 사건 모인대상발명의 연구개발에 참여하기 이전에는 서지보호기술분야에 전혀 기술력 이 없었고, 이에 기술제공의 대가로 피고 A에게 2억 원과 기여 매출액의 5%를 로열티로 지급하였을 뿐만 아 니라 원고 대표이사 지분 10%를 양도하는 이 사건 본약정 및 추가약정을 체결하였다. 이에 비추어 피고 A는 서지보호기술 분야에 대한 전문적인 지식과 기술을 보유하고 있었고, 이 사건 모인대상발명의 기술적 사상의 창작에 중요한 역할을 한 것으로 보인다.