마우스 _ 옛 광주교도소 유골 261구…5·18 당시 행불 보상 신청자보다 많아 | 군포철쭉축제

2심에서 비록 특허공보가 원고 및 피고 이사인 D를 공동발명자로 기재하고 있으 나, 피고 측에서 피고 이사인 D가 대상 고안의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다는 증거가 부족하므로 피고 이사인 D는 대상 고안의 발명자로 보기 어려 우므로 원고를 대상 고안의 단독발명자(지분율 100%)로 인정한 사례이다.684) 본 사례 684) 서울고등법원 2013. 1. 10. 선고 2011나100994 판결(“한편 갑 제1호증의 기재에 의하면, 제1고안에 관하여 원 고뿐 아니라 피고 회사의 이사인 D도 실용신안 공보에 고안자로 함께 기재되어있는 사실을 인정할 수 있다.

발명자로 인정되기 위해서는 그가 기여한 부분이 신규성 및 진보성 충족에 기여하 여야 하는지에 대하여 이견이 존재한다. 판례에서는 구성요소 중 ‘특징적’ 부분의 완 성에 기여한 자를 발명자로 설명하는데, 그 특징적 부분이 진보성 충족에 기여하게 하 는 부분인지 여부에 대하여는 구체적인 설명을 회피하고 있다.

① 모인자의 발명과 진정한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우 모인자의 발명과 진정한 권리자의 발명이 모두 권리범위에 기여하는 것인 경우에 는, 아래 재판례의 입장을 전제로 하면, 모인자와 진정한 권리자 각각의 기여에 따라 권리의 공유로 되는 것으로 보고 있다.

62) 신혜은, “특허권의 공유에 관한 비교법적고찰 및 실무상 유의점”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 341면(“발명자를 확정하고 기여도를 산정하는 것은 직무발명에 따른 보상이나 추후 발생할 수 있는 손해배상 과 관련해서도 중요하다.”). 63) 해당 제품에 여러 기술, 여러 특허가 적용된 경우 특정 기술이 그 제품의 가치상승에 미친 영향을 기여도라 칭한다. 정차호·문려화, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리”, 정보법학 제21권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 공동발명자 판단 법리 및 공동발명자 간의 지분율 산정방법에 관한 우리나라, 일본, 미국, 중국 및 독일의 법리연구 65 공동발명자 간의 지분율을 정확하게 산정하는 것은 직무발명 보상금의 배분을 위 해서도 매우 중요하다.64) 통상적으로 미리 협의, 결정한 바가 없고 또 신뢰할 수 있는 관련된 증거가 제시되지 못하는 경우에는 민법의 물건의 공유에 관한 일반 원칙에 따 라 공동발명자간 균등한 지분율을 인정하게 된다.65) 나. 지분율의 산정방법 우리나라에서 공동발명자 지분율의 산정방법에 대하여 학설상 논의한 글은 매우 드물다. 권태복 교수의 “산학관 공동연구 결과물(발명)의 소유권 배분기준에 관한 연 구”도 언급은 하고 있으나 구체적 산정방법을 제시하지는 못하고 있다.66) 정차호 교 수의 논문이 (여전히 부족하기는 하나) 그나마 구체적인 산정방법을 제시하고 있으므 로, 이하 그 방법을 ‘정차호 (지분율) 산정방법’이라고 칭하며 아래에서 소개한다. 기 존 방법은 여러 단점을 가지는데, 그 방법이 그 단점을 최소화 또는 축소화 한다고 생 각된다.67) 그 방법은 기본적으로 청구항을 기준으로 지분율을 산정할 것을 제안한다.

위와 같은 입법적 해결 방안들은 후속 연구를 위한 토대 제공을 위해 그 방향성을 제시한 것으로 향후 그 필요성이나 타당성에 대해 면밀한 추가 검토가 필요할 것이다.

피고는 대상 발명 1 및 2에 대하여는 다투지 않고, 대상 발명3에 대한 원고의 지분 율이 60%라고 주장하였다. 통상 별도의 지분율 기재가 없는 경우 균등지분율이 원칙 이므로 이 경우 회사는 50%를 주장할 수도 있을 것이나, 대상 발명 1 및 2에 대하여 원고가 단독발명자라는 점을 감안하여 60%만을 주장한 것으로 보인다.

한편, 특허법상 관련 규정에 따라 타인의 기술(모인대상발명)을 탈취한 자가 모인 대상발명을 그대로 자신의 명의로 특허출원을 한 경우, 해당 출원 특허는 거절 무효 로 되며, 정당한 권리자(기술탈취 피해자)는 출원일 소급제도나 특허권 이전청구제도 를 통해 자신의 권리를 회복할 수 있게 되므로 정당한 권리자의 구제에 큰 문제가 없 1051) 중소기업과 대기업 사이에 ‘위탁계약’이 체결된 경우에는 상생협력법 또는 하도급법 적용이 가능하지만, 대 기업은 하도급법과 상생협력법의 적용을 회피하기 위하여 위탁계약을 인정하지 않고 중소기업과 대기업이 대 등한 관계라고 할 수 있는 ‘공동공급계약’ 또는 ‘공동개발계약’이라고 주장하는 경향이 있어 법 적용에 한계가 있다.

(주)판례에서는 결과적으로 이 경우와 같다. 특허청장은 Metcalfe와 Lax 박사가 발명자라고 보고 특허출원을 신청인들에게 이 전할 것을 명하였는데, 피신청인들이 특허법원(Patents Court)에 불복하며 공동발명을 주장하였다.941) 941) University of Southampton’s Applications [2006] R.P.C. 21, at paragraph H19 (“The hearing officer acting for the Comptroller held that there were only two inventive concepts embodied in the applications, namely a method of trapping and/or killing pests, such as insects, comprising using magnetic particles to adhere to the cuticles of pests; and an insect trap or bait station where magnetic particles were anchored to a magnetic zone. He held that the second appellant had brought to the second respondent the idea that it might be possible to trap cockroaches by replacing the electrostatic powder with fine magnetic powder. He also found that, whilst the second respondent realised from the outset, but the second appellant did not, that magnetic powders had to stick to insects to be effective, it was the second appellant who was solely responsible for the concept of trapping and/or killing pests by using magnetic particles to adhere to their cuticles (because this was merely a consequence of exposing insects to fine powders) and that the second respondent’s contribution was to prove that concept. He held that the second and third appellants were the sole inventors and that the applications were to be transferred to the appellants, the respondents having no interest in them. The respondents appealed to the Patents Court contending that the comptroller should have made a finding of joint inventorship and, consequently, joint ownership.”). 특허법상 모인(冒認) 법리 361 특허법원은 Metcalfe와 Lax 박사뿐 아니라 Howse 교수와 Ashby 박사도 공동발명 자로 인정하였다.942) 신청인들은 이에 불복하여 항소하였는데, Metcalfe와 Howse 교수의 전화통화 내 용은 비공개정보(confidential information)이며 특허청과 특허법원에서 이 사건 특허 출원이 비밀유지의무에 반하여 이루어진 것인지에 대한 판단이 이루어지지 않았다는 점을 지적하고 있고,943) 나아가 타인의 비공개 정보를 탈취한 후 해당 정보와 분리할 수 없는 자신의 정보를 부가한 경우(모인발명에 개량발명이 부가된 경우), 피모인자는 자신의 피모인발명뿐 아니라 모인자에 의해 부가된 것에 대해서도 권리를 갖는다고 주장하였다.944) 나) 법원의 판단 항소법원은, Metcalfe의 아이디어에 Howse 교수가 부가한 것은 통상의 기술자의 기술상식에 불과하며 발명적인 것인 전혀 없으며 이 사건 발명의 핵심(heart)은 942) Id. at paragraph H10 (“In the Patents Court, the judge held that the two inventive concepts identified by the hearing officer covered both the idea of using magnetic particles to prevent an insect’s feet from adhering to a surface (the “banana-skin effect”) and the idea of sticking magnetic powders to the cuticle of the insect so that it could fly to other insects and pass the magnetic particles impregnated with, say, insecticide, on to them (the “sticky poison” effect); that the second appellant’s suggestion of using magnetic powder in substitution for the electrostatic powder was directed to the banana-skin effect alone and he had not suggested in his evidence that he was the originator of the idea of sticking the magnetic powder to the insect’s cuticle; that the hearing officer had erred in not properly considering the width of the inventive concepts covered by the patent applications; that the idea that the magnetic particles would have to stick to the insect’s cuticle was an idea of the second and third respondents; and that on the findings of fact by the hearing officer, the appellants had not proved that the second and third respondents were not, at least in part, responsible for the inventive concepts in issue. He, therefore, reinstated the second and third respondents as inventors, albeit as co-inventors with the second and third appellants.”). 943) Id. at paragraph H11 (“The appellants appealed. They argued that the telephone conversation disclosing the second appellant’s proposal to try magnetic powder instead of electrostatically charged powder was confidential information. There had been no express finding by either the hearing officer or the Patents Court as to whether the applications for patent protection made by the first respondent had been made in breach of confidence. This was because both decisions preceded the Court of Appeal’s judgment in Markem Corp v Zipher Ltd.3 For the purposes of the appeal only, the respondents were willing to proceed on the basis that the second appellant’s communication had been confidential.”). 944) Id. at paragraph H12 (“The appellants also argued that if a party took another’s confidential information and added to it information of his own devising which really could not be separated from the original information (e.g. a stolen invention to which was added an improvement invention) then the wronged party was entitled to not only the benefit of his original (stolen) invention but that which had been added to it by the wrongdoer. They said that if a thief had added his own ingenuity to robbery, he had not only hand back what he had stolen but also the fruits of his own ingenuity. So here if the second respondent had added something, (the “sticky poison” concept) it was irretrievably mixed with the original idea supplied by the second appellant (try magnetic powder in the trap) and, according to the authorities on asset tracing, the resulting mixture of ideas all belonged to the first appellant.”). 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 362 Metcalfe의 아이디어이며 그것뿐이라고 보았다.945) 나아가 모인개량발명의 피모인자에 대한 권리귀속 문제에 대한 항소인의 주장946) 에 대해, 이러한 비유는 권리귀속 분쟁 맥락에서 적절하지 않으며, 물건에 있어서의 첨부의 법리를 권리귀속분쟁 맥락에서 유추적용하는 것이 적절하지 않고, 특허법 제8 조는 독자적인 구제 수단을 보유한 제도로 특허청장에게 광범위한 재량이 부여되므로 전부 혹은 전무(all or nothing) 방식의 해결은 불필요하다고 보고 있다.947) 즉, 만일 B 가 A의 아이디어를 탈취하고 자신의 발명적 재료를 부가하면 공평한 해결을 도모할 충분한 권한이 있다고 하고 있다.