법> [이상이의 내 인생의 책]②경제와 윤리 - 시오노야 유이치 | 군포철쭉축제

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나. 시나리오 2 갑이 a 발명을 창출하고 그 후 그 a 기술은 공지기술이 되었다. 회사원 을이 그 a 558) 진보성까지 충족되어 특허가 되는지 여부는 발명자 판단과는 무관하다. 기술의 진보의 정도는 발명자의 지 분율에 영향을 미친다. 진보성을 충족하지 못하게 하는 미미한 신규기술의 지분율은 0에 가깝게 된다.

(5) 원리 또는 모델의 관여자(간접적 가담자 포함) 중 이들에게 불가결한 기여를 하 지 않은 자를 제외한다.

867) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 868) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 55頁. 특허법상 모인(冒認) 법리 331 ① 발명자인 것, 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인인 것, 발명점유자인 것 중 어 느 하나(발명자가 누구인가 하는 기술적 사항의 판단에 대하여 독일의 법원에서 특정 한 기준이 존재하는 것은 아니다. 하지만 구체적 사례에 있어서는 발명자라는 것의 증 명은 곤란하므로 발명점유자라는 것의 증명이 되는 것으로 된다. 하지만 이것도 또한 용이한 것은 아니며 이전청구소송에 있어서 가장 곤란한 증명으로 되어 있다. 재판에 있어서는 증인심문이 행해지거나 또는 제출된 서면의 신빙성 등이 문제로 되며, 이들 증거에 기초하여 모인출원의 출원 시에 원고가 발명점유자였는가에 대한 인정이 이루 어진다). ② 발명의 동일성 ③ 모인을 주장하는 경우에 있어서는 출원의 위법성870) ④ 자기의 발명과 피고의 특허출원 특허권에 관한 발명에 인과관계가 있을 것. ⑤ 피고의 악의 라. 모인자 기여의 취급 이전청구가 인정되기 위한 조건으로서 권원 없는 자의 출원에 관한 발명과 정당한 권리자에 속하는 발명과의 사이에 발명의 동일성이 있을 것이 요구된다.871) 권원 없는 자에 의한 출원에 관한 발명이란 청구범위에 기재된 발명이다.872) 발명의 동일성이란, 발명의 요지가 동일하면 충분하다. 예를 들면, 정당한 권리자 에 속하는 발명이 일반적 해결수단이고, 권원 없는 자의 출원 발명이 그 일반적 해결 수단으로부터 통상의 기술자로서 문제없이 인식할 수 있는 구체적 실시물인 경우에는 869) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 59頁. 870) 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調 査研究報告書), 59頁 脚注 233. 출원을 하는 것에 발명점유자가 동의를 하고 있지 않음에도 불구하고 발명점 유자가 구두로 전한 발명에 대하여 출원이 되 버린 경우나, 계약교섭 중에 상대방에게 전한 발명에 대하여 출 원이 된 경우의 출원에는 위법성이 있다(Krasser, 361頁). 또한 직무발명에 있어서 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 취득한 발명자도 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리가 이전한 후에 출원을 한 경우의 출원에 는 위법성이 있다(Krasser, 361-362頁). 871) Schulte,R., Patentgesetz mit EPU, 311頁, 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有す る者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 61頁에서 재인용; Krasser/Ann, Patentrecht 7. Auflage 2016, § 20, Rn. 6(출원인 또는 특허권자는 그 출원 또는 특허권의 내용이 이전청구소송의 원인이 된 권리와 동일한 발명행위를 다룬 경우에 한하여 원고에 대하여 무권리자로 된다); Krasser/Ann, Patentrecht 7. Auflage 2016, § 20, Rn. 13(이전청구권이 발생하기 위해서는 출원 특허 발명과 모인대상발명 사이에 충분한 동일성이 인정되어야 한다. 우선 출원이나 특허권으로부터 시작하여 거기에 모인대상발명의 본질적 특징이 나 타나 있는지 여부를 검토하여야 한다). 872) BGH GRUR 1979年, 692-693頁 Spinnturbine事件. 구성요소 부가 특허출원에 의한 영업비밀 기술탈취 방지를 위한 특허법의 공동발명 개선안 연구 332 발명의 요지가 동일하다.873) 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구 성요소를 추가하여 권원 없는 자가 출원한 경우에는, 변경부분이 통상의 기술자의 창 작능력의 범위 내라면 발명의 동일성이 있고 이전청구가 인정된다.874) 이에 대해 정당한 권리자에 속하는 부분과 비교하여, 출원 발명에 발명적 요소가 부가되어 있는 경우에는 발명의 동일성이 존재하지 않는다.875) 발명의 동일성이 존재 하지 않는 경우에 정당한 권리자의 발명에 대한 기여도가 큰 경우는 특허출원을 공유 로 하도록 청구하는 것이 가능하다.876) 정당한 권리자의 기여도가 없다고 평가할 수 있는 경우 예를 들면, 공지기술 내지는 공지기술과 비교하여 진보성이 없는 경우에는 권리의 공유조차 인정되지 않는다.877) 정당한 권리자에 속하는 부분과 출원인이 부가한 부분이 분리 불가한 경우에는, 정 당한 권리자는 특허출원을 공유로 하도록 청구할 수 있고, 분리 가능한 경우에는 특허 출원을 분할하여 자기에게 양도하도록 청구할 수 있다.878) 1) 공유의 청구 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이고, 공유자의 1인이 특허출원을 한 경우 독일 특허법 제8조에 기초하여 특허출원 특허권을 공유로 하도록 청구할 수 있다.879) 공유 873) BGH GRUR 1981年, 186-189頁 Spinnturbine II事件. 874) BGH 1.3.1977 Geneigte Nadeln事件 BGHZ 68, 242,246 mit Nachweisen; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz 8. Auflage 2016, § 21, Rn. 61(모인대상에 대한 비본질적 변개와 보충은 그것이 통상의 기술자의 능력 범위 내의 것이라면 목적물의 동일성에 영향을 미치지 못한다); Krasser/Ann, Patentrecht 7. Auflage 2016, § 20, Rn. 14(출원인이 타인의 발명에 자신의 발명을 추가하였다면, (피모인자는) 절취된 부분에 상응하 는 제한된 부분만의 이전청구를 할 수 있다. 특허출원되거나 특허 받은 문제해결이 전체적인 발명적 방법으로 이전청구권의 원인이 된 기술적 교시로부터 독립적인 것이라면, 그 문제해결이 타인의 발명을 인식한 상태에 서 개량하고 또 그 타인의 발명에 의해 촉발된 것이라 하더라도 이전청구권을 발생시키지 못한다. 이에 반하 여 통상의 기술자의 역량 범위 안에서 변개하거나 보충한다고 하더라도 이전청구권 성립에 영향을 미치지 않 는다는 것이 일반적인 견해이다.). 875) BGH GRUR 1977年, 594-595頁 geneigte Nadeln事件. 876) BGH GRUR 79年, 692,694頁 Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, Patent Law: A Handbook, Beck/Hart, 2014, pp. 275-279 (“If additions made by the applicant constitute a creative contribution that establishes the status of co-inventor, the entitled party can only recover the part corresponding to his invention.”). 877) BGH GRUR 79年, 692頁（III4c Spinnturbine I事件; Maximilian Haedicke/Henrik Timmann, supra, pp. 275-279 (“Conversely, the party entitled to the right to be recovered needs to have made at least a creative contribution that establishes the status of co-inventor if he is to be at least partially successful with his request to recover his invention.”). 878) Schulte,R., Patentgesetz mit EPU, 311頁, 日本国際知的財産保護協会, 前揭 報告書(特許を受ける権利を有す る者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書), 62頁에서 재인용. 879) BGH 20.2.1979 Biedermeiermanschetten BGHZ 73, 337, 342f. 특허법상 모인(冒認) 법리 333 자의 1인이 특허출원한 경우에 그 특허출원 특허권을 제3자에게 양도한 경우도 마찬 가지다.

우리 저작권법 제8조 제1항도 “저작자로 표시된 자는 저작자로 추정된다”고 규정 하므로, 그 규정의 취지를 특허법에 준용하면 특허출원서에 공동발명자로 표시된 자 를 발명자로 추정하여도 무방할 것이다. 공동발명자 중 1명이 퇴직을 한 후 특허출원 이 되는 경우 그 자를 공동발명자로 기재하지 않을 가능성을 감안하면 출원서 기재에 추정력을 부여할 필요성이 없다는 주장도 설득력을 가진다. 그러나 그러한 가능성은 저작권 사안에서도 동일한데, 그럼에도 불구하고 저작권법이 기재(표시)에 추정력을 부여하는 것은 법적 안정성을 도모하기 위함인 것으로 이해된다.700) 발명자 기재 외에 지분율도 기재된 경우 그 기재에도 추정력을 부여한다. 만약, 지분 율이 기재되지 않은 경우 민법의 법리에 따라 공동발명자 간 균등한 지분율이 추정된다.

(ii) 항소심 법원은, 청구항 1은 충돌시에 대비한 주름살 구김을 만드는 고밀도 자 동차 구조설계부 또는 안전설계부에의 사용만을 다루고 있다고 전제하여, 청구항 1을 그 문구대로 해석하였다. 청구항 1은 자동차 구조설계부 또는 안전설계부로서 고밀도 철강으로 섭씨 320도에서 섭씨 400도 범위에서 열처리한 후에 만든 구조부의 사용과 관련된 것이다. 이에 따라 보호받는 것은 섭씨 320도에서 섭씨 400도까지의 고열로 처 리된 고밀도 철강으로 만든 모든 구조설계부 또는 안전설계부이다. 그런데 명세서 단 락 2 및 9에서 알 수 있듯이 분쟁특허의 청구범위는 광범위한 구조설계부 및 안전설 계부의 개념에 기초하고 있다.

그 편지에 대응하여, 2009년 4월 22일 원고는 피고를 상대로 발명자 등의 확인을 구하는 대상 확인소송을 제기하였다. 대상 소송에서 피고가 276특허발명의 공동발명 자인지 여부가 쟁점이 되었다.

셋째, 이 사건 제4항 발명은 물건의 발명인 이 사건 제1항 발명과 발명의 카테고리 만 달리한 방법의 발명으로서 이 사건 제1항 발명의 구성에 구성요소 (d), 구성요소 (e) 및 구성요소 (f)를 추가한 것인데, 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도 의 변경이나 기술적 구성의 추가에 불과하고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없다고 보았다.

<연방대법원의 판단> (i) 상고심은, 항소심이 정당한 권리자의 발명과 모인특허의 동일성 여부를 판단함 에 있어서 차이점을 강조하는 방식으로 접근한 것을 신랄하게 비판하였다. 연방대법 원은 우선 항소심이 청구항을 그 문구에 따라 해석하였다고 전제하고, 명세서에 쓰여 있는 주름살 장점이 청구항에 포함되어 있지 않다는 이유로 특허의 보호범위를 그에 따라 제한하여 판단한 것은 적절하지 않다고 판시하였다. 연방대법원의 해석에 따르 면, 특허발명에 대한 공동발명자인지 여부는 단지 청구항 및 거기에 내포된 특징적 요 소만에 의해서가 아니라, 명세서나 도면에 포함되어 있는 사항을 포함하여 특허출원 명세서의 전체 내용을 기준으로 판단하여야 한다는 것이다.

첫째, 모인 여부 판단의 기준이 ‘실질적 기여’ 기준임이 분명히 정립될 필요가 있 다. ‘실질적 동일성’ 기준을 적용한 일부 특허법원 판결도 있지만 모인출원이 문제된 사안에서 다수의 특허법원 판결은 ‘실질적 기여’ 기준을 적용하고 있으므로 판결례의 축적에 따라 조만간 ‘실질적 기여’ 기준으로 판단기준이 수렴할 것으로 기대해 볼 수 있을 것이다.982) 둘째, ‘실질적 기여’는 모인 여부 판단에서만 문제되는 것이 아니라 발명자/공동발 명자 판단에서 마찬가지로 문제되므로 판결례의 축적을 통해 그 의미를 분명히 함으 로써 발명자로 인정되는 기여와 그렇지 않은 관여를 구분하는 구체적 기준을 정립해 갈 필요가 있다.983) 우선 모인 여부 판단과 관련하여 대법원 2009후2463 판결에서 제 982) 이 경우 확대된 선출원 판단에서의 ‘실질적 동일성’ 개념과의 혼동을 피하기 위해 가급적 ‘실질적 동일성’이 라는 용어를 사용하는 대신 ‘실질적 기여’ 유 무 판단을 통해 모인출원이 문제된 발명의 발명자를 확정하고 이를 토대로 모인 여부를 판단하는 것이 바람직할 것이다.

이러한 점에 비추어 보면, 제99조의2 적용에 있어 정당한 권리자에게 이전청구가 인정되는 범위에 대해서는 판결례의 축적이 필요한 상황이 아닌가 생각된다.